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> Competencia desleal y protección de los consumidores Competencia desleal y derechos exclusivos de propiedad industrial Nociones introductorias sobre la LCD de 2009 Ámbito de la protección contra la competencia desleal Cláusula general prohibitiva de la competencia desleal 1. Necesidad de la cláusula 2. Nociones diversas para delimitar la deslealtad 3. La buena fe objetiva Nueva cláusula general para consumidores y s Supuestos concretos de actos de competencia desleal 1. Aprovechamiento del esfuerzo de otros participantes en el mercado A. Confusión (arts. 6, 20 y 25 LCD 2009) B. Aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD) C. Imitación de prestaciones ajena (art. 11 LCD) D. Sustracción o explotación de secretos empresariales ajenos (art. 13 LCD) a) Existencia de un secreto industrial o empresarial b) Divulgación o explotación del secreto que constituyan o sean consecuencia de una actuación incorrecta 2. Ataques directos a otras empresas participantes en el mercado A. Denigración (art. 9 LCD) B. Inducción a la infracción contractual (art. 14 LCD) C. Venta a pérdida (art. 17 LCD) 3. Actos de competencia desleal en las relaciones con consumidores y s A. Engaño (arts. 5 y 7 LCD) B. Prácticas agresivas (art. 8 LCD) 4. Actos que inciden en general en las posibilidades de actuación de los participantes en el mercado, impidiendo un funcionamiento correcto del mismo A. Venta a pérdida [art. 17.2 a) LCD] B. Discriminación injustificada (art 16 LCD) C. Abuso de situación de dependencia económica (art 16 LCD modificado por Ley 52/1999, de 28 diciembre) D. Violación de normas (art. 15 LCD) E. Publicidad ilícita 5. Publicidad comparativa (art 10 LCD) Los códigos de conducta Modelo de competencia que subyace a la enumeración de supuestos concretos prohibidos Acciones y procedimiento 1. Procedimiento sumario y medidas cautelares 2. Acciones establecidas en la LCD 2009

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I. LEGISLACIÓN VIGENTE El principio de corrección en el tráfico económico constituye la manifestación actual de la regulación que regula la competencia desleal. En efecto, como se pondrá de manifiesto más adelante, las normas que prohíben la competencia desleal surgieron para proteger a los empresarios frente a actuaciones poco escrupulosas de otros empresarios que competían directamente con ellos. Pero en la actualidad las normas sobre competencia desleal, aunque conservan esta denominación por razones históricas, no sólo protegen a los competidores frente a actuaciones poco correctas, sino que con carácter general imponen a quienes participan en el mercado con sus ofertas la obligación de actuar correctamente, para que el sistema competitivo de mercado pueda funcionar de manera adecuada, beneficiando así a todos los que participan en él, tanto a los competidores como a los consumidores. Bien es cierto que, como consecuencia de la trasposición de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, de 11 de mayo de 2005, hay normas importantes en virtud de las cuales diversos actos considerados desleales lo son en la medida en que perjudican a los consumidores. La regulación vigente contra la competencia desleal se contiene fundamentalmente en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Esa ley ha sido profundamente modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y s. Esa modificación es tan importante que parece razonable designar a partir de ahora a la Ley de Competencia Desleal vigente con referencia a la fecha de 30 de diciembre de 2009, que ha sido la de la Ley que ha introducido el gran cambio. Ese gran cambio del contenido de la Ley de Competencia Desleal ha sido motivado por la incorporación de la Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»). Junto a la Ley de Competencia Desleal hay que tener en cuenta en esta materia la Ley General de Publicidad de 11 de noviembre de 1988 que ha sido también modificada por la Ley de Competencia Desleal de 2009. La modificación introducida por esa Ley en la Ley General de Publicidad ha tenido por objeto coordinar adecuadamente la regulación contenida en las dos leyes, Ley de Competencia Desleal y Ley General de Publicidad, evitando las duplicidades de regulación que existían antes de la modificación de los textos legales a que se acaba de hacer referencia. La regulación legal de la competencia desleal de la publicidad ilícita incorpora lo dispuesto en la Directiva 2006/114/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. También se refiere a la competencia desleal la Ley de Defensa de la Competencia de 3 de julio de 2007, que incluye un precepto sobre «falseamiento de la libre competencia por actos desleales» (art. 3). En ese precepto se atribuye a la CMMC (Ley 3/2013, de 4 de junio) el conocimiento de los actos de competencia desleal que distorsionen gravemente las condiciones de competencia en el mercado, cuando esa grave distorsión afecta al interés público. En tales casos, el acto de competencia desleal que distorsiona gravemente la competencia en el mercado y afecta al interés público puede ser sancionado como conducta prohibida. Pero además, hay que tener en cuenta lo dispuesto en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y s, que incorpora normas en virtud de las cuales pueden sancionarse por la vía istrativa las prácticas comerciales calificadas como desleales por la Ley de Competencia Desleal. Así, por ejemplo, el art. 47.3 de LGDCU dispone que «las autoridades competentes en materia de consumo sancionarán asimismo.... las prácticas comerciales desleales con los consumidores y s». Y para terminar de completar el cuadro de normas que pueden incidir en la represión de los actos de competencia desleal, debe recordarse también que se regulan igualmente supuestos que pueden constituir actos de competencia desleal en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, modificada también por la Ley de 30 de diciembre de 2009, especialmente en el título segundo sobre actividades de promoción de ventas.

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No puede olvidarse, por último, que en todas las Comunidades Autónomas existen disposiciones legales para la protección de los consumidores y de ordenación del comercio minorista en las cuales se incluyen supuestos que coinciden con las prácticas definidas como desleales en la Ley de Competencia Desleal, a los efectos de la posible incoación de expedientes istrativos para la imposición de sanciones de ese mismo carácter. II. EL ORIGEN DE LA REGULACIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL La regulación contra la competencia desleal surge en el siglo XIX de la mano del liberalismo económico. Ello es así porque una de las conquistas de la Revolución sa consiste en la denominada libertad de industria y de comercio, dicho en otros términos, en la libertad de competir. Libertad que en etapas históricas anteriores no existía, debido principalmente a la rígida implantación de los gremios. Pues bien, la posibilidad de dedicarse libremente al ejercicio de actividades económicas puso de manifiesto, al cabo de cierto tiempo, que era necesario evitar que participantes en el mercado poco escrupulosos perjudicaran a sus competidores mediante actuaciones incorrectas, mediante actuaciones desleales. Por ello surge a lo largo del siglo XIX la protección contra la competencia desleal. En Francia surge esa protección como fruto de la labor jurisprudencial, basada en la interpretación de la norma del Código Civil francés sobre la responsabilidad extracontractual, establecida en el artículo 1382. Sin embargo, en Alemania la necesidad de proteger a los empresarios contra la competencia desleal fructificó en la Ley de 7 de junio de 1909. La protección tanto por la vía jurisprudencial -en Francia- como por la vía legislativa -en Alemania- partía de una premisa fundamental para que pudieran reprimirse los actos de competencia desleal. Esa premisa básica consistía en la exigencia de que quien ejercitara la acción por competencia desleal fuera precisamente un competidor del empresario autor de los actos incorrectos y que tales actos pudieran perjudicarle. Si no existía una relación de competencia directa entre el empresario afectado y el autor de los actos, entonces no podía existir competencia desleal. Al no haber competencia, no podía haber competencia desleal. En definitiva, en la regulación tradicional de la competencia desleal se trataba de proteger a los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores directos que pudieran perjudicarles. III. LA INCIDENCIA DEL DERECHO «ANTITRUST» Así se aplicó la regulación contra la competencia desleal en países como Francia y Alemania durante la primera mitad del siglo XX. Después de la segunda guerra mundial se produce, sin embargo, un hecho que va a incidir profundamente en el planteamiento de la disciplina de la competencia desleal. Ese hecho básico es la recepción en Europa del Derecho «antitrust» norteamericano. Antes de la segunda guerra mundial no existía Derecho «antitrust» en Europa. Recuérdese, en efecto, que la ley alemana contra las restricciones de la competencia de 1957 fue resultado directo de la tutela norteamericana y que esa ley sirvió de modelo a la regulación contenida en los artículos 85 y 86 (actuales arts. 101 y 102 TFUE) del Tratado de Roma por el que se constituyó la Comunidad Económica Europea. En nuestro país también existe la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007, de 3 de julio), que sigue muy de cerca a la normativa de la UE. La instauración de un Derecho «antitrust» significó, desde el punto de vista legislativo, un cambio radical frente al liberalismo económico tradicional surgido en el siglo XIX. Conforme al planteamiento del liberalismo decimonónico, el empresario tenía derecho a competir. Se trataba de un derecho. Pero con la legislación «antitrust», el planteamiento cambió totalmente. No es que el empresario tenga derecho a competir, sino que tiene obligación de competir. Y si viola esa obligación, realizando pactos o concertando comportamientos para no competir o para restringir la competencia, entonces está actuando ilegalmente y su actuación está sujeta a sanciones establecidas en la ley.

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Esa regulación legal se basa en la idea de que el sistema competitivo de economía de mercado es el más eficiente para la atribución de los recursos económicos. Y este planteamiento, que es ciertamente económico, lo asume y lo impone el legislador por medio de la legislación «antitrust». Por lo tanto, en el ámbito de la legislación económica, se establece como objetivo básico el mantenimiento de un sistema competitivo de economía de mercado. Ello significa que no es que los empresarios tengan derecho a competir, sino que tienen obligación de hacerlo para que el mercado funcione correctamente. Porque el criterio fundamental no es ya la protección del empresario competidor, sino la protección del funcionamiento competitivo del mercado. Aunque se siga amparando al empresario que compite, no es éste el fin último ni el único de la protección legal que se le otorga. El objetivo básico es la creación de un marco jurídico que asegure un funcionamiento eficiente del sistema competitivo de economía de mercado. Queda claro, por consiguiente, que para que el sistema competitivo funcione, y eso es lo que pretende el legislador, hay que obligar a competir a los empresarios, pero no basta con eso. Hace falta, además, impedir que al competir se utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo, al permitir atraer a la clientela mediante actuaciones incorrectas, en el sentido de que no se basan en el esfuerzo del propio empresario ni de la calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece. La implantación del Derecho «antitrust» cambia, por tanto, el propio significado de la competencia dentro del conjunto de la legislación. Y ello hace que se abra una perspectiva totalmente nueva para la regulación contra la competencia desleal. Ésta ya no sólo interesa como instrumento de los empresarios para protegerse de las actuaciones incorrectas de sus competidores directos, sino que es imprescindible para impedir las distorsiones del sistema competitivo de economía de mercado, para hacer que la competencia funcione adecuadamente. Así pues, la protección contra la competencia desleal no sólo responde al interés de los empresarios afectados, sino que existe un interés público en que el sistema competitivo funcione. Y también existe otro interés importante involucrado, como es el de la protección de los consumidores. IV. COMPETENCIA DESLEAL Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES El movimiento de protección de los consumidores se inició en los años sesenta del siglo XX. Se basa en la idea de que existe un gran desequilibrio entre el consumidor, el ciudadano normal, y las empresas, de donde resulta que éstas pueden cometer y cometen toda clase de abusos impunemente. Para restablecer un cierto equilibrio en esas relaciones es indispensable la intervención del legislador. Se trata, por tanto, de proteger a los consumidores mediante la imposición de normas legales de carácter imperativo. Pero también se ha puesto de relieve que la protección de los consumidores se vincula con la protección del propio sistema competitivo. En efecto, constituye un principio esencial de la economía de mercado que es el consumidor el que actúa de árbitro, el que da el éxito a los competidores, puesto que es él, con su elección, el que adquiere los productos o servicios de uno u otro de los empresarios que participan en el mercado. El consumidor, el cliente, es el rey del mercado. Ahora bien, dada la tradicional situación de inferioridad e indefensión en que se encuentran los consumidores, ocurre que éstos no pueden ejercer el papel que deben desempeñar dentro del sistema competitivo. Por consiguiente, la protección de los consumidores, al fortalecer a éstos, cumple también una función competitiva de primer orden, que consiste precisamente en poner a los consumidores en posición de ejercer el papel que les corresponde dentro de un sistema de economía de mercado, y que es indispensable para que ese sistema pueda funcionar correctamente. En definitiva, por tanto, también la protección de los consumidores es indispensable para el sistema competitivo de economía de mercado, igual que lo son el Derecho «antitrust» o la regulación contra la

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competencia desleal. No es, pues, de extrañar que se hayan destacado las relaciones entre esas tres ramas del ordenamiento jurídico. Se ha señalado, en efecto, que un medio fundamental para proteger a los consumidores es precisamente el funcionamiento correcto de la competencia en el mercado. Es decir, que el Derecho «antitrust» y la regulación contra la competencia desleal, en cuanto instrumentos legales básicos para el funcionamiento del sistema competitivo de mercado, también sirven a los intereses de los consumidores. Estos nuevos planteamiento tienen una gran incidencia sobre la disciplina tradicional de la competencia desleal, al hacer ver que ésta protege no sólo los intereses de los empresarios competidores, sino también los de los consumidores. Y ello desde dos perspectivas diferentes. Por un lado, reconociendo que hay actos de competencia desleal que perjudican directamente a los consumidores de una manera concreta. Así ocurre, por ejemplo, cuando se hace una publicidad engañosa o cuando se propicia la confusión entre los productos o servicios de diversos empresarios competidores. Y, por otro, reconociendo igualmente que los actos de competencia desleal, cualesquiera que sean, perjudican genéricamente a los consumidores por distorsionar e impedir un correcto funcionamiento del sistema competitivo. Todas estas consideraciones llevan a concluir, por tanto, que las normas sobre competencia desleal tienen también por finalidad la protección de los intereses de los consumidores; intereses que han de ser tenidos en cuenta, por consiguiente, tanto al elaborar esas normas como al interpretarlas y aplicarlas. Una de las consecuencias más importantes de este planteamiento consiste en el reconocimiento de la legitimación activa de los consumidores para el ejercicio de acciones por competencia desleal. Piénsese en la extraordinaria innovación que esto supone, frente a la doctrina tradicional, que consideraba que las acciones por competencia desleal sólo tenían por objeto la protección de los empresarios frente a las actuaciones incorrectas de sus competidores directos, que pudieran perjudicarles. La vinculación de las normas sobre competencia desleal con la protección de los consumidores se ha vista extraordinariamente reforzada por la LCD 2009, que incorpora la denominada Directiva sobre las prácticas comerciales desleales. En efecto, la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, de 11 de mayo de 2005, viene a romper el planteamiento al que acaba de hacerse referencia, pero en un sentido contrario al tradicional. En efecto, la concepción originaria de la competencia desleal se establecía para proteger a los empresarios competidores. Pues bien, la Directiva establece una regulación de la competencia desleal para proteger solamente a los consumidores, de manera que para la protección de los empresarios competidores contra la competencia desleal deberán aplicarse normas distintas. Y esa Directiva ha sido incorporada a la legislación española por la Ley de 30 de diciembre de 2009. Ahora bien, dado que en el planteamiento vigente en la actualidad en Derecho español se reconoce que las normas sobre competencia desleal tienen la finalidad también de proteger a los consumidores y se legitima a éstos para el ejercicio de las acciones correspondientes, surge otra cuestión: la de determinar hasta qué punto son compatibles tales normas con disposiciones legales dictadas específicamente para proteger a los consumidores contra algunas actuaciones empresariales ya contempladas como ilícitas por los preceptos sobre competencia desleal. En el caso, por ejemplo, de la publicidad engañosa. ¿Tiene sentido que se considere legalmente como acto de competencia desleal y que, además, se prohíba y sancione en otra disposición legal diferente dictada específicamente para la protección de los consumidores? Esta situación no es puramente hipotética. Se produce, por ejemplo, en relación con la publicidad engañosa que está prohibida por la LCD 2009 en su artículo 5, y que da lugar a posibles sanciones istrativas en virtud de lo dispuesto en el artículo 19 LGDCU, como ya establece el artículo 19 LCD 2009. La prohibición de un mismo comportamiento por las normas sobre competencia desleal y por aquellas otras dictadas específicamente para la protección de los consumidores presenta diferencias importantes. En primer término, como es obvio, por el ámbito subjetivo de aplicación: las normas sobre competencia desleal pueden ser invocadas por los empresarios, mientras que las normas istrativas de protección de los consumidores sólo protegen a éstos. En segundo lugar, la violación de normas istrativas de protección 208

a los consumidores da lugar, normalmente, a la imposición de sanciones istrativas, a las que puede vincularse la indemnización de daños y perjuicios (art. 48 LGDCU 2007); mientras que en aplicación de las normas sobre competencia desleal se puede obtener esa indemnización, pero normalmente no habrá lugar a la imposición de sanciones istrativas. Y también es importante que, mientras la acción istrativa para la protección de los consumidores puede realizarse de oficio o por una simple denuncia, la acción por competencia desleal suele exigir la iniciación de un procedimiento judicial. Parece, pues, claro que es, en principio, posible la coexistencia de una regulación contra la competencia desleal y de disposiciones istrativas para protección de los consumidores que coincidan en algunos supuestos prohibidos tal como ocurre con las normas de la LCD y la LGDCU. V. COMPETENCIA DESLEAL Y DERECHOS EXCLUSIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL La protección contra la competencia desleal surge históricamente como una expansión de la protección a las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente las marcas. De ahí la estrecha vinculación que siempre ha existido entre competencia desleal y propiedad industrial. Esa vinculación aparece consagrada en el propio Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial que regula, junto a los derechos exclusivos de la propiedad industrial, la protección contra la competencia desleal, a la que dedica el artículo 10 bis. Esa vinculación, en sus orígenes históricos, entre la competencia desleal y los derechos exclusivos de propiedad industrial, especialmente las marcas, ha exigido un esfuerzo legal, jurisprudencial y doctrinal para diferenciar unas y otras acciones. Esa diferencia puede sintetizarse en los siguientes términos: quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial está incurriendo en un acto ilícito per se , esto es por el solo hecho de utilizar, sin estar autorizado para ello, un objeto protegido a favor del titular del derecho exclusivo. Así, por ejemplo, el simple hecho de utilizar una marca ajena para un producto competidor constituye una violación del derecho exclusivo sobre la marca, sin tener que entrar a considerar las circunstancias del caso. Lo que se plantea aquí es la violación del derecho absoluto que tiene el titular de la marca para utilizarla en relación con productos o servicios determinados. En los supuestos de competencia desleal, por el contrario, no se viola ningún derecho absoluto. Lo que ocurre es que en determinados casos, debido a las circunstancias concretas que rodean una actuación competitiva determinada, esa actuación competitiva, por sus circunstancias específicas, es un acto incorrecto, es un acto de competencia desleal. Por tanto, es imposible juzgar la existencia de un acto de competencia desleal desligado de las circunstancias concretas, porque son esas circunstancias las que atribuyen al acto su carácter de deslealtad. Según nuestro Tribunal Supremo (SSTS de 15 diciembre 2008 [RJ 2009, 153]; 17 julio 2007 [RJ 2007, 5140]; 4 septiembre 2006 [RJ 2006, 8547]; 13 [RJ 2006, 4607] y 21 de junio 2006 [RJ 2006, 4543]) la Ley de Competencia Desleal no duplica la protección que otorga la normativa de propiedad industrial, sino que tiene carácter complementario. Puede decirse que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal. Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas. Y tiene, además, un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la competencia desleal, porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor. Ahora bien, hay que hacer notar que las fronteras entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal no son inmutables, sino que están sujetas a alteraciones. De manera que en ocasiones el legislador puede hacer que actos considerados como de 209

competencia desleal pasen a integrarse en el ámbito de protección de los derechos exclusivos y viceversa. Éste es precisamente un fenómeno que cobra especial relevancia en la actualidad. Así ocurre, por ejemplo, que algún supuesto típico de competencia desleal, como el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados, pasa a tener relevancia para el ámbito de protección del derecho exclusivo sobre la marca en la Ley de Marcas de 2001 al incluir ese supuesto entre las prohibiciones relativas de registro [art. 8]. E igualmente, un caso que podía considerarse de competencia desleal, como es la utilización de la marca ajena en la publicidad, se incluye también por la misma Ley dentro del contenido del derecho de marca [art. 34.3.d)]. Debe señalarse, por último, que las normas sobre competencia desleal no pueden invocarse para impedir la imitación o copia de productos protegidos por una patente o modelo de utilidad después de que el derecho exclusivo haya caducado (STS, 1ª, de 6 de octubre de 2004 [RJ 2004, 5988], Caso Presto Ibérica). VI. NOCIONES INTRODUCTORIAS SOBRE LA LCD DE 2009 La Ley de Competencia Desleal de 1991 constituyó un avance fundamental para la regulación de esta materia y así lo ha demostrado la intensa aplicación práctica a que ha dado lugar. Desde el punto de vista doctrinal esa Ley aportó una visión innovadora de la competencia desleal. En efecto, se pasó a concebir la regulación de la competencia desleal como una normativa que beneficiaba a todos los participantes en el mercado, esto es, no solo se reprimían los actos desleales que afectaban a los empresarios o profesionales en sus relaciones competitivas, sino que se reconocía explícitamente que la exigencia de la represión de la competencia desleal beneficiaba también a los consumidores y al propio funcionamiento del mercado. Obsérvese que una innovación fundamental consistía en reconocer que había que proteger a los consumidores ante los actos de competencia desleal. Pues bien, podríamos decir que la Directiva comunitaria europea sobre prácticas comerciales desleales ha venido a «dar la vuelta a la tortilla» puesto que, según esa norma, a quienes hay que proteger frente a los actos de competencia desleal es solamente a los consumidores. Es decir, que la Directiva comunitaria pretende establecer una regulación que protege frente a las prácticas desleales sólo a los consumidores, dejando a las legislaciones internas de los países de la Unión Europea libertad para regular la competencia desleal que afecte a otros participantes en el mercado como los empresarios o profesionales. Y es la incorporación de esa Directiva la que ha dado lugar a la nueva Ley del año 2009, que modifica tanto la Ley de Competencia Desleal, como las Leyes General de la Publicidad, la Ley General de Defensa de Consumidores y s y Ley del Comercio Minorista. Así pues, lo primero que hay que tener en cuenta es que la nueva regulación legal en materia de competencia desleal se ha originado para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, que como se ha dicho, ofrece un planteamiento dirigido a proteger solamente a los consumidores y no a los otros participantes en el mercado. Supuesto que la Ley lo que hace es incorporar la Directiva, es importante tener en cuenta las características que pueden señalarse de manera general sobre esa regulación. No puede olvidarse en esta materia que la referencia a los consumidores en relación con las prácticas comerciales desleales cumple diversas funciones. Por una parte, cumple la función de determinar aquellos actos desleales que perjudican los legítimos intereses de los consumidores. Esta es la aproximación de la Directiva. Mas no puede ignorarse que la referencia a la actuación desleal que afecta al comportamiento de los consumidores constituye el supuesto de hecho necesario también para los casos en que los intereses perjudicados son los de los competidores, tal como ocurre en los supuestos de engaño o de confusión. Es decir, que la referencia que se haga en la norma legal al engaño o confusión de los consumidores es en todo caso parte del supuesto de hecho, absolutamente coincidente tanto para proteger a los consumidores como a los competidores. Ello es así porque la deslealtad consiste precisamente en cambiar la decisión del consumidor por medios incorrectos. El hecho de influir por tales medios en las decisiones de negocio del consumidor es precisamente el dato determinante para establecer la deslealtad entre competidores. Pues bien, lo primero que hay que decir en relación con la Directiva, es que si bien se dirige la protección legal a los consumidores, la razón fundamental que justifica la promulgación de la norma, como se dice en el 210

extenso preámbulo, consiste en facilitar la actuación en el mercado de toda la Unión Europea de los empresarios o profesionales. Se trata en efecto, de que la actuación de esos empresarios y profesionales pueda realizarse conforme a unos mismos criterios en todo el territorio de la Unión. Así puede percibirse en el Preámbulo de la Directiva donde se declara en el apartado 4 que «estas disparidades (en la regulación de los distintos países) provocan incertidumbre en cuanto a cuáles son las normas nacionales aplicables a las prácticas comerciales desleales que perjudican a los intereses económicos de los consumidores y crean numerosas barreras que afectan a las empresas y a los consumidores. Estos obstáculos incrementan el coste que suponen para las empresas el ejercicio de las libertades del mercado interior, en particular cuando desean realizar actividades de comercialización transfronteriza, campañas de publicidad y promociones de venta». Es, por lo tanto, una Directiva que parece exigir una incorporación casi literal de sus preceptos, puesto que solamente rigiendo en todos los países las mismas normas impuestas por la Directiva puede realizarse la armonización de la actuación de los empresarios o profesionales en todo el mercado de la Unión. Esa finalidad es la que justifica por ejemplo la inclusión en la Directiva de una larga relación de definiciones, que solo son explicables por esa pretensión fuertemente unificadora de la regulación legal en todos los países . Esas definiciones tienen evidente importancia puesto que inciden en la interpretación de las infracciones establecidas en la Directiva. Así puede comprobarse en la STJCE de 12 de mayo de 2011 con referencia a la definición de «invitación a comprar» (art. 2i) y su incidencia en las omisiones engañosas, en cuanto a la exigencia de informar sobre el producto y el precio cuando exista precisamente una invitación a comprar (art. 7.4 a y c). En ese sentido, es también significativo que en el Preámbulo de la Directiva, en el número 14, se declare que «el enfoque de plena armonización adoptado por la presente Directiva...». Por lo tanto, en este caso más que en otros, la interpretación de la ley nacional que incorpora la Directiva debe hacerse aproximando la interpretación del texto legal nacional al texto de la Directiva. Esa interpretación conforme con la Directiva planteará sin duda, en su momento cuestiones prejudiciales que habrán de someterse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por lo demás, el TJCE ha reiterado de manera expresa que «la Directiva lleva a cabo una armonización completa de dichas reglas (las aplicables a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores) a escala comunitaria» (núm. 52 STJCE 23 abril de 2009 [TJCE 2009, 95], Caso VTB). Y ello implica que «los Estados no pueden adoptar medidas más restrictivas que las definidas en la Directiva, ni siquiera para garantizar un grado más elevado de protección de los consumidores» (núm. 52 STJCE 23 abril 2009). En el mismo sentido, y de manera más terminante declara la STJCE de 14 de enero de 2010 (TJCE 2010, 7) (Caso Zentrale zur Beka mpfung unlauteren Wettbewerbs a V) que la Directiva «lleva a cabo una armonización completa a escala comunitaria de las reglas relativas a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores» (núm. 41), añadiendo que «como prevé expresamente su artículo 4 (de la Directiva), los Estados no pueden adoptar medidas más restrictivas que las definidas en la Directiva». Especialmente clara es la declaración que aparece en esa STJCE (núm. 39) según la cual «sólo se excluyen de su ámbito de aplicación (de la Directiva)... las normativas nacionales relativas a prácticas comerciales desleales que menoscaben «sólo» los intereses económicos de los competidores o que se refieran a una transacción entre profesionales». El mismo planteamiento se manifiesta en la STJCE (Gran Sala) de 9 de noviembre de 2010 (Caso Mediaprint) que dispone que la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales «se opone a una disposición nacional, como la controvertida en el procedimiento principal, que establece una prohibición general de las ventas con prima y que no tiene solamente por objeto proteger a los consumidores, sino que persigue también otros objetivos». 211

En cuanto al fondo de la regulación establecida en la Directiva hay que destacar, no sólo que la protección legal se dirige a favor de los consumidores sino que, hay algún otro punto que vale la pena considerar. Entre las cuestiones que interesa destacar cabe mencionar que los actos de competencia desleal no sólo exigen actuaciones incorrectas o contrarias a la buena fe, sino que además aparece otro requisito importante que es que la actuación se considera desleal si hace o puede hacer que los consumidores tomen una decisión sobre una transacción que de otra manera no se hubiera concluido. Son también especialmente novedosas la regulación de las prácticas agresivas, el establecimiento de relaciones de prácticas que se considerar prohibidas «per se» y el fomento que se pretende dar a los códigos de conducta. La Ley que incorpora la Directiva, ha tratado además de resolver otros problemas internos de nuestro ordenamiento jurídico. Así se han establecido normas para permitir la aplicación coherente de la Ley de Competencia Desleal y la Ley General de Publicidad, y del mismo modo se ha establecido una coordinación con las normas del texto refundido de la Ley General de Defensa de Consumidores y s. La nueva Ley de Competencia Desleal reproduce en gran parte la regulación que ya estaba contenida en la Ley de 1991, pero ciertamente incluye novedades que vienen exigidas por el texto de la Directiva. Y la problemática fundamental que se plantea consiste en que no se incorpora la Directiva en la literalidad de sus preceptos, con lo que se plantean cuestiones que deberán ser resueltas por la Jurisprudencia e incluso cabe pensar que algunas de esas dificultades interpretativas pueden dar lugar al planteamiento de cuestiones prejudiciales. Así por ejemplo, los actos de competencia desleal cuya regulación se ha tomado de la Directiva se refieren a actos que afectan a los «destinatarios». Se ha sustituido por tanto, la referencia de la Directiva a los «consumidores y s» por la de «destinatarios» que es una noción novedosa en la regulación de esta materia de competencia desleal. La nueva Ley se ve afectada por otro problema que no es exclusivo del nuevo texto legal. En efecto, en la legislación española se ha mantenido la noción de consumidor, itiendo como tal no sólo a las personas físicas, sino también a las personas jurídicas. Así se dispone en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley de Defensa de Consumidores y s aprobada por Decreto legislativo 1/2007 de 16 de noviembre. Pues bien, esa noción de consumidor es incompatible con la noción que se utiliza con carácter general en las normas de la Unión Europea de protección de los consumidores, y concretamente en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, en el artículo 2 que establece las definiciones dispone lo siguiente: «a) consumidor: cualquier persona física que en las prácticas comerciales contempladas por la presente Directiva actúe con un propósito ajeno a su actividad económica, negocio, oficio o profesión». Por lo demás, el consumidor medio, que es a quien pueden afectar los actos desleales, se caracteriza, siguiendo la doctrina establecida por el TJCE, como consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz. También plantea problemas la sistematización que se ha aplicado en la nueva Ley, puesto que mientras el capítulo II refiere la protección frente a la competencia desleal a todos los destinatarios de los actos, sustituyendo como se ha dicho la referencia a los consumidores por la referencia a «destinatarios», mientras que el capítulo III incorpora las listas de actos prohibidos «per se», pero referidos ya directamente a los consumidores y s. Se produce así un cambio sistemático frente a la Directiva que creará problemas sin duda alguna, porque se ha roto la relación que establece la Directiva entre los artículos referidos a la prohibición de actos desleales con las listas de actos prohibidos. En efecto, en la Ley las normas generales sobre prohibición de los distintos actos de competencia desleal se aplica a todos los destinatarios de esos actos, mientras que las listas de actos prohibidos se refieren solamente a los consumidores. Se ignora además en la nueva Ley, como ya se ha expuesto anteriormente, que la referencia a los consumidores en esta materia puede cumplir dos funciones distintas. Por un lado, sirve tradicionalmente para integrar el supuesto de hecho. Así ocurre, por ejemplo, con referencia a los actos de engaño o que dan lugar a confusión. En estos casos, tiene que apreciarse la realización del engaño o de la confusión atendiendo a la incidencia del acto en los consumidores o s.

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Pero, como ya se ha dicho, otra función distinta de la noción de consumidores y s es la que atribuye a éstos la legitimación para ejercitar las acciones correspondientes. Pues bien, esas dos funciones no pueden distinguirse fácilmente en el texto de la nueva Ley, al haberse sustituido en los preceptos que se incorporan de la Directiva la referencia a los consumidores o s, como integrantes del supuesto de hecho, por la referencia a los destinatarios. Pero, como ya se ha dicho, otra función distinta de la noción de consumidores y s es la que atribuye a éstos la legitimación para ejercitar las acciones correspondientes. Pues bien, esas dos funciones no pueden distinguirse fácilmente en el texto de la nueva Ley, al haberse sustituido en los preceptos que se incorporan de la Directiva la referencia a los consumidores o s, como integrantes del supuesto de hecho, por la referencia a los destinatarios. Evidentemente, una cuestión que planteará difíciles problemas de aplicación consistirá en la prueba que habrá de aportarse para demostrar la concurrencia del nuevo requisito que fija la Directiva e incorpora la Ley, esto es, que el acto desleal puede incidir en la decisión que adopte el destinatario del mismo. La Ley de 30 de diciembre de 2009 ha modificado también lo dispuesto en la Ley General de Publicidad. En parte esa modificación venía obligada por lo dispuesto en el artículo 14 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. Puesto que en ese artículo se modifica el texto de la Directiva sobre la publicidad engañosa. En concreto, se establece que el objeto de esa Directiva es «proteger a los comerciantes contra la publicidad engañosa». Este cambio en el texto de la Directiva era necesario para adecuarse al ámbito subjetivo de aplicación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, puesto que ésta se refiere solamente a la protección de los consumidores. Por tanto, lo que se hace al modificar la Directiva sobre publicidad engañosa es declarar que se aplica a las relaciones entre comerciantes, lo cual es verdaderamente sorprendente, puesto que no cabe duda de que los efectos fundamentales de la publicidad se producen en relación con los consumidores. Realmente la solución que parecía más razonable era la de derogar las normas de la Ley General de Publicidad referentes a la prohibición de la publicidad ilícita, evitando así que la regulación legal estableciera normas prácticamente duplicadas en la Ley de Competencia Desleal y en la Ley General de Publicidad. No se ha conseguido esa derogación, pero al menos la nueva regulación legal introduce normas de coordinación entre las dos leyes a las que se viene haciendo referencia, especialmente en el ámbito de los requisitos para ejercitar las acciones por violación de las prohibiciones legales. Para esa coordinación es esencial el artículo 18 de la LCD 2009, que dispone que «la publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad se reputará desleal». Es especialmente importante el hecho de que se haya mantenido en el nuevo texto del artículo 3 de la Ley General de Publicidad la prohibición de «d) La (publicidad) que infrinja lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios». Por supuesto, esa prohibición resulta indispensable en cualquier caso, pero es especialmente importante en relación con lo dispuesto en el ámbito de la Unión Europea con referencia al Reglamento nº 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos. En efecto, ese Reglamento ha cobrado una importancia fundamental, para evitar que en la publicidad de los alimentos se utilicen declaraciones sobre su valor nutricional y los efectos beneficiosos que pueden producir para la salud. Basta echar una ojeada a la publicidad de alimentos que se produce hoy en día para comprobar hasta que punto se ha extendido la práctica de señalar efectos saludables de los productos que se promocionan. Pues bien, el Reglamento que se acaba de mencionar prohíbe con carácter general que se utilicen en la publicidad declaraciones nutricionales y de propiedades saludables que no estén en la lista de declaraciones permitidas por el propio Reglamento, y en cualquier caso las declaraciones que pueden utilizarse han debido de ser previamente aprobadas por la Comisión asesorada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Esa normativa estricta sobre la posibilidad de utilizar declaraciones nutricionales parece, sin duda, imprescindible, y tiene en la práctica aplicación en muchísimos casos, pero aplicada esa norma con carácter 213

extensivo y estricto produce una situación excesivamente rígida en relación con la publicidad de los alimentos. De hecho se plantea la cuestión de que muchas declaraciones que son evidentes para el consumidor y que no le plantean ningún problema de información quedan prohibidas, dando lugar así a una rigidez excesiva en las declaraciones que pueden realizarse para la promoción de los productos alimentarios. VII. ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, en la actualidad se considera que la regulación contra la competencia desleal tiene por objeto la protección de intereses diversos, esto es, la de todos los que participan en el mercado (art. 1 LCD) -empresarios y consumidores (especialmente tras la promulgación de la LCD 2009)-, además de proteger el funcionamiento correcto del sistema competitivo, evitando que se vea distorsionado por actuaciones incorrectas. Este nuevo planteamiento afecta profundamente a toda la regulación en esta materia. Tan profundamente que cabe afirmar que se sigue denominando «competencia desleal» por inercia histórica. Porque ahora no sólo se reprime la competencia desleal en sentido estricto, sino que se imponen normas de actuación correcta a todos los que participan en el mercado ofreciendo bienes o servicios. Por ello cabe afirmar que de la protección contra la competencia desleal se ha pasado a la protección contra las actuaciones incorrectas en el mercado. Esta nueva función de la regulación legal condiciona plenamente la delimitación de su ámbito de aplicación. Desde el punto de vista subjetivo no sólo están sujetos a estas normas los empresarios y profesionales, sino todos los que participan en el mercado ofreciendo bienes o servicios (art. 3.1 LCD). Por supuesto que en la inmensa mayoría de los casos son empresarios quienes ofrecen bienes o servicios en el mercado, pero lo relevante para la aplicación de las normas sobre competencia desleal es esa participación en el mercado y no el hecho de que puedan ser calificados o no como empresarios (STS de 18 de octubre de 2000 [RJ 2000, 8809], caso Tecnon, SL ). Así ocurre que si una persona ofrece, por ejemplo, unas alfombras en venta, porque las ha heredado, estará sujeta a las normas sobre competencia desleal, aunque sea evidente que no se trata de un empresario. Si al hacer pública la oferta, lo hace engañando sobre la procedencia o calidad de las alfombras, esa actuación estará sujeta a las normas sobre competencia desleal. E igualmente ocurre que cuando unos trabajadores de una empresa constituyen una sociedad, y después de extinguida la relación laboral de aquéllos esa sociedad constituida y gestionada por ellos realiza actos de competencia desleal, pueden ser condenados tanto la sociedad como ellos mismos a título personal (STS de 18 de octubre de 2000 [RJ 2000, 8809], caso Tecnon, SL ). También considera la STS de 22 de noviembre de 2010 (Caso Surcando Mares) que es aplicable la LCD a un patrón de buque que publica en Internet una carta desaconsejando la contratación de veleros con una entidad dedicada al alquiler de los mismos. Entiende el TS que el patrón de buque está legitimado pasivamente y que se cumplen los presupuestos establecidos en los artículos 2 y 3 de la LCD. Por el contrario, la STS 1ª, de 3 de febrero de 2005 [RJ 2005, 1458] (Caso Eroski), declara que la LCD no es aplicable a la publicación de un artículo informativo por una cooperativa o asociación de consumidores en el que se hacía constar que en la muestra tomada en el queso fresco de un determinado fabricante se había encontrado el germen de listeria y faltaba la fecha de caducidad en el envase. Declara el TS que esa publicación no constituye acto alguno de competencia desleal con fines concurrenciales y al no ser la sociedad demandada una empresa concurrente, su publicación no se incardina en la previsión de los artículos 1 y 22 LCD. Por lo demás, y en el caso concreto el TS declara no aplicable la responsabilidad del artículo 1902 del CC por cuanto la información era veraz. Por otra parte, ya que la regulación legal no trata de proteger solamente al competidor directo, sino también y muy especialmente a los consumidores y al propio funcionamiento correcto del sistema competitivo, no es ya preciso que una actuación se produzca dentro de una relación de competencia entre varios empresarios para que pueda considerarse incorrecta y, por tanto, constitutiva de competencia desleal (art. 3.2 LCD). Para que esa deslealtad exista basta que la actuación en cuestión sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, por ejemplo a los consumidores, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. 214

Ocurrirá, por tanto, que si una empresa que tiene un monopolio legal realiza una publicidad engañosa, estará incurriendo en competencia desleal, aunque con esa publicidad no pueda perjudicar a ningún competidor directo, porque no pueden existir. La deslealtad existirá porque esa incorrección perjudica a los consumidores y distorsiona el correcto funcionamiento del mercado. Como puede, pues, apreciarse, la prohibición de competencia desleal ha pasado a ser la prohibición de actuar incorrectamente en el mercado. A la existencia de competencia leal ha sucedido la vigencia del principio de corrección en el tráfico económico. Y naturalmente este cambio incide necesariamente en la legitimación activa para el ejercicio de las acciones por competencia desleal, que ya no se atribuye solamente a los empresarios competidores directos, sino también a los consumidores e incluso a los organismos de la istración pública competente en relación con la defensa de los consumidores. La legitimación de las asociaciones de consumidores se ite ya con carácter general (art. 33 LCD 2009). Por otra parte, lo que la normativa sobre competencia desleal reprime es la conducta incorrecta, porque distorsiona el mercado. Por tanto, para la prohibición de la conducta incorrecta no es requisito necesario ni la mala fe de su autor ni el hecho de que se pruebe que esa conducta ha causado un perjuicio cierto. Estos datos serán normalmente relevantes para la eventual acción de indemnización de daños y perjuicios, pero no para la cesación. Cabe señalar, sin embargo, que en algún caso, como el de la sustracción de secretos empresariales, la mala fe puede ser el elemento determinante de la incorrección de la conducta prohibida. Pero sólo cuando la mala fe sea requisito necesario de la incorrección de la conducta, tendrá relevancia para la cesación de ésta. VIII. CLÁUSULA GENERAL PROHIBITIVA DE LA COMPETENCIA DESLEAL 1. NECESIDAD DE LA CLÁUSULA Es normal que la regulación de la competencia desleal incluya una cláusula general prohibitiva de esa competencia, seguida de una enumeración de supuestos concretos de comportamientos prohibidos. La experiencia pone de manifiesto que ese planteamiento es el más eficaz. Por una parte tipifica los principales supuestos de competencia desleal que aparecen en la práctica, y por otra, gracias a la cláusula general, se establece la prohibición en unos términos que permiten incluir los supuestos no especialmente previstos, bien por su carácter marginal o extraño, bien por la continua evolución de las prácticas comerciales, que da lugar a la aparición de nuevos comportamientos incorrectos. La necesidad de esta cláusula general prohibitiva es indudable. Solamente gracias a ella puede evitarse que la protección contra la competencia desleal quede obsoleta debido al continuo desarrollo de nuevas prácticas empresariales. 2. NOCIONES DIVERSAS PARA DELIMITAR LA DESLEALTAD Tradicionalmente el criterio utilizado en las leyes para delimitar lo que se considera como competencia desleal se ha referido a las buenas costumbres, los usos honestos o las normas de corrección en materia industrial o comercial. De manera que se considera como constitutivo de competencia desleal cualquier acto que sea contrario a las buenas costumbres, o a los usos honestos, o a las normas de corrección en materia industrial o comercial [Pueden verse en este sentido los arts. 10 bis.2 del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967) y 6 b) de la LGPub]. Frente a tales criterios se ha manifestado la crítica de que, debido a su carácter corporativista, no son ya compatibles con los nuevos planteamientos que conforman actualmente la regulación de la competencia desleal, en el sentido de proteger los intereses no sólo de los empresarios competidores, sino también de los consumidores y el propio interés público en el funcionamiento correcto del sistema competitivo de economía de mercado. 215

Esa crítica constituye un punto fundamental del preámbulo de la Ley española de Competencia Desleal, de 10 de enero de 1991, y es la razón por la que en esa ley se adopta como criterio general delimitador de la competencia desleal la referencia a la buena fe objetiva inspirada en el Derecho suizo. En concreto, el artículo 5 dispone que: «Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe». No cabe duda de que en sus orígenes las cláusulas generales basadas en referencias a las buenas costumbres, los usos honestos o las normas de corrección en materia industrial o comercial tenían un sentido corporativista. Ello era lógico en una época en la que se consideraba que los únicos intereses protegidos por la regulación contra la competencia desleal eran los de los empresarios competidores. Siendo esto así, era coherente con ese planteamiento que el criterio determinante fuera el de los usos o normas de corrección que regían entre los empresarios competidores, que eran los sujetos protegidos por la ley. Y es obvio que ese criterio para definir la competencia desleal no puede mantenerse desde el momento en que se produce el cambio y se entiende que la regulación en esta materia también protege a los consumidores y el interés público en un funcionamiento correcto del sistema competitivo. Porque con este planteamiento es claro que no pueden ser determinantes las concepciones vigentes entre los empresarios, sin tener en cuenta los otros intereses protegidos. Ocurre, en efecto, que en ocasiones aquellas concepciones empresariales no tienen en cuenta e incluso son contrarias a esos nuevos intereses protegidos. Es, pues, claro que no puede ser determinante para definir la competencia desleal exclusivamente lo que piensen los empresarios. Hay que tener en cuenta también, para esa delimitación, los otros intereses protegidos. Pero para tener en cuenta esos nuevos intereses protegidos no hubiera sido indispensable cambiar la cláusula general referida a las buenas costumbres, los usos honestos o las normas de corrección en materia mercantil. Basta con interpretar tales expresiones desde una nueva perspectiva, que tome en consideración todos los intereses protegidos. Ésa es la gran ventaja que tienen los conceptos jurídicos indeterminados; que pueden variar de contenido, según exija la evolución y el cambio de las concepciones vigentes en la sociedad. De hecho la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, de 11 de mayo de 2005, dispone que una práctica será desleal si «a) es contraria a los requisitos de la diligencia profesional» (art. 5.2), definiendo la «diligencia profesional» refiriéndola a las prácticas honradas del mercado o al «principio general de buena fe» (art. 2.h). Las fórmulas tradicionales siguen siendo perfectamente aplicables. Basta con considerar, como lo exigen los nuevos intereses protegidos, que las buenas costumbres, los usos honestos o las normas de corrección mercantiles no son los considerados como tales exclusivamente por los empresarios, sino los que son considerados como tales por todos los participantes en el mercado y son compatibles con un funcionamiento correcto del sistema competitivo. Para adaptar a los nuevos planteamientos la cláusula general delimitadora de la competencia desleal no es, pues, necesario prescindir de las fórmulas tradicionales. Si la LCD/1991 lo hizo ha sido, sin duda, para enfatizar el cambio. Por ello reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe (art. 5). Pero como consecuencia ineludible de LCD 2009 hay que constatar que en el nuevo artículo 4 se incluyen dos cláusulas generales. En la primera frase se mantiene el texto de la LCD 1991. En el resto del artículo se establece una cláusula referida a la deslealtad con los consumidores. 3. LA BUENA FE OBJETIVA Cualquiera que sea la expresión utilizada en la cláusula general, la finalidad perseguida es la misma. Esto es, establecer un concepto jurídico indeterminado, por lo tanto capaz de hacer frente a las cambiantes exigencias de la realidad, que sirva para imponer a todos los participantes en el mercado una corrección mínima en su forma de actuar. 216

Las referencias a las «buenas costumbres» o los «usos honestos» tienen una mayor carga tradicional, por cuanto difícilmente pueden existir usos o costumbres cuyo objeto sean las nuevas modalidades de actuación en el mercado. A través de esos usos honestos o buenas costumbres habrá que llegar a conocer los criterios sobre lo que debe considerarse correcto. Y la buena fe objetiva sirve para expresar la confianza que legítimamente tienen todos los que participan en el mercado en que todos los que actúan en él tendrán una conducta correcta. Por ello puede actuarse contra la buena fe objetiva sin que exista mala fe subjetiva (SSTS 16 junio 2000 [RJ 2000, 5288], 15 octubre 2001 [RJ 2001, 9441] y 21 octubre 2005 [RJ 2005, 8274]); porque puede violarse la legítima confianza de los participantes en el mercado en que se actuará correctamente, sin necesidad de que quien viola esa confianza en el comportamiento correcto actúe subjetivamente de mala fe. A la buena fe en sentido objetivo se había referido ya la jurisprudencia del TS (Sala 1ª), al declarar (STS 8 julio 1981) que es un principio fundamental del derecho «el de la buena fe en sentido objetivo (art. 7.1 CC), es decir, el de una norma que en su profundo sentido obliga a la exigencia en el ejercicio de los derechos, de una conducta ética significada por los valores de la honradez, lealtad, justo reparto de la propia responsabilidad y atenimiento a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena» (se reitera esta noción de la buena fe objetiva en la STS 6 abril 1988, entre otras). Esta misma doctrina ha sido reiterada en las SSTS 16 junio 2000 (RJ 2000, 5288) (caso Farmacéuticos de Puertollano ) y 19 abril 2002 (caso Asersa ). Y más recientemente se manifiesta en términos similares la STS de 21 de octubre 2005 (RJ 2005, 8274), Caso Jacadi , al declarar que «la buena fe objetiva exige un comportamiento justo y honrado, conforme a los valores de la moral, honestidad y lealtad -SS. 25 julio 2000 (RJ 2000, 6196) y 22 febrero 2001 (RJ 2001, 2609)». Añadiendo seguidamente que «la competencia no es leal cuando, sin más, contraviene la buena fe del mercado concurrente, o se actúa vulnerando los elementales principios de respeto a lo ajeno, o se obtengan logros no por el esfuerzo propio, sino por la apropiación de los así conseguidos por los demás (SS. 14 julio 2003 [RJ 2003, 4634] y 3 febrero 2005 [RJ 2005, 1458])». Parecería que la expresión más adecuada para la cláusula general sería la de las «normas de corrección que deben regir en el tráfico económico». No puede olvidarse que la LGPu [art. 6 b)] declara publicidad desleal «la que sea contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles». Por esa razón declara la STS 7 marzo 1996 (RJ 1996, 1882) (Caso Cables Especiales de Levante) que «se reputa competencia desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, entendida como buena fe extracontractual y por lo tanto "será desleal el comportamiento que no observe las normas de corrección y los buenos usos mercantiles"». Ahora bien, cualquiera que sea la expresión elegida para integrar la cláusula general, su aplicación a los casos concretos plantea siempre dificultades, pues, como se ha dicho en ocasiones, esa aplicación viene a constituir al juez en legislador. Lo que está claro es que, cualquiera que sea la cláusula general, la calificación de un comportamiento como competencia desleal no exige que se haya producido con mala fe subjetiva de su autor. Por eso las cláusulas generales que se refieren a la buena fe, lo hacen en sentido objetivo. Ello no impide reconocer que, en la práctica, la inmensa mayoría de los actos de competencia desleal se realizan con mala fe subjetiva. Y la deslealtad es independiente también de que se produzca o no un perjuicio. Por tanto, aquello cuya corrección se enjuicia es el comportamiento en sí mismo considerado, prescindiendo de su motivación subjetiva (buena o mala fe de su autor) y de sus efectos (eventuales perjuicios). Ello no significa, por supuesto, que esos elementos -buena o mala fe y carácter perjudicial- no sean jurídicamente relevantes. Lo son y mucho. Son incluso requisitos imprescindibles para el ejercicio de determinadas acciones, como la de indemnización de daños y perjuicios (art. 32.1.5ª LCD 2009). Pero no son requisitos para que un acto pueda ser calificado como desleal. Para la aplicación de la cláusula general puede atenderse a criterios distintos y complementarios.

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Es evidentemente incorrecto aquello que contraviene los usos y costumbres itidos como correctos por todos los participantes en el mercado. Es también incorrecto aquello que sorprende la legítima confianza de quienes participan en el mercado en el desarrollo normal de las cosas, poniéndoles en situaciones no habituales, frente a las que no están normalmente preparados. Es igualmente incorrecto aquello que distorsiona injustificadamente el funcionamiento de la competencia en el mercado. Y cabe señalar también que, por la propia tipificación que el legislador hace de supuestos concretos de competencia desleal, pueden deducirse criterios de carácter general, que exceden de los casos tipificados, pero sirven para conocer los criterios generales sobre lo que el legislador entiende como desleal, criterios que deben tenerse en cuenta para la aplicación de la cláusula general. El TS ha declarado objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe el hecho de que quien había trabajado en una empresa acudiera a la Oficina Española de Patentes y Marcas para registrar como marca la denominación utilizada en el mercado y creada por la sociedad en la que había prestado sus servicios (STS 22 enero 1999 [RJ 1999, 631], Caso Premenaca). La STS 29 octubre 1999 (RJ 1999, 8164) declara igualmente contraria a la buena fe objetiva la utilización del listado de clientes por una empresa a la que lo han llevado personas que habían trabajado en la empresa a la que pertenecía el listado (Caso Bandesco). La STS 19 abril 2002 (Caso Asersa) declara contraria a la buena fe objetiva la conducta de varios trabajadores de una empresa, que concertadamente y prácticamente sin preaviso se dan de baja en la misma y se incorporan a otra competidora que empieza entonces su actividad, llevándose con ellos la cartera de clientes. Pero con carácter general no puede considerarse como competencia desleal el solo hecho de que un trabajador deje su trabajo en una empresa y desarrolle una actividad semejante para la que está profesionalmente preparado, aunque constituya una nueva empresa competidora de la que abandonó (STS 28 septiembre 2005 [RJ 2005, 8889], Caso Agbar Mantenimiento ). Es un caso que se repite con frecuencia la captación de trabajadores, empleados o grupos de éstos por empresas competidoras. En esos supuestos la jurisprudencia viene estableciendo que la norma aplicable sería la cláusula general del artículo 4, antiguo artículo 5, por tratarse, en su caso, de una actuación contraria a la buena fe objetiva. El principio general que se aplica consiste en declarar que: «la mera contratación de trabajadores o de personas que realizan funciones técnicas o directivas de una empresa por otra de semejante actividad para desarrollar la misma o similar función o el abandono por un trabajador o grupo de ellos de una empresa para constituir o integrarse en otra del mismo tráficoeconómico, no es suficiente para apreciar la existencia del ilícito competencial del artículo 5 (actual art. 4) LCD, ni siquiera cuando se aprovecha la experiencia personal y profesional adquirida por la dedicación a igual actividad industrial o comercial» (STS, Sala 1ª, 16 de diciembre de 2011 [RJ 2011, 48]) . Continúa declarando la misma sentencia que: «Para que quepa apreciar el ilícito de competencia desleal es preciso que concurran otras circunstancias típicas o que supongan abuso de la competencia, es decir, deslealtad en el sentido de contradicción de la buena fe objetiva en su perspectiva de mecanismo de ordenación y control de las conductas del mercado (S. 23 de mayo de 2007, 559 (RJ 2007, 3603), como ocurre con un aprovechamiento torticero de la información o de la clientela (S. 8 de junio de 2009, 383), o cuando la constitución de la nueva sociedad para competir en el mismo mercado y con similar producto, además de actos preparatorios para que la nueva empresa entrara en funcionamiento inmediatamente de desvincularse de quien les daba trabajo, tuvieron lugar mientras se prestaban servicios retribuidos en la entidad demandante (S. 11 de febrero de 2011, 19 [RJ 2011, 2349])» . Esta misma doctrina se reitera en SSTS, Sala 1ª, de 11 de febrero de 2011 (RJ 2011, 2349) y 21 de febrero de 2012 (RJ 2012, 4630). Sí que sería desleal, sin embargo, que el trabajador que deja su empresa se lleve la base de datos de clientes y luego los e invocando la experiencia adquirida en su anterior empresa y utilizando tarjetas iguales a las que usaba en ella (STS 3 julio 2008, [RJ 2008, 4367]). La STS 23 diciembre 2004 (RJ 2005, 81) (Caso Recreativos Franco) declara que «el comportamiento de la hoy recurrente en el mercado, aprovechándose de una autorización contractual para fabricar máquinas de creación ajena en un número muy determinado, en un plazo limitado y bajo unas muy rigurosas condiciones de identificación con el correspondiente trasvase de 218

tecnología, para después lanzar como de creación propia una máquina prácticamente idéntica, animando a sus clientes a adquirirla con preferencia a la de sus competidores, es objetivamente contrario a la buena fe, resulta idóneo para crear confusión y riesgo de asociación por parte de los consumidores y comporta tanto un aprovechamiento indebido y evitable de la reputación o el esfuerzo ajeno como un aprovechamiento de las ventajas de la reputación industrial y comerciales de las demandantes». También ha declarado el TS que constituye competencia desleal por ser contrario a las exigencias de la buena fe el hecho de que extinguido un contrato de franquicia se siga manteniendo en el local de quien fue franquiciado la misma decoración, por cuanto induce a confusión sobre la subsistencia de la franquicia (STS 2 junio 2005 [RJ 2005, 9717], Caso Verino ), o cuando extinguida la franquicia se sigue utilizando el «knowhow» del franquiciador, aunque sea con una marca y rótulo distintos (STS 21 octubre 2004 [RJ 2005, 8274], Caso Jacadi ). Hay que destacar, por último, que la jurisprudencia ha precisado cuál es la relación que existe entre el artículo 5 y los sucesivos artículos que se refieren a supuestos concretos de actos desleales. Se ha declarado, en efecto, que el artículo 5 regula un acto de competencia en sentido propio, que se incluye junto a los supuestos enunciados en los artículos siguientes. Por lo tanto la Sala Primera del Tribunal Supremo declara que no es aceptable pretender aplicar el artículo 5 cuando falta algún requisito para que pueda aplicarse la norma correspondiente a un supuesto concreto de competencia desleal establecido en los artículos 6 a 17 de la Ley. Así (SSTS de 15 diciembre 2008 [RJ 2009, 153]; 8 julio 2008 [RJ 2008, 3350]; 3 julio 2008 [RJ 2008, 4367]; 10 octubre 2007 [RJ 2007, 8488]; 30 mayo 2007 [RJ 2007, 3607]; 14 marzo 2007 [RJ 2007, 2229]; 24 noviembre 2006 [RJ 2007, 262]; 11 julio 2006 [RJ 2006, 4977]; 22 febrero 2006 [RJ 2006, 828]; 20 febrero 2006 [RJ 2006, 5783]); y 23 mayo 2005 [RJ 2005, 9760]). Como declara la STS de 30 de mayo de 2007 (RJ 2007, 3607), Caso Vibia, el artículo 5 es aplicable con independencia de los que le siguen, pero siempre a actos que no sean de los contemplados en estos mismos artículos. Ese mismo planteamiento es el que aparece en la STS de 23 de marzo de 2007 (Caso Philip Morris) (RJ 2007, 2317) cuando declara que «la cláusula general del artículo 5 LCD establece una "norma jurídica en sentido técnico" y no formula un principio abstracto que sea objeto de desarrollo y concreción en las normas siguientes». Y en la STS de 22 de febrero de 2008 (Caso El Corte Inglés, [RJ 2008, 3049]), que declara que «la figura genérica del art. 5º LCD exige necesariamente que no concurra una de las figuras típicas de los arts. 6 a 17 de dicha Ley». IX. NUEVA CLÁUSULA GENERAL PARA CONSUMIDORES Y S Como ya se ha expresado anteriormente, el artículo 4º LCD 2009 contiene no una cláusula general sino dos cláusulas generales yuxtapuestas. La primera es la misma que figuraba en la LCD 1991, que considera desleal todo comportamiento que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Pero a esa cláusula general se ha unido ahora otra cláusula general distinta para los comportamientos que afecten a los consumidores y s. La vinculación puramente formal entre las dos cláusulas generales se hace al disponer como cláusula general para las relaciones con consumidores y s la presunción de que los requisitos de la cláusula corresponden a la exigencia de buena fe del empresario o profesional. Pero esa vinculación puramente formal no evita que el artículo 4 de la LCD contenga en realidad dos cláusulas generales, la segunda de ellas aplicable solamente a las relaciones entre empresarios y profesionales y consumidores y s. Además, la regulación de esta segunda cláusula, aplicable solamente a las relaciones con consumidores y s, tiene una extensión y un contenido absolutamente impropios de lo que parece exigible de una verdadera cláusula general. Ello es debido en gran parte a que se ha incorporado al texto de este artículo algunas de las definiciones establecidas en el artículo 2 de la Directiva, por ejemplo «la noción de diligencia profesional» o la expresión «distorsionar de manera sustancial el comportamiento económico de los consumidores». Aparte de que la incorporación de esas definiciones a este artículo de la LCD es incorrecta, por cuanto esas definiciones son aplicables a todo el articulado de la Directiva, el resultado consiste en una disposición legal de carácter reglamentista y muy difícil de interpretar y aplicar en la práctica. 219

Lo primero que hay que destacar es que, como se ha expresado ya, esta segunda cláusula general es la que hay que aplicar a las relaciones de los empresarios o profesionales con los consumidores y s. Y la cláusula se integra con dos requisitos acumulativos, cuya existencia debe concurrir para que se considere que existe un comportamiento desleal. Por una parte, un requisito referente al comportamiento del empresario o profesional y por otra parte, otro requisito distinto que es la incidencia que el acto supuestamente desleal debe tener en las decisiones económicas del consumidor o . En cuanto al comportamiento del empresario o profesional, para que sea desleal, debe ser contrario a la diligencia profesional «entendida esta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado». Como podrá observarse este requisito se formula de tal manera que se integran en él nociones de carácter general vinculadas a criterios tradicionales, acumuladas de tal manera que parece que cada uno de esos criterios sería suficiente para establecer con carácter general la deslealtad del comportamiento de que se trate. Obsérvese que se incluyen en la cláusula general de deslealtad la referencia a la buena fe objetiva, la actuación contraria a la diligencia profesional y la referencia a las prácticas honestas del mercado. Parece indudable que hubiera sido suficiente la referencia a uno de esos criterios para determinar el calificativo de desleal a un comportamiento determinado. Desde ese punto de vista parece que podrán invocarse los precedentes en materia de competencia desleal que se basen en criterios tradicionales como las buenas costumbres o los usos honestos. Pero la gran novedad en esta materia, impuesta por la Directiva, consiste en que no es suficiente para calificar un comportamiento como desleal el hecho de que la actuación del empresario o profesional sea incorrecta, sino que es preciso, además, que ese comportamiento del empresario o profesional haya distorsionado de manera significativa la decisión del consumidor medio, haciendo que haya adoptado una decisión viciada en cuanto a la operación económica que haya realizado. Es más la Directiva impone y la LCD incluye en el artículo 4º que para que la deslealtad exista es preciso que la práctica comercial incorrecta haya mermado «de manera apreciable su capacidad (del consumidor o ) de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa». Parece claro que puede no ser fácil aportar pruebas sobre esta incidencia apreciable en la decisión del consumidor. Y este efecto de la práctica incorrecta debe ser sobre el consumidor medio, que según la doctrina establecida por el TJCE es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Se preocupa además el artículo 4 LCD de incorporar como apartado 3 otra disposición de la Directiva referida a las prácticas que puedan afectar a grupos de consumidores o s especialmente vulnerables por su discapacidad, por su capacidad de comprensión, por su edad o por su credulidad. En tales casos, para que se considere desleal la práctica deberá ser susceptible de distorsionar de forma significativa la capacidad de decisión de un miembro medio de ese grupo. X. SUPUESTOS CONCRETOS DE ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL La LCD incluye una lista de supuestos concretos de competencia desleal, específicamente prohibidos, que trata de incluir los casos de competencia desleal que según la experiencia suelen darse de forma más habitual. Muchos de los supuestos concretos de competencia desleal incluidos en la LCD 2009 proceden de la LCD 1991. Pero a ellos hay que añadir como novedad fundamental de la LCD 2009 un tratamiento específico de las prácticas desleales que afectan a los consumidores o s. Esa incidencia se traduce en un cambio en el texto de la Ley con referencia fundamentalmente a los actos y omisiones engañosos y a las prácticas agresivas, que son las categorías de comportamientos desleales para los consumidores o s tal como los regula la Directiva comunitaria. La innovación no se refiere solamente a los artículos en los que se establecen con carácter general los criterios para considerar una práctica o una omisión como engañosa o agresiva, sino que la Ley incluye ahora un capítulo III, titulado «prácticas comerciales con los consumidores o s», que comprende una serie 220

de artículos en los que se enumeran muchas prácticas consideradas con carácter general como desleales. Lo que hace aquí la Ley española es dividir en varios artículos la larga lista de supuestos concretos que incluye como anexo la Directiva comunitaria; un anexo referido a las prácticas engañosas y a las prácticas agresivas. Pues bien, el legislador español ha dividido esas largas listas de prácticas consideradas desleales en varios artículos, tratando de que las prácticas incluidas se refieran a una cuestión que pueda servir para vincularlas a ciertos aspectos de las operaciones realizadas por los consumidores. Naturalmente esta inclusión de prácticas que se consideran desleales tiene importancia desde diversos puntos de vista. En primer lugar, porque esas prácticas se consideran comerciales desleales con los consumidores y s, lo cual implica que incurren también en la prohibición de prácticas desleales con los consumidores que son objeto de sanción por la LGDCU. Así se establece expresamente en el artículo 19 LCD. Surge, sin embargo, el problema de determinar si los actos incluidos como desleales en los artículos 20 a 31, que se corresponden con el anexo de la Directiva, son desleales siempre y en cualquier circunstancia o solamente cuando hayan mermado de manera apreciable la capacidad del consumidor para adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa. Como este último requisito se establece con carácter general, parece que deberá tenerse en cuenta también para aplicar correctamente los supuestos pormenorizados de prácticas desleales enunciadas en el anexo de la Directiva y en los artículos del capítulo III de la LDC. Por otra parte, debe tenerse también en cuenta que un supuesto de práctica comercial desleal es también la publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad (art. 18 LCD). En este sentido debe tomarse en consideración lo dispuesto en los artículos 3, 4 y 5 de la Ley General de Publicidad, que establece supuestos de publicidad ilícita por afectar a la dignidad de la persona o vulnerar los valores y derechos reconocidos en la Constitución (art. 3), la publicidad subliminal y la publicidad de materiales o productos sanitarios o de aquellos sometidos a reglamentaciones médico-sanitarias, así como productos, bienes, actividades o servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de las personas o de su patrimonio o juegos de suerte envite o azar (art. 5 LGPub). En todos esos supuestos, cuando se hace una publicidad que contraviene la regulación establecida para la clase de producto o servicio que se trata de promocionar, es un supuesto de publicidad ilícita y por consiguiente de competencia desleal. Teniendo en cuenta todas estas consideraciones cabe proponer una clasificación de los supuestos de competencia desleal en cuatro categorías fundamentales, entre ellas muy destacadamente la de los comportamientos que afectan a los consumidores y s, a las que cabe añadir como supuesto específico e importante la publicidad comparativa. 1. APROVECHAMIENTO DEL ESFUERZO DE OTROS PARTICIPANTES EN EL MERCADO Los agentes económicos deben competir por méritos o por eficiencia propios (SSTS 15 diciembre 2008 [RJ 2009, 153]; 23 marzo 2007 [RJ 2007, 2317] y 24 noviembre 2006 [RJ 2007, 262]). Por ello, un primer grupo de supuestos concretos de competencia desleal es el que caracteriza a esos supuestos porque todos ellos persiguen aprovecharse del esfuerzo de otros participantes en el mercado. Bien es cierto que, como declara la jurisprudencia (SSTS 21 febrero 2012 [RJ 2012, 4630] y 13 noviembre 2012 [JUR 2012, 383429]), «el aprovechamiento del esfuerzo ajeno no constituye por sí solo un ilícito concurrencial». Para que exista un acto de competencia desleal es preciso que el aprovechamiento del esfuerzo ajeno sea indebido. A. Confusión (arts. 6, 20 y 25 LCD 2009) La modalidad más evidente de actos que persiguen aprovecharse del esfuerzo de un competidor es aquella actuación que persigue inducir a confusión a los clientes potenciales sobre las prestaciones que se ofrecen o las propias empresas que compiten en el mercado. Obsérvese que al hacer referencia a la confusión se trata no de un engaño sobre las características de la prestación que se ofrece, sino que se trata de crear una situación en la que el cliente potencial no está en condiciones de distinguir las prestaciones que le ofrecen las distintas empresas o no está en condiciones de distinguir a estas mismas empresas que actúan en el mercado. 221

Esto es, que al cliente potencial se le induce a adquirir las prestaciones de una empresa creyendo que son de otra o se le induce a creer que dos empresas distintas son la misma. No es preciso que exista una voluntad deliberada de crear la confusión para que la competencia desleal exista; aunque sí que es cierto que en muchos de los casos sí que existe un intento de crear voluntariamente la confusión. La confusión puede referirse tanto a las prestaciones que se ofrecen como a la empresa que las ofrece, y puede darse lugar a ella por cualquier medio que resulte apto para que un cliente normal pueda confundirse. Por tanto, la confusión puede venir originada por los signos distintivos utilizados, cuando no están protegidos por la propiedad industrial; por la forma de presentación de los productos o servicios; por la publicidad que se realice, con mensajes copiados (STS 4 julio 2005 [RJ 2005, 5093], publicidad y nombres de dominio, Caso Dinamic Multimedia) o por la decoración del local comercial (STS 2 junio 2005 [RJ 2005, 9717], Caso Verino), etcétera. Naturalmente para determinar si el riesgo de confusión existe habrá que tener en cuenta las peculiares características de los clientes potenciales entre los que la confusión puede producirse. No es lo mismo una clientela potencial constituida por el público en general, que una clientela integrada por profesionales en relación con productos o servicios de demanda restringida y muy especializada. Así lo declara la STS 6 octubre 2004 (RJ 2004, 5988) (Caso Grifos) que en un caso referente a grifos economizadores de cierre automático temporizado declara que para juzgar la confusión y asociacionismo del artículo 6 LCD hay que adecuar la definición de consumidor «a la especialidad de que aquí se trata, es decir, a quien va destinado finalmente el producto vendido o servido en instalaciones sanitarias de colectividades, para las que se diseña un modelo de duración prolongada, a pesar del mal uso y ser el mismo múltiple (intensidad y variado elenco de s: escuelas, hospitales, grandes residencias, etc.), pues depende de las cualidades definitorias que afecten a los mismos, bien se trate de auténticos especialistas o de un público indefinido (caso de viviendas individuales y similares). En un caso como el presente, no debería considerarse consumidor (y parece aceptable la tesis del Tribunal al respecto) al último adquirente de los inmuebles, sino al promotor o constructor». Como criterio general hay que considerar que el riesgo de confusión es tanto más bajo cuanto menor fuerza distintiva tiene el signo con el que se pretende la supuesta confusión. Así lo declara la STS de 4 de marzo de 2010 (Caso Luigi Zaini) según la cual: «Si el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior, cuando ésta no goce de especial notoriedad y consista en un signo con pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual no bastará para crearlo». En ocasiones no se produce realmente un riesgo de confusión en sentido estricto, pero sí que se da lugar a un riesgo de asociación sobre la procedencia de los productos o servicios. Esto ocurre cuando, dada la publicidad o la forma de presentación de los productos o de las empresas, se crea en la clientela la idea de que existe un vínculo entre dos empresas, de tal forma que se considera que forman parte de un mismo grupo. En tales casos el cliente potencial está en condiciones de distinguir los productos o servicios, pero dada la presentación o publicidad de los mismos o de las empresas que los proporcionan al mercado, se crea en el público la idea de que las empresas productoras o suministradoras están vinculadas entre sí. Como declara la STS de 12 de junio de 2007 (RJ 2007, 3721) en el caso Walt Disney Company, «el riesgo de asociación consiste en la confusión que se produce en los consumidores al crear en los mismos la creencia errónea acerca de que los productos (el que se imita y el imitado) tienen el mismo origen empresarial». En relación con los supuestos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena es muy importante tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de junio de 2006 (Caso Neutrógena), según la cual «los estudios de mercado o la prueba pericial no son necesariamente determinantes del fallo de la sentencia, siendo perfectamente asumible que sea el juez el que decida según su criterio, puesto que no debe ignorarse que el juez puede considerarse también como un consumidor medio».

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En la LCD 2009 se dedican a la confusión como práctica desleal no solo el artículo 6, procedente de la LCD 1991, sino que se refieren también a la confusión los artículos 20 y 25, ambos dentro del Capítulo III, para poner de manifiesto que la confusión es una práctica que también afecta a los consumidores. B. Aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD) Otro de los supuestos frecuentes en los que un competidor trata de aprovecharse del esfuerzo de otro participante en el mercado es cuando trata de explotar la reputación de éste. Esta explotación de la reputación ajena se produce ciertamente en los casos de confusión o de riesgo de asociación. Pero lo que caracteriza al supuesto autónomo de aprovechamiento de la reputación ajena consiste en que no se crea un riesgo de confusión, ni tampoco un riesgo de asociación, pero sí que se utiliza la referencia al producto o servicio ajeno, especialmente al signo distintivo que lo caracteriza, para promocionar el producto propio. Así ocurre cuando se hace publicidad de un producto poniendo de manifiesto que es de la misma clase, tipo, modelo, o sistema que otro producto ajeno que está en el mercado y que ha adquirido reputación en él. Así, se ha declarado que constituye un supuesto de aprovechamiento indebido de la reputación ajena la utilización en la publicidad del término «Habanos» para promocionar unos cigarros elaborados fuera de Cuba (STS de 1 de diciembre de 2010, Caso Imporexport Balboa). Igualmente «constituyen actos típicos de aprovechamiento de la reputación ajena las alusiones de una persona a sus pasadas conexiones comerciales con otra, que deben reprimirse como actos de competencia desleal por aprovechamiento indebido de la fama de otra y, aunque tal afirmación no fuera engañosa, sino que tuviera la consideración de veraz, la lealtad o deslealtad de la misma deberá enjuiciarse, según la doctrina científica a través del artículo 12 de la LCD» (STS 6 febrero 2001 [RJ 2001, 543], caso Ángel Israel ). En ocasiones, si el signo distintivo del producto ajeno cuya reputación pretende explotarse está protegido como marca, la utilización de esa marca en la publicidad, sin autorización de su titular, constituirá un supuesto de violación del derecho exclusivo [art. 34.3.d) LM]. En sentido inverso, también puede ocurrir que el titular de una marca inscrita la utiliza de forma tal que se aprovecha de la reputación ajena o incluso crea confusión. Ése es el caso cuando el titular de la marca Kamel para productos de cosmética modifica la grafía del vocablo de manera que la K parezca una C y pueda leerse Camel , aprovechándose así del renombre de la marca de cigarrillos (STS 17 marzo 2000, caso Kamel ). También se produce aprovechamiento de la reputación ajena cuando un técnico de sonido de un grupo musical que actuaba con el nombre «Ángel Israel», inscrito en la Sociedad General de Autores por el titular del grupo, inscribe a su favor en la Oficina Española de Patentes y Marcas la marca «Israel» y amparándose en esa marca se promociona en el mercado musical como Ángel Israel mediante actos que tratan de inducir a confusión con el grupo musical originario y a hacer creer a los terceros que se trata de un grupo sucesor o vinculado a aquél (STS 6 febrero 2001 [RJ 2001, 543], caso Ángel Israel ). Esta misma línea jurisprudencial se sigue en la STS de 6 julio 2001 (RJ 2001, 4994) (caso DHV España ). C. Imitación de prestaciones ajenas (art. 11 LCD) La imitación de la presentación de los productos o servicios (signos y creaciones formales) es el supuesto contemplado por el artículo 6 LCD, mientras que el artículo 11 hace referencia a la imitación de las prestaciones, esto es, de los productos o creaciones materiales que se ofrecen (SSTS 12 de junio de 2007 [RJ 2007, 3721], 17 de julio de 2007 [RJ 2007, 5140] y 15 de diciembre 2008 [RJ 2009, 153]). El principio de la libre imitabilidad de las prestaciones, reconocido en el artículo 11 LCD, ite las siguientes excepciones (STS 13 noviembre 2012 [JUR 2012, 383429]): «Que la creación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley ( art. 11.1 LCD); ii) que la imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ( art. 11.2 LCD); y iii) que se trate de una imitación sistemática encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado ( art. 11.3 LCD)». De tal forma que la 223

apreciación de la deslealtad sancionada en el art. 11 LCD debe ser objeto de interpretación restrictiva (SSTS 437/2002, de 13 de mayo [RJ 2002, 5594], 580/2007, de 30 de mayo [RJ 2007, 3607], 1167/2008, de 15 de diciembre [RJ 2009, 153]) . Ciertamente que pueden imitarse las prestaciones ajenas en el mercado, cuando no están protegidas por un derecho exclusivo. Pero esa imitación constituye un acto de competencia desleal cuando se hace de tal manera que resulta idónea para crear confusión entre la clientela sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios o para crear riesgo de asociación o dar lugar a la explotación de la reputación ajena. A un supuesto de este tipo se refiere la STS 23 diciembre 2004 (RJ 2005, 81) (Caso Recreativos Franco) a la que se ha hecho referencia anteriormente, al tratar de la cláusula general prohibitiva. Como declaran la STS de 15 diciembre 2008 (caso «la Botica de Pronto» [RJ 2009, 153]) y de 17 de julio de 2007 (RJ 2007, 5140), Caso Depogas, para la apreciación del ilícito competencial del artículo 11.2 LCD se requiere que confluyan tres requisitos positivos y no se den dos de índole negativo. Son requisitos positivos: la existencia de la imitación, la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial; que el objeto de protección sean las prestaciones o creaciones materiales, y la exigencia de que se dé la idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o de que exista un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Y los requisitos negativos consisten en que la prestación empresarial ajena no esté protegida por un derecho de exclusiva y que no sea inevitable el riesgo de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena. Por otra parte, cuando la imitación de las prestaciones de un competidor es sistemática, puede considerarse desleal en la medida en que impide que el competidor imitado pueda adquirir una posición diferenciada en el mercado de la que ocupa el imitador. En especial cabe considerar que cuando la imitación se realiza mediante meras reproducciones de los productos imitados, obtenidas por medios técnicos de reproducción, esa imitación es un acto de competencia desleal, no sólo por constituir un acto de imitación o copia en particular, sino por atentar contra la buena fe objetiva que se exige a todos los participantes en el mercado. A la deslealtad de una actuación de ese tipo se refiere la STS 3 febrero 2005 (RJ 2005, 1835) (Caso Directorio de recursos humanos), al declarar que el artículo 11, párrafo primero del número segundo LCD «consagra un supuesto de competencia desleal que la doctrina y jurisprudencia alemana configuran como de aprovechamiento directo del esfuerzo ajeno o del trabajo de otro, en el que hay una copia sin que exista un esfuerzo personal en su obtención como lo hay en la imitación de productos. Sencillamente el competidor desleal se apropia de las realizaciones de otro sin ningún esfuerzo intermedio». Y en el mismo sentido se manifiesta la STS de 8 de octubre de 2007 (RJ 2007, 6805), caso Schindler, al referirse a la copia del texto de unos contratos, cuando «los demandados se han apropiado, mediante procedimientos técnicos de reproducción y sin sacrificio alguno por su parte, del trabajo de un tercero explotándolo en el mercado». Para juzgar la licitud de la imitación de prestaciones ajenas ha de tenerse muy en cuenta la protección establecida por el Reglamento (CE) núm. 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, para los modelos no registrados, protección que consiste en el derecho a impedir la copia por parte de terceros durante tres años (arts. 11 y 19). D. Sustracción o explotación de secretos empresariales ajenos (art. 13 LCD) Una modalidad clásica de competencia desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno es la sustracción o explotación de secretos empresariales. Para que exista un acto de competencia desleal es preciso que concurran dos requisitos: a) Existencia de un secreto empresarial digno de protección, y b) Divulgación o explotación del mismo que constituyan o sean consecuencia de una actuación incorrecta.

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a. Existencia de un secreto industrial o empresarial Para que exista un secreto industrial o empresarial es preciso ante todo que el conocimiento objeto del mismo no sea conocido de los terceros. Es decir, que los terceros no deben saber que esa empresa está haciendo uso o tiene esos conocimientos. No es preciso que el conocimiento secreto sea nuevo en el sentido del derecho de patentes, esto es, que no se hubiera hecho público antes. Puede ocurrir, en efecto, que una tecnología conocida constituya un secreto empresarial, en la medida en que sea secreto que esa tecnología o esos conocimientos están siendo utilizados por una empresa determinada. El desconocimiento por los competidores de que una empresa utiliza una técnica concreta tiene valor competitivo. Tampoco es preciso que el objeto del secreto sea una tecnología o unos conocimientos explotables industrial o empresarialmente. También las investigaciones frustradas o los fracasos tienen importancia en la lucha competitiva y, a menudo, se mantienen secretos. Del mismo modo que los descubrimientos no patentables pueden mantenerse en secreto, precisamente para proseguir la línea de investigación que conduzca a una invención patentable con ventaja sobre los competidores. Otro requisito para que exista un secreto protegible es que el conocimiento que se mantenga reservado suponga una ventaja competitiva para la empresa que lo posee. Si el secreto se refiere a algo intrascendente en las relaciones competitivas, entonces no merece protección a través de las normas sobre competencia desleal, aunque tal vez podría estar protegido por normas de otro sector del ordenamiento jurídico; por ejemplo, las que protegen la intimidad de las personas. Como es obvio, suponen una ventaja competitiva aquellos conocimientos que son relevantes para la posición competitiva de la empresa en el mercado, de manera que su conocimiento por los competidores afecte a esa posición competitiva. Y, por último, es preciso que el empresario poseedor del secreto tenga una voluntad manifiesta de mantener el carácter reservado del mismo. Es decir, que debe adoptar medidas serias para preservar el secreto y hacer que quienes hayan de conocerlo, sean trabajadores o terceros contratantes, sepan claramente que se trata de un secreto y que están obligados a mantenerlo como tal. Por esa razón se rechaza que pueda considerarse una información como secreto cuando no se han adoptado las medidas razonables para mantenerla secreta (STS 4 enero 2011 [RJ 2012, 3641]). b. Divulgación o explotación del secreto que constituyan o sean consecuencia de una actuación incorrecta Lo que se prohíbe es toda actuación que da lugar a la divulgación o a la explotación del secreto, cuando esa actuación es incorrecta, esto es, contraria a las normas de corrección que rigen en el tráfico u objetivamente contraria a la buena fe como dispone la ley española. Esa actuación incorrecta se produce cuando una persona accede al conocimiento del secreto por medios legítimos y, sabiendo que se trata de un secreto, sin embargo, viola el deber de mantenerlo reservado. Naturalmente es preciso que quien accede legítimamente al conocimiento reservado sepa que se trata de un secreto y que está obligado a mantenerlo como tal. La obligación de respetar el secreto puede establecerse expresamente en un contrato (cláusulas de confidencialidad), o puede constituir una obligación legal (obligación de los trabajadores), o puede resultar de las circunstancias en que se produce el al secreto, cuando por ellas parece evidente que se espera que quien accede al secreto lo mantenga como tal. Realiza pues, una actuación prohibida quien accediendo legítimamente al secreto, lo divulga o explota después, incumpliendo su deber de mantener la confidencialidad.

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También realiza una actuación prohibida quien accede al conocimiento del secreto por medios ilegítimos, como el espionaje o la inducción a violar la confidencialidad por parte de quien accedió al secreto legítimamente. Lo importante es que la prohibición afecta solamente a la actuación de quien se comporta incorrectamente, pero no a la actuación del tercero que actúa de buena fe. Está prohibida, por tanto, la actuación de quien viola la obligación de guardar secreto o quien accede al secreto aprovechándose conscientemente de esa violación de la confidencialidad. Ahora bien, no queda afectado por la prohibición la actuación del tercero de buena fe que conoce el secreto sin saber que quien se lo transmite ha actuado ilegítimamente. Por supuesto, tampoco se ve afectado por la prohibición quien ha llegado al conocimiento secreto por medios propios e independientes. El TS ha declarado que el listado de clientes constituye un secreto empresarial, por lo que su utilización por la nueva empresa en la que presta sus servicios el trabajador que se ha llevado consigo ese listado constituye una violación del artículo 13 LCD (STS 17 julio 1999 [RJ 1999, 5957], caso Carla Ferretti International, SA ). Sin embargo la STS 29 octubre 1999 (RJ 1999, 8164) (Caso Bandesco ) declaró que el listado o relación de clientela no es un secreto empresarial; ello no obstante la mencionada sentencia declara que la utilización de ese listado por una empresa a la que lo han llevado personas que habían trabajado en dicha empresa es ilegal por ser esa actuación objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe. 2. ATAQUES DIRECTOS A OTRAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL MERCADO Otro grupo de actos o comportamientos desleales es el que se refiere a actuaciones que constituyen ataques directos a otras empresas participantes en el mercado. A. Denigración (art. 9 LCD) Una manera tradicional de competir deslealmente consiste en tratar de perjudicar al competidor desacreditándole, bien a él, bien a sus productos o prestaciones, mediante manifestaciones que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que se trate de manifestaciones exactas, verdaderas y pertinentes. Especial importancia tiene que se trate de manifestaciones «pertinentes», esto es, manifestaciones que se refieran a los productos o empresas mismos y su actuación en el mercado, considerados de manera objetiva. Por ello no son pertinentes en ningún caso las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado. Además, el carácter exacto y verdadero de las manifestaciones que se realicen sobre un competidor debe ser probado, llegado el caso, por quien hizo tales manifestaciones. La STS 8 mayo 1997 (RJ 1997, 3876) (Caso Aquatronic) declaró que existía publicidad desleal por descrédito para los productos que sirven para la cloración del agua de piscinas por anunciar que eran peligrosos. En la STS, Sala 1ª, de 30 de junio de 2011 (RJ 2011, 4901) se expone con claridad cómo debe interpretarse la denigración, en los siguientes términos: «La doctrina de esta Sala dictada en sede del art. 9 de la LCD, tiene declarado: a) Que el ilícito competencial consiste en la propagación a sabiendas de falsas aserciones contra un rival con objeto de perjudicarle comercialmente, es decir, una actividad tendente a producir el descrédito del competidor o de su producto, tratando de evitar el daño al crédito en el mercado producido a un agente económico, si bien su última finalidad es el correcto funcionamiento del mercado; b) Para que concurra el ilícito se requiere que las aseveraciones sean falsas, o como dice el propio precepto que "no sean exactas, verdaderas y pertinentes"; c) Asimismo es necesaria la idoneidad o aptitud objetiva para menoscabar el crédito en el mercado, cuya apreciación corresponde a los tribunales que conocen en instancia; d) Para estimar si unos actos constituyen ilícito de denigración habrá de tenerse en cuenta el contexto en que se hicieron y su finalidad; y, e) La determinación en cada caso de los hechos que permiten valorar la aptitud objetiva de las manifestaciones realizadas o difundidas para menoscabar el crédito en el mercado corresponde a los tribunales que conocen del conflicto en las instancias y la revisión casacional se circunscribe al control de la razonabilidad del llamado juicio de ponderación.» 226

En cualquier caso, para que quepa apreciar el ilícito de denigración (art. 9 LCD) es preciso que las manifestaciones realizadas sean aptas para menoscabar el crédito en el mercado. Por ello no constituyen un caso de demigración las manifestaciones realizadas en una sección de una revista dedicada a criticar en tono jocoso los errores de otras publicaciones (STS 22 de marzo de 2007 [RJ 2007, 1791]). Tampoco se considera que existe denigración al publicar unas cartas en Internet por un patrón de buque contando su mala experiencia al haber alquilado un barco a una empresa dedicada al alquiler de veleros. La STS de 22 de noviembre de 2010 (Caso Surcando Mares) declara que esa publicación no constituye denigración, sino que se trata de «unas manifestaciones de desahogo que no tienen entidad para constituir un acto lesivo de la reputación de la entidad afectada». Declaración ésta sorprendente, por cuanto pone de manifiesto que para que exista un supuesto de denigración tendría que probarse que tiene entidad suficiente para afectar a la reputación de la entidad supuestamente denigrada. B. Inducción a la infracción contractual (art. 14 LCD) Otra forma típica de perjudicar deslealmente a un competidor consiste en inducir a sus trabajadores, proveedores, clientes y otras personas vinculadas con él a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con ese competidor. Evidentemente la resolución del contrato anticipada y sin justa causa, cuando se trate de un contrato por tiempo determinado, constituye una modalidad indudable de infracción de obligaciones contractuales básicas. La inducción a una terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual por quien nada ha tenido que ver previamente con esa infracción contractual, no es por sí mismo un acto de competencia desleal, a no ser que vaya acompañada de otras actuaciones contrarias a la buena fe objetiva. En relación con este supuesto de competencia desleal, debe tenerse en cuenta que es normal que un trabajador abandone una empresa para pasar a ejercer su profesión en otra distinta que es competidora de la anterior (STS 28 septiembre 2005 [RJ 2005, 8889], Caso Agbar Mantenimiento). Este hecho no puede constituir por sí solo un acto de competencia desleal, a no ser que exista competencia ilícita por violarse un pacto de no competencia durante cierto tiempo posterior a la extinción del primer contrato (STS 11 octubre 1999 [RJ 1999, 7323], Caso Sadyfi, SA). Tampoco se puede impedir que el empleado que deja su trabajo constituya una sociedad que tenga una actividad en parte coincidente con la de la empresa en la que estaba trabajando (STS 14 de marzo de 2007 [RJ 2007, 2229], Caso Maitec Europe). Por regla general, declara la STS de 21 de febrero de 2012 (RJ 2012, 4630) que: «Por regla general la mera captación y trasvase de trabajadores de una empresa a otra que se va a fundar, o ya fundada, no constituye competencia desleal, como tampoco lo es el que un trabajador o directivo de una empresa pase a otra para ejercer la misma actividad profesional aprovechando su experiencia y conocimientos» . Como declara la STS de 23 de mayo de 2007 (RJ 2007, 3603, Caso Pagusa) «forma parte de la normalidad del mercado que las empresas traten de obtener trabajadores con experiencia, y ello tanto más en el inicio de su actividad empresarial, lo que normalmente supone que dichos trabajadores dejen de formar parte de la plantilla de otra, y no es maniobra desleal que la captación tenga lugar mediante el ofrecimiento de mejores condiciones económicas y/o laborales y/o personales». Ahora bien, si el profesional o trabajador que pasa de una empresa a otra trata de aprovecharse en la nueva empresa de elementos con valor competitivo de la empresa anterior a los que tuvo por su trabajo en aquélla y que no pueden considerarse integrados en sus conocimientos profesionales, entonces sí que puede existir una actuación considerada desleal (por ejemplo, STS 29 octubre 1999 [RJ 1999, 8164], Caso Bandesco, antes citada). Particularmente importante dentro de este supuesto consiste en la práctica que se produce en algunos casos, en virtud de la cual un competidor trata de impedir que otro participante en el mercado pueda seguir compitiendo normalmente, al hacer lo necesario para conseguir que todo el personal de un departamento o la mayor parte de él abandone la empresa para pasarse al competidor (Auto de AP de Madrid 1 julio 1996 [AC 1996, 1942], Caso Ernst & Young).

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En los casos en que un trabajador pasa de una empresa a otra, si está especialmente cualificado, puede en ocasiones dar lugar a competencia desleal al tratar de utilizar listas de clientes de la empresa en la que había trabajado, o tratando de obtener alguna ventaja a favor de la nueva empresa invocando la relación anterior que el trabajador o los trabajadores tenían con esos clientes cuando aquellos trabajadores prestaban sus servicios a la primera empresa. C. Venta a pérdida (art. 17 LCD) Por supuesto, dentro de un sistema competitivo cada participante en el mercado puede fijar libremente los precios de sus productos o prestaciones. Ése es el principio general. Pero puede haber determinados casos en que se venda con pérdida, lo cual no es normal en una actuación competitiva. Aun así la venta a pérdida, por sí sola, no puede cualificarse como actuación desleal. Puede haber razones objetivas que la justifiquen. Piénsese en el supuesto en que es necesario obtener con urgencia tesorería o en que existe un exceso de stocks que pone en peligro la viabilidad de la empresa. Pero hay supuestos en los que la venta a pérdida va claramente dirigida a perjudicar a un participante en el mercado, con el fin de desacreditar la imagen de sus productos o servicios (piénsese en la venta a pérdida de productos de clientela selecta) o pura y simplemente a excluir al competidor del mercado (STS 30 mayo 2005 [RJ 2005, 4245], Caso Autoescuela Pego). Es el supuesto que se produce cuando el competidor no puede seguir la guerra de precios con venta a pérdida y se ve forzado a abandonar el mercado. Este supuesto se da especialmente con frecuencia como modalidad de actuación subsumible bajo el abuso de posición dominante dentro del Derecho «antitrust» (art. 2 LDC). En otras ocasiones la venta a pérdida no tiene por objeto perjudicar directamente a un competidor, sino inducir a error a la clientela en general sobre el nivel de precios sobre el conjunto de productos o prestaciones que se ofrecen en el mismo establecimiento, y en tal caso habría que incluirlo en el grupo de supuestos que impiden el correcto funcionamiento del mercado. 3. ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL EN LAS RELACIONES CON CONSUMIDORES Y S Como ya se ha expuesto reiteradamente la Directiva sobre prácticas comerciales desleales ha tenido por objeto declarar la deslealtad de los actos que afectan a los consumidores y s. Por esa razón la LCD 2009 dedica todo el Capítulo III a las prácticas comerciales con los consumidores y s y en el artículo 19 atribuye la consideración de prácticas comerciales desleales con los consumidores y s, no sólo a las previstas en los artículos 21 a 31 LCD, que son prácticamente todas las incluidas en el Capítulo III, sino también a otras comprendidas en los artículos 4 (cláusula general), 5 (actos de engaño), 7 (omisiones engañosas) y 8 (prácticas agresivas). Esta enumeración de prácticas desleales con los consumidores y s que realiza el artículo 19 LCD sirve no sólo para establecer el cumplimiento por la LCD de lo dispuesto en la Directiva, sino además, porque las prácticas desleales con los consumidores y s pueden dar lugar también a la aplicación de sanciones istrativas en virtud de lo dispuesto en la LGDCU. Pues bien, la LCD 2009, siguiendo lo preceptuado por la Directiva, establece dos supuestos fundamentales de prácticas desleales en las relaciones con los consumidores y s, concretamente las prácticas engañosas y las prácticas agresivas. Y la sistemática utilizada es en ambos casos la misma. Primero se establece la norma de carácter general que sirve para determinar cuándo tiene lugar el comportamiento engañoso o agresivo y después se enumeran, en los artículos incluidos en el Capítulo III las listas de actos concretos que son considerados en todo caso como desleales por engaño o por agresividad. En esos artículos del Capítulo III lo que se ha hecho es distribuir entre diversos artículos grupos de actos desleales reunidos por referirse a un supuesto que sirve para integrarlos y que aparece en el rótulo de cada artículo. Esas enumeraciones de actos considerados desleales son las que se incluyen en la Directiva en el Anexo I, que comprende las largas listas de actos que se consideran desleales en cualquier circunstancia.

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A. Engaño (arts. 5 y 7 LCD) Los actos de engaño perjudican a todos los que participan en el mercado, tanto a competidores como a consumidores, en la medida en que se provoca una decisión de la clientela basada no en las prestaciones que realmente se ofrecen, sino en una presentación que induce a error. Por ello declara la STS, Sala 1ª, de 11 de febrero de 2011 (RJ 2011, 2349) que: «El artículo 7 de la Ley 3/1991 responde a la importancia que, para la transparencia del mercado, tiene una información veraz sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características... de los productos o ventajas ofrecidas, así como al peligro de que, con una información engañosa sobre esos datos, quede falseada la libre competencia.» Así pues la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión de las verdaderas, sobre las características de todo tipo de las prestaciones que se ofrecen, constituye un acto de competencia desleal. Para juzgar si el engaño existe hay que considerar en su conjunto el mensaje que se transmite a la clientela potencial, las circunstancias en que ese mensaje se hace llegar a esa clientela y las propias características de la clientela. En definitiva, existe engaño siempre que las indicaciones que se destinan a atraer a los clientes potenciales puedan inducir a error sobre las características de la prestación que se ofrece (STS 23 mayo 2005 [RJ 2005, 9760]), Caso Codorníu/Castellblanch). Es importante destacar que el engaño puede provenir de la omisión de datos que debería conocer el cliente potencial y que son relevantes para su decisión. La consideración de los actos de engaño como práctica desleal aparecía ya establecida en el artículo 7 LCD 1991, que sustancialmente establecía una regulación coincidente con la que ahora aparece en el artículo 5 LCD 2009, completada por el nuevo artículo 7 LCD 2009 que se refiere a las omisiones engañosas. La diferencia entre la regulación de la LCD 1991 y los artículos 5 y 7 de la LCD 2009 consiste en que la redacción de la LCD 1991 era mucho más sintética y estaba establecida en términos de carácter general sobre el engaño, a diferencia de lo que ocurre con los nuevos artículos 5 y 7 LCD 2009 que, siguiendo el texto establecido en la Directiva, son de carácter mucho más reglamentista y pormenorizado en detalles que no alteran básicamente lo que ya estaba establecido en la LCD 1991. Por ello sigue siendo útil la jurisprudencia que se había producido para la aplicación del artículo 7 LCD 1991. Según la STS de 19 de mayo 2008 (Caso «Yogurina» [RJ 2008, 3089]), no basta con que la denominación de un producto y la publicidad que de él se hace infrinja la regulación técnico-sanitaria vigente que exige que un producto tenga determinadas propiedades para ser denominado como tal producto, en los casos en que los consumidores de forma generalizada desconocen la norma vigente y no tienen interiorizado el concepto legal. Se trataba de una mayonesa y una margarina cuya publicidad rezaba «con yogur». El Tribunal declaró que no existe actuación desleal por engaño o error, «a menos que se demuestre la coincidencia entre la norma y el conocimiento de los consumidores sobre que no es yogur el derivado de la leche que no contenga en el momento de su comercialización la presencia viva de las bacterias que producen la fermentación». Para que la publicidad sea ilícita, por engañosa (derogado art. 4º LGPub), «basta con que pueda afectar a su comportamiento económico (de los destinatarios) o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor. De modo que no se exige la precisión, ni menos la prueba, de que se haya producido efectivo perjuicio en los destinatarios o de que fatalmente se pueda producir» (STS 25 abril 2006 [RJ 2006, 2201], Caso Imeco ). La STS 8 mayo 1997 (RJ 1997, 3876) (Caso Aquatronic) declara engañosa una publicidad en que se resaltan los peligros del cloro para desinfectar el agua de las piscinas, siendo así que el producto publicitado también contenía cloro. Importante en esta materia es la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades de fecha 11 de julio de 2013 que declara que puede constituir publicidad engañosa la utilización de un nombre de dominio en internet y en sentido contrario declara que no puede constituir publicidad engañosa el registro de un nombre de dominio. En relación con los actos de engaño es interesante la STJCE 5 abril 2001 (TJCE 2001, 105) (Caso Christina Bellamy ) que declara que el artículo 28 TCE no se opone a una normativa nacional que prohíbe hacer creer que un producto de marca posee características particulares, cuando todos los productos alimenticios similares poseen esas mismas características. En la nueva LCD 2009 se dedican a la delimitación de lo que son las prácticas desleales por engaño los artículos 5 (actos de engaño) y 7 (omisiones engañosas). 229

Como engaño se sigue considerando «cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aún siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios siendo susceptible de alterar su comportamiento económico», siempre que incida en alguno de los aspectos que menciona el propio artículo 5 y que se refieren en general a las características principales del bien o servicio que será objeto de la operación que se ofrece a los consumidores o a las características comerciales de la operación de que se trata, con referencia especialmente al precio y a los derechos del consumidor o . Se completa la noción del engaño como práctica desleal, estableciendo en el artículo 7 LCD la mención de que también se considera desleal «la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa», siendo «también desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica cuando no resulta evidente por el contexto. Tiene importancia en la regulación de las omisiones engañosas, lo dispuesto en el artículo 7.2 LCD 2009 al preceptuar que cuando el medio de comunicación utilizado «imponga limitaciones de espacio o de tiempo» «se tendrán en cuenta estas limitaciones y todas las medidas adoptadas por el empresario o profesional para transmitir la información necesaria por otros medios». Como puede apreciarse esa norma tiene gran trascendencia por cuanto permite adaptar la información que debe suministrarse al público destinatario del mensaje o del producto a las características del medio de comunicación. Naturalmente que esa adaptación a las limitaciones impuestas por el medio de transmisión del mensaje no podrá en ningún caso dar lugar a una información errónea por parte del público. La STJCE de 12 de mayo de 2011 (Caso Ving Sverige) declara que la expresión «invitación a comprar» definida por la Directiva (art. 2i) y que exige en el artículo 7 que en la invitación a comprar figuren las características principales del producto así como el precio, debe interpretarse en el sentido de que es suficiente que se indiquen de cualquier forma las características del producto y el precio de manera que el consumidor pueda adoptar una decisión comercial. Tal como están redactados los artículos 5 y 7 LCD 2009 se han incluido en el Capítulo II de la LCD, esto es entre las prácticas consideradas desleales por afectar a todos los que participan en el mercado. Para ello se ha hecho un cambio en relación con el texto de la Directiva, en el sentido de establecer la referencia a la información necesaria no al consumidor medio, como disponen los artículos 6 y 7 de la Directiva, sino sustituyendo esa referencia por otra «al destinatario de la información». Por lo tanto lo dispuesto en estos dos artículos sobre el engaño como práctica desleal es aplicable a todos los participantes en el mercado, los «destinatarios» de la información. Se mantiene así el mismo criterio que ya aparecía en la LCD 1991. Pero la nueva Ley se preocupa de declarar, para cumplir lo dispuesto en la Directiva, que esos artículos tienen la consideración de prácticas comerciales desleales con los consumidores y s. Estos artículos 5 y 7 LCD que delimitan con carácter general lo que debe considerarse como práctica engañosa a efectos de la competencia desleal se completan con los preceptos incluidos en el Capítulo III que incluyen, divididos en diversos artículos, las prácticas desleales por engaño que se considera que existen en cualesquiera circunstancias y en todo caso, en relación con los consumidores. Lo que ha hecho el legislador español ha sido, como ya se ha expresado antes, dividir en diversos artículos, del artículo 20 al 27 los actos de competencia desleal por engaño incluidos en el anexo I de la Directiva. Y como se ha dicho ya también, se han agrupado los actos considerados desleales en atención a determinados supuestos comunes a los distintos actos, que son los que aparecen en los rótulos de los respectivos artículos. Así el artículo 20 se refiere a las prácticas engañosas por confusión para los consumidores, entendida la confusión como el supuesto en que se induce a los consumidores a adquirir unos productos o servicios, tal como se ofrecen, creyendo que se adquieren los correspondientes a un competidor. No deja de ser sorprendente que la consideración como práctica desleal de la inducción a confusión con los bienes o servicios ofrecidos por un competidor, sea incluida en la Directiva y en la Ley como acto de engaño

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frente a los consumidores. Ciertamente el engaño existe, pero no parece dudoso que un interés especialmente relevante en este caso es del empresario competidor que sufre los efectos de la confusión. Es también sorprendente que junto al artículo 20 LCD 2009 cuyo rótulo es «prácticas engañosas por confusión para los consumidores» exista en el mismo capítulo de la Ley otro artículo 25, referente también a las «prácticas engañosas por confusión». Parece claro que cuando menos lo que existe en este punto en la Ley es una duplicidad innecesaria. En los artículos 21, 22 y 23 se incluyen enumeraciones relativamente largas de actos considerados desleales por inducir a engaño, referidos a aquellas ofertas o informaciones que inducen a error al consumidor o sobre los bienes o servicios que se ofrecen o los distintos elementos de las operaciones que se les proponen. Entre las prácticas comerciales desleales por engaño se incluyen dos supuestos que tienen relevancia por constituir casos con características especiales. Uno de ellos es el supuesto de «venta piramidal» que aparece en el anexo de la Directiva como número 14 y que consiste en proponer o promocionar un plan de venta piramidal «en el que el consumidor o realice una contraprestación a cambio de la oportunidad de recibir una compensación derivada fundamentalmente de la entrada de otros consumidores o s en el plan, y no de la venta o suministro de bienes o servicios». Como puede apreciarse es el caso en que se ofrece al consumidor ventajas económicas si hace que otros consumidores o s se incorporen como clientes al mismo tipo de operación que ellos han realizado como clientes del empresario efectuando la misma operación que ellos mismos han realizado. Y en el artículo 26 LCD 2009 se declaran desleales por engañosos las prácticas comerciales encubiertas. Este supuesto, que coincide fundamentalmente con el previsto en el número 11 del anexo de la Directiva se refiere a lo que tradicionalmente se denominaba «autenticidad de la publicidad», esto es la exigencia de que lo que constituye promoción o publicidad de un empresario debe presentarse como tal promoción o publicidad, constituyendo, por lo tanto un supuesto de competencia desleal la utilización de medios de información que aparentemente son independientes, cuando realmente se trata de actuaciones de un empresario para captar clientela. B. Prácticas agresivas (art. 8 LCD) Otro supuesto de competencia desleal que se produce frecuentemente es el de una conducta del profesional o empresario para intimidar a los clientes potenciales y forzarles a realizar alguna operación. Así ocurre, por ejemplo, cuando se atrae con ofertas de regalos a los clientes a un local determinado, del que prácticamente se les impide salir casi a la fuerza mientras no hagan el contrato o la adquisición que se les ofrece. En todos los casos en que no se respeta la libertad de elección del cliente, forzando su elección con actuaciones físicas o de coacción o que consisten en ponerle en unas circunstancias que dificultan especialmente su posible negativa a contratar, se incurre evidentemente en actos de competencia desleal. Esta modalidad específica de competencia desleal no aparecía recogida expresamente en la LCD 1991, pero no parecía dudoso que tales prácticas debían considerarse como contrarias a las exigencias de la buena fe objetiva. La principal aportación de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales ha sido precisamente la de tipificar como desleales las prácticas comerciales agresivas. A su delimitación con carácter general se dedica el artículo 8 de la LCD 2009, que se completa con el enunciado de diversos actos concretos de tales prácticas que se incluyen en el anexo I de la Directiva y han sido recogidos en los artículos 28 a 31 de la LCD. La noción general de las prácticas agresivas la establece el artículo 8 LCD en los siguientes términos: «Se considera desleal todo comportamiento que teniendo en cuenta sus características y sus circunstancias sea susceptible de mermar de manera significativa, mediante acoso, coacción, incluido el uso de la fuerza o influencia indebida, la libertad de elección o conducta del destinatario en relación al bien o servicio y por consiguiente, afecte o pueda afectar a su comportamiento económico».

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En general, por tanto, es agresiva cualquier práctica que dadas las circunstancias se traduzca en ejercer presión, psicológica, social o física sobre el consumidor o , al que se quiere imponer una operación determinada. En los artículos 28 a 31 se enuncian, pormenorizadamente, una serie una serie de prácticas concretas que se consideran que en todo caso son agresivas y por lo tanto desleales. Entre esas prácticas que siempre son desleales se encuentran algunas tan extendidas como las que consisten en realizar visitas no solicitadas al domicilio del consumidor o , ignorando sus peticiones para que el empresario abandone su casa o no vuelva a personarse en ella (art. 29.1 LCD), o también son desleales las propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, por fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia. Las prácticas agresivas pueden consistir también en crear una presión psicológica inspirando lástima al consumidor o . Así, por ejemplo, en el artículo 31 LCD, apartado 3 se establece como agresiva la práctica consistente en «informar expresamente al consumidor o de que el trabajo o el sustento del empresario o profesional corre peligro si el consumidor o no contrata el bien o servicio». 4. ACTOS QUE INCIDEN EN GENERAL EN LAS POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN EL MERCADO, IMPIDIENDO UN FUNCIONAMIENTO CORRECTO DEL MISMO Junto con los actos que son desleales por perjudicar directamente a una empresa determinada (por ejemplo creando confusión con ella o aprovechándose de los resultados de su inversión o de su trabajo), y los actos desleales por ir dirigidos a perjudicar específicamente a algún competidor (por ejemplo tratando de desacreditarle, y los actos desleales que afectan especialmente a los consumidores o s, cabe mencionar otro tipo de prácticas que sin afectar especialmente a determinados participantes en el mercado, impiden sin embargo que éste funcione correctamente. A. Venta a pérdida [art. 17.2 a) LCD] En algunos casos la venta a pérdida no tiene por objeto perjudicar a un competidor determinado, sino simplemente engañar a la clientela potencial sobre el nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento. En estos casos el acto desleal incide en el funcionamiento general del mercado. B. Discriminación injustificada (art. 16 LCD) También perjudica el funcionamiento del mercado el hecho de que un empresario aplique un tratamiento discriminatorio contra determinados clientes, cuando no está justificada esa discriminación. C. Abuso de situación de dependencia económica (art. 16 LCD modificado por Ley 52/1999, de 28 diciembre) En otros casos ocurre que determinadas empresas o consumidores se encuentran en situación de dependencia frente a otra empresa, al no tener alternativas de mercado que permitan a aquéllas prescindir de la relación con ésta. Esto ocurre, en particular, por ejemplo, en los supuestos de suministro de repuestos, materiales o servicios de asistencia técnica para determinados productos de marca. Pues bien, la empresa que abusa de esa situación de dependencia incurre en una actuación de competencia desleal. D. Violación de normas (art. 15 LCD) La libre competencia en el mercado parte de la base según la cual todos los competidores deben cumplir las obligaciones legales que les corresponden. Por ello quien compite violando las normas legales que debería cumplir se sitúa en una posición ventajosa frente al resto de los participantes en el mercado que compiten 232

con él. Ello justifica que el incumplimiento de normas, en especial las que rigen para la actividad económica competitiva en el mercado, constituya un supuesto concreto de competencia desleal. El artículo 15 LCD contempla dos supuestos distintos de carácter general, que constituyen casos de competencia desleal por infracción de normas, a los que se ha añadido posteriormente un supuesto muy concreto en que la violación de una normativa determinada se declara constitutiva de competencia desleal (contratación de extranjeros sin permiso de trabajo). Según el artículo 15.1 «se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa». Se trata, pues, de la infracción de normas jurídicas que no tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial. Para que se dé en este caso la deslealtad es necesario que concurran los siguientes requisitos (SAP Barcelona, sección 15, de 1 septiembre 1995). 1) que exista una infracción de leyes; 2) que el infractor obtenga en virtud de la infracción una ventaja competitiva; 3) que esa ventaja sea significativa, y 4) que el infractor se prevalga en el mercado de esa ventaja significativa. La norma establecida en el artículo 15.1 LCD ha sido interpretada por la STS de 24 junio 2005 (RJ 2005, 4927), Caso Affiches , con un criterio sumamente restrictivo y cuestionable. En efecto, la sentencia declara que «la mera infracción normativa no constituye por sí sola conducta desleal, ya que se exige que la ventaja competitiva represente efectiva ventaja significativa y al utilizar el artículo el término prevalerse, se está refiriendo a que ha de tratarse de ventaja real y no potencial, debiendo darse el necesario nexo causal entre la infracción y la ventaja alcanzada». Y posteriormente añade: «La deslealtad se integra cuando el infractor obtiene provecho efectivo del ahorro de costes que por razones legales ha de satisfacer y a efectos de diferenciarse y hacer frente de esta manera y con ventaja a la competencia, presentándose significativa cuando se produce desviación acreditada de la clientela de los competidores a su favor con tal práctica que la Ley sanciona». Parece claro que la exigencia de que la violación de normas haya producido una «desviación acreditada de la clientela» para considerar la existencia de competencia desleal es muy criticable. Si hay que esperar a que se haya desviado la clientela, entonces el mal producido por la competencia desleal será ya irreparable en la mayoría de los casos. Y además esa exigencia parece que contradice la noción general de competencia desleal como comportamiento contrario a la buena fe objetiva, sin que sea necesario que haya producido un daño o perjuicio demostrable. Así se declara en STS (Sala 1ª) de 16 de febrero de 2011 (RJ 2011, 3315) que el hecho de que un fabricante de chalecos reflectantes incumpla las normas que imponen determinadas condiciones técnicas no implica que pueda considerarse su actuación como competencia desleal, por cuanto la finalidad de la norma incumplida es garantizar la salud de los s y no se había probado en el proceso que el demandado hubiera obtenido una ventaja competitiva con la infracción. Con carácter general la STS de 24 julio 2012 (RJ 2012, 9003) declara, en relación con lo dispuesto en el artículo 15.1 LCD, lo siguiente: «Para que una conducta pueda considerarse acto de competencia desleal al amparo del art. 15.1 LCD , en primer lugar, es necesario que se haya infringido una norma jurídica que, si bien no necesariamente debe gozar de rango legal, si que debe reunir los caracteres de imperatividad, generalidad y coercibilidad. Además, no basta con la infracción de la norma, sino que es preciso que esta infracción normativa haya reportado al infractor una ventaja». El otro supuesto es el previsto en el artículo 15.2, según el cual actúa deslealmente el que infringe «normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial». En este caso la deslealtad se produce «per se», por la simple infracción de la norma que regula la competencia, sin que sea necesario demostrar que el infractor se haya prevalido en el mercado de la ventaja obtenida. 233

En dos sentencias del TS del año 2000 se declaró que no constituye acto de competencia desleal la apertura de farmacias sin respetar los horarios fijados por las normas colegiales. En los dos casos resueltos por las sentencias se imputaba particularmente la violación de normas a que se refiere el artículo 15.2 LCD. Pues bien, la STS 16 junio 2000 (RJ 2000, 5288) (Caso Farmacéuticos de Puertollano) declara que las normas a que hace referencia el artículo 15.2 LCD son normas reservadas a los poderes legislativos estatales como materia mercantil. Y la STS 13 marzo 2000 (RJ 2000, 1207) (Caso Farmacéuticos de Madrid ) declara que para la aplicación del artículo 15.2 lo importante es el contenido de la norma -y no su forma-. Lo determinante es que tenga por «objeto» la regulación de la actividad comercial. Y este objeto debe entenderse como objeto directo y no indirecto o reflejo. La STS 16 junio 2000 (RJ 2000, 5288) declaró con carácter general que las normas dictadas por los colegios profesionales (sobre horarios de apertura de farmacias) no constituyen normas a efectos de la aplicación del artículo 15 LCD. EL TDC (Resolución de 26 de febrero de 2004 [RJ 2004, 328]) declaró que constituye acto de competencia desleal por violación de normas (art. 15 LCD) la puesta a la venta como «Cava» de botellas de vino espumoso que no habían respetado el tiempo mínimo de fermentación en botella impuesto por el Reglamento de la denominación de origen, y al tratarse de una actuación que produjo un falseamiento sensible de la competencia en el mercado, sancionó la práctica al amparo de lo dispuesto en el art. 7 LDC. Esta misma doctrina es la que se establece en la STS de 23 mayo 2005 (RJ 2005, 9760), Caso Codorníu/Castellblanch. La Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su artículo 5º, añadió un apartado 3 al artículo 15 LCD, que se refiere a un supuesto muy concreto de competencia desleal por violación de normas, consistente en la contratación de extranjeros que no tengan permiso de trabajo obtenido conforme a lo dispuesto en la legislación sobre extranjería. E. Publicidad ilícita La LCD 2009 incluye a la publicidad ilícita entre los supuestos en que pueden ejercitarse las mismas acciones que contra los actos de competencia desleal (art. 32 LCD). Como ya se ha expresado anteriormente la LCD 2009 ha establecido una coordinación entre la propia LCD y la Ley General de Publicidad que no existía previamente. Es bien sabido que algunos de los supuestos de competencia desleal prohibidos se encontraban también en la Ley General de Publicidad, de manera que había una doble prohibición, lo cual tenía sus graves consecuencias a la hora de determinar qué acciones eran las que podía ejercitar el perjudicado. Con la LCD 2009 se han suprimido los supuestos concretos que daban lugar a la duplicidad, modificándose al efecto la Ley General de Publicidad. Ahora bien, la Ley General de Publicidad sigue declarando ilícita la publicidad en diversos supuestos, que no aparecen en la LCD 2009. En el artículo 3 LGPub se declara la ilicitud de la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución, y además se declara igualmente ilícito el supuesto en que la publicidad infringe lo dispuesto en la normativa que regule la publicidad de determinados productos, bienes, actividades o servicios (art. 3 LGPub). También se declara ilícita la publicidad subliminal. Especialmente importante en la práctica es la declaración de ilícita de la publicidad de materiales, productos sanitarios o cualesquiera otros productos que deben cumplir una serie de requisitos para su comercialización establecidos legalmente. Pues bien, en la práctica ocurre con frecuencia que al comercializar los productos o servicios que están sujetos a una reglamentación específica, no se respeta ésta, con la consecuencia de que la publicidad es ilícita y se equipara a la competencia desleal a los efectos del ejercicio de las acciones pertinentes.

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5. PUBLICIDAD COMPARATIVA (ART. 10 LCD) Especial relieve en el ámbito de la competencia desleal tienen los actos de comparación y entre ellos la denominada publicidad comparativa entre bienes, servicios u otras actividades de diversas empresas. Pues bien, el artículo 10 LCD 2009 establece los requisitos que deben concurrir para que la comparación pública, y específicamente la publicidad comparativa, sea lícita. Existe publicidad comparativa siempre que en una actividad publicitaria se comparen o se relacionen los productos, servicios o una empresa determinada con los productos o servicios de una empresa competidora o con la propia empresa competidora en sí misma considerada. La comparación tendrá lugar normalmente porque se indiquen diferencias o coincidencias entre los productos, servicios o empresas objeto de la comparación. Evidentemente, lo importante es que se transmita al público o a los destinatarios de la publicidad la comparación, cualquiera que sea la forma concreta en que ésta se plantee. Puede ser mediante un mensaje publicitario estricto, esto es, sin intervención de personas de ninguna clase, o puede ser en forma de manifestaciones personales de actores o personas contratadas para la realización del anuncio. No hay diferencia alguna sustancial entre el hecho de que el mensaje se transmita como tal mensaje objetivo o que ese mensaje se ponga en boca de personas contratadas al efecto. La publicidad comparativa es potencialmente peligrosa como instrumento competitivo, porque a través de ella es fácil desacreditar a los competidores o a sus productos, o aprovecharse de la reputación adquirida por éstos. Pero, desde otra perspectiva, esa publicidad comparativa, si está correctamente realizada, tiene la ventaja de transmitir a los consumidores las diferencias o coincidencias entre los productos que compiten en el mercado, proporcionando así una información que de otra manera no sería tan fácilmente accesible. Por esa razón declara la STPi 28 marzo 2001 (Caso Institut des mandataires agréés prés l'Office européen des brevets ) que la prohibición de la publicidad comparativa en un código de conducta de una asociación de profesionales liberales (agentes de patentes) restringe la competencia y cae por tanto bajo la prohibición del artículo 81 TCE (actualmente art. 101 TFUE). Así pues, se ite en general la comparación y en concreto la publicidad comparativa, pero se imponen exigencias especiales para considerarla lícita. No sólo se exige, con carácter general, que no sea engañosa, no dé lugar a confusión, ni desacredite, ni denigre, sino que además, se exige con carácter específico que los bienes o servicios que se comparen satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad y que la comparación se refiera a características esenciales y pertinentes de los productos y que esas características que se invocan en la comparación sean objetivamente verificables y representativas de los bienes o servicios comparados. Si no se cumplen esos requisitos la publicidad comparativa sería desleal, porque o bien sería engañosa o denigratoria. La STS 8 mayo 1997 (RJ 1997, 3876) (Caso Aquatronic) declara que es publicidad comparativa e ilegal la que consiste en comparar el producto propio para desinfectar el agua de piscinas frente a los productos que tienen la misma utilidad, resaltando los peligros del cloro, siendo así que el producto publicitado también contenía cloro, por lo que la comparación no se apoyaba en características esenciales y objetivamente demostrables. Por el contrario, la STS 24 febrero 1997 (RJ 1997, 1195) (Caso Pepsi-Cola), declaró que un anuncio en que aparecía un cantante de «rap» que consume Pepsi-Cola y que cambia su ritmo para pasar a música melódica, con desencanto de su audiencia, cuando consume un vaso de otro refresco de cola no identificado, y que vuelve a cantar con ritmo para entusiasmo de su audiencia después de volver a beber Pepsi-Cola, no constituía publicidad comparativa denigratoria para Coca-Cola porque no se mencionaba a Coca-Cola y, además, porque el pasar de un ritmo de música «rap» a otro de música melódica no supone ningún descrédito o denigración. Tal valoración del TS es difícilmente isible. En la jurisprudencia comunitaria la STJCE de 25 de octubre de 2001 (TJCE 2001, 295) (Caso Toshiba) declaró que puede considerarse publicidad comparativa la inclusión, en el catálogo de piezas de repuesto y de materiales consumibles destinados a las máquinas de un determinado fabricante, de las referencias que ese mismo fabricante atribuye a las piezas de repuesto y a los materiales consumibles que él mismo comercializa, y que esa publicidad comparativa es lícita salvo que la utilización de las referencias de los 235

productos originales se haga de forma que el proveedor saque indebidamente ventaja de la reputación de esas referencias, lo que no ocurre en la medida en que el uso de esas referencias, que son signos distintivos, sea necesaria para poder competir. La misma doctrina de la sentencia a la que acaba de hacerse referencia se contiene en la STJCE de 23 de febrero de 2006 (Caso Siemens/VIPA), declarando que es lícita la actuación de un fabricante que utiliza en sus catálogos el elemento central de un signo distintivo de un fabricante competidor muy conocido, cuando se trata de productos dirigidos a un público especializado y el signo utilizado consiste en un sistema de números de pedido, de manera que la utilización de esos números hace conocer al público la existencia de una equivalencia de las características técnicas de los dos productos que se relacionan, que eran componentes para autómatas programables. La referencia al número de pedido de Siemens iba siempre precedida de la denominación VIPA del fabricante, que indicaba, además, en el catálogo que los números de pedido correspondían a los módulos de programación de Siemens. Y en la STJCE de 12 de junio de 2008 (Caso 02 Holdings) se declara que el titular de una marca registrada no puede impedir el uso por un tercero, en una publicidad comparativa, de un signo similar a esa marca para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que está registrada la marca mencionada, cuando ese uso no hace nacer en el espíritu del público un riesgo de confusión. Importante es también la declaración que hace la STJCE de 18 de junio de 2009 (Caso L'Oreal) según la cual el objeto del art. 3 bis, apartado 1, letra h de la Directiva 84/450 sobre publicidad comparativa, «... es prohibir que el anunciante muestre en la publicidad comparativa el hecho de que el producto o el servicio que comercializa es una imitación o una réplica del producto o del servicio de marca». Esa declaración jurisprudencial aparece ya como disposición legal en la LCD 2009, en el artículo 10, apartado d) que establece que «no podrán presentarse bienes o servicios como imitaciones o réplicas de otros a los que se aplique una marca o nombre comercial protegido». XI. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTA Una de las novedades más importantes del nuevo texto de la Ley de Competencia Desleal está constituido por los artículos que se refieren a los códigos de conducta. El núcleo de esa nueva regulación está integrado por los artículos 37 a 39 que se encuadran dentro del Capítulo V, cuyo epígrafe es precisamente «Códigos de conducta». Pero también aparecen otras normas referidas precisamente a esa materia. Es el caso del artículo 5, cuyo apartado 2 declara desleal el hecho de que un empresario o profesional que indica en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta y, sin embargo, incumple los compromisos asumidos en ese código. Y el artículo 21, cuyo epígrafe es «Prácticas engañosas sobre códigos de conducta u otros distintivos de calidad», también declara desleales por engañosas prácticas comerciales que afirman, sin ser cierto, la vinculación de un empresario o profesional a un código de conducta o el refrendo por organismos públicos, bien de un código de conducta, bien de la aprobación por un organismo público o privado de determinadas prácticas, cuando esa aprobación o aceptación no ha tenido lugar. Surge, sin embargo, una problemática de carácter conceptual al tratar de esta materia. Ello es así porque la nueva Ley de Competencia desleal trata de establecer como deben aplicarse, en el caso de que existan, los códigos de conducta; pero los antecedentes de la Unión Europea, que se citan en la propia Exposición de motivos de la ley, lo que han regulado son los procedimientos extrajudiciales para la solución de litigios en materia de consumo. Y es que la referencia a los códigos de conducta es equívoca. El punto de partida tiene que ser el de itir, como hacen los antecedentes comunitarios, la posibilidad de procedimientos extrajudiciales para la solución de los litigios en materia de consumo. En definitiva, lo que se viene a reconocer es la posibilidad de autorregulación por parte de los empresarios o profesionales para hacer frente a la problemática de las reclamaciones de consumo. Los códigos de conducta no son sino una parte 236

importante, pero no la única, de los sistemas de autorregulación de los sectores económicos. En efecto, la autorregulación significa que hay una pluralidad de empresarios o profesionales que participan voluntariamente en un sistema de autorregulación, que implica, por una parte, el establecimiento de un código de conducta, y por otra, la constitución de un órgano para la aplicación de ese código de conducta de una manera eficaz, independiente y equitativa. El código de conducta por sí solo no soluciona el problema de las reclamaciones de consumo; tiene que haber un órgano con poder suficiente para imponer las decisiones que se adopten cuando una de las empresas o profesionales afiliados incumple lo dispuesto por el código de conducta. Por ello, las referencias que se hacen en la Ley a los códigos de conducta son referencias implícitas a los sistemas de autorregulación de los empresarios o profesionales. La Ley no define lo que son los códigos de conducta, lo cual no deja de ser sorprendente si se tiene en cuenta que la Directiva sobre prácticas comerciales desleales si que da una noción, que evidentemente debe servir para la aplicación de la ley española. Según el artículo 2, f) de la Directiva, hay que entender por «código de conducta» un «acuerdo o conjunto de normas no impuestas por imposiciones legales, reglamentarias o istrativas de un Estado miembro en el que se define el comportamiento de aquellos comerciantes que se comprometen a cumplir el código en relación con una o mas prácticas comerciales o sectores económicos concretos» y a continuación la Directiva define también al «responsable del código» considerando como tal «cualquier entidad, incluido un comerciante o grupo de comerciantes, que sea responsable de la elaboración y revisión de un código de conducta y/o supervisar su cumplimiento por quienes se hayan comprometido a respetarlo». Obsérvese, por lo tanto, que el código de conducta tiene que ser asumido voluntariamente por una pluralidad de empresarios o profesionales que se obligan a aplicar unas normas que mejoran o completan lo dispuesto en las disposiciones legales para la protección de los consumidores. A menudo el código es sectorial y por tanto ayuda a desarrollar lo que deben considerarse como prácticas leales en el sector económico de que se trate. Pero es que en el propio artículo 37, apartado 4 se menciona lo que es fundamental, que es el reconocimiento de los sistemas de autorregulación en los que hay que establecer órganos independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas. Por ello se dispone que «deberán establecerse sistemas eficaces de resolución extrajudicial de reclamaciones que cumplan los requisitos establecidos en la normativa comunitaria y, como tales, sean notificados a la Comisión Europea, de conformidad de lo previsto en la resolución del Consejo de 25 de mayo del 2000 relativo a la red comunitaria de órganos nacionales de solución extrajudicial de litigios en materia de consumo o cualquier exposición equivalente». De la regulación de este artículo 37 resulta, por tanto, que los códigos de conducta deben ser asumidos voluntariamente por una pluralidad de empresarios o profesionales, que por su contenido deben mejorar la protección de los consumidores en su ámbito de aplicación, y que deben dotarse de órganos independientes de control para asegurar el cumplimiento eficaz de los compromisos asumidos por las empresas adheridas. Plantea, además, otro problema el artículo 37 en su apartado 5 al disponer que «el recurso a los órganos de control de los códigos de conducta en ningún caso supondrá la renuncia a las acciones judiciales previstas en el artículo 32», que es el artículo donde se enuncian las diversas acciones que pueden ejercitarse contra los actos de competencia desleal. Ese precepto lo que viene a hacer es a asumir la idea manifestada reiteradamente en los antecedentes comunitarios de la materia en el sentido de que los sistemas extrajudiciales de resolución de litigios no pueden tener como objeto sustituir al sistema judicial. El artículo 38 LCD 2009 prevé la posibilidad de ejercitar acciones frente a los códigos de conducta «que recomienden, fomenten o impulsen conductas desleales o ilícitas» en cuyo caso pueden ejercitarse acciones de cesación y rectificación previstas en el artículo 32.1.2ª y 4ª». 237

Entre los afiliados al sistema de autorregulación debe aplicarse la exigencia de la reclamación previa, puesto que ambas partes han prestado su afiliación al sistema, pero no cabe imponérselo a quien no tiene vinculación alguna con el código de conducta. Otro precepto que establece la Ley con una regulación dirigida específicamente a los códigos de conducta es la prevista en el artículo 21 que reputa desleales por engañosas las prácticas comerciales que afirmen sin ser cierto que el empresario o profesional está adherido a un código de conducta, que un código de conducta ha recibido el refrendo de un organismo público o cualquier otro tipo de acreditación o que un empresario o profesional actúa en relación con un bien o servicio aprobado o autorizado por un organismo público o privado. En estos casos el hecho de afirmar en el mercado vinculaciones con códigos de conducta, vinculaciones con organismos públicos o privados o aprobación por organismos, cuando tales afirmaciones no son ciertas, todo ello constituye una práctica engañosa y como tal desleal. XII. MODELO DE COMPETENCIA QUE SUBYACE A LA ENUMERACIÓN DE SUPUESTOS CONCRETOS PROHIBIDOS A la enumeración de supuestos concretos de competencia desleal subyace un modelo de competencia que conviene explicitar, por cuanto no sólo sirve para entender mejor la regulación legal, sino además para interpretar y aplicar la cláusula general delimitadora de la competencia desleal prohibida. Cabría enunciar las siguientes características del modelo competitivo en cuestión: claridad y diferenciación de las ofertas; actuación de los oferentes en el mercado basada en su propio esfuerzo; respeto de la legalidad; prohibición de la arbitrariedad, y protección especial y libertad de decisión de los consumidores. A) La claridad y diferenciación de las ofertas exige que éstas se hagan de manera que los clientes potenciales puedan conocerlas en su verdadero contenido y con posibilidad de diferenciar las diversas ofertas entre sí. Solamente si las ofertas están claras y aparecen diferenciadas podrá el cliente potencial compararlas y elegir entre ellas. Por ello se prohíben todos los comportamientos que, al afectar a esa claridad y diferenciación de las ofertas, privan o dificultan a los clientes potenciales el conocimiento de elementos esenciales para su decisión. Ésa es la razón por la que se prohíben las actuaciones que tienden a engañar o a confundir a la clientela, comprendiendo todas las modalidades de engaño y de confusión: creación de una impresión falsa sobre lo que se ofrece en cuanto a sus características, precio, condiciones de adquisición, etc.; utilización de técnicas dirigidas a enmascarar o apreciar más difícilmente los precios, tales como las primas o los precios de un establecimiento; intento de confundir a la clientela sobre la procedencia de ofertas distintas, tratando de hacer difícil la diferenciación entre ellas; intento de crear la falsa apariencia de vínculos realmente inexistentes con otros operadores económicos. Por eso la publicidad comparativa se ite en la medida en que sirva para clarificar y diferenciar las ofertas. En definitiva, la exigencia de claridad y diferenciación de las ofertas se vincula al objetivo de conseguir transparencia en el mercado. B) Se parte, además, de la premisa según la cual la actuación de los oferentes en el mercado debe basarse en su propio esfuerzo. Eso implica, en primer término, que las ofertas que se hacen deben ser fruto del propio esfuerzo de sus autores. Se considera, por tanto, que cada operador económico que participa en el mercado debe esforzarse por hacer las mejores ofertas posibles para competir con los demás y sin pretender apropiarse del resultado del esfuerzo de esos competidores. Por eso las ofertas no pueden tratar de aprovecharse del prestigio de las de otros participantes en el mercado. Así la STS 3 febrero 2005 (RJ 2005, 1835) (Caso Directorio de recursos humanos) declara, al tratar de un supuesto de competencia desleal que «la cuestión debatida se refiere sólo al conocimiento de si la recurrente ha respetado el principio de competencia basado en las propias prestaciones». Y la STS 21 octubre 2005 (RJ 2005, 8274), Caso Jacadi, declara que la competencia no es leal cuando «se obtengan logros no por el 238

esfuerzo propio, sino por la apropiación de los así conseguidos por los demás (SS. 14 julio 2003 [RJ 2003, 4634] y 3 febrero 2005 [RJ 2005, 1458]». Ciertamente que esta exigencia de que las ofertas que se hacen sean fruto del propio esfuerzo no significa que no se puedan tener en cuenta las ofertas de los competidores. Al contrario, cada operador económico se esforzará precisamente teniendo en cuenta las ofertas de los competidores y considerando los elementos de las mismas que tienen impacto en la clientela. Esto significa que cada operador económico tomará de las ofertas competidoras aquellos elementos que, sin estar protegidos por derechos exclusivos de propiedad industrial o intelectual, pueda considerar útiles para integrarlos en sus propias ofertas. En este sentido, no puede olvidarse que la libre imitación de aquello que no es objeto de un derecho exclusivo es precisamente una característica del sistema competitivo y que ésa es la razón de ser de los derechos exclusivos de propiedad industrial y derechos de autor. Esa continua interacción entre las ofertas de los competidores es consustancial a la competencia; pero partiendo siempre de la idea de que cada competidor hace su propio esfuerzo, en el que se integran las reacciones ante las ofertas de los demás y su impacto en el mercado. Pero lo que no se ite es la apropiación pura y simple del esfuerzo ajeno, no mediante la imitación sino mediante la reproducción de las ofertas rivales (STS 3 febrero 2005 [RJ 2005, 1835], caso Directorio de recursos humanos); especialmente cuando se hace gracias a la utilización de medios técnicos de reproducción de la obra ajena (STS de 8 de octubre de 2007 [RJ 2007, 6805]), o sistemáticamente. Del mismo modo que no es isible la explotación de secretos empresariales obtenidos con violación de pactos de confidencialidad, o de ideas ajenas ofrecidas igualmente con pacto de reserva. Por otra parte, la exigencia de que la actuación de los operadores económicos se basa en su propio esfuerzo, significa también que ese esfuerzo debe ir dirigido a mejorar sus ofertas, pero no a atacar a los competidores. Por eso se prohíbe la inducción a la infracción contractual de clientes, proveedores o trabajadores de empresas rivales; así como la denigración, salvo cuando puede probarse y sirve para clarificar las ofertas y contribuye a la transparencia del mercado. Cabe, pues, afirmar en este punto que el modelo de competencia se basa en que los operadores económicos dirijan su actuación a conseguir su autoafirmación en el mercado mediante la captación de la clientela gracias a la bondad de sus ofertas; no como consecuencia indirecta del ataque a los competidores. Por ello, las actuaciones que implican directamente a un competidor, tales como la denigración o la publicidad comparativa, sólo son isibles en la medida en que sirvan para clarificar las ofertas que concurren en el mercado. C) Un tercer principio consiste en la exigencia de que los operadores económicos cumplan la legalidad vigente, pues sólo de esa manera pueden competir en condiciones de igualdad. Si un empresario ha de competir con otros de la denominada «economía sumergida», es indudable que se encontrará en condiciones de inferioridad, puesto que los costos de quienes no cumplen la normativa laboral o fiscal son muchísimo menores. En un sistema jurídico que funcionara correctamente no debería ser necesario acudir a la acción por competencia desleal para impedir la situación de desigualdad resultante del incumplimiento de la legalidad vigente. La propia istración pública, actuando de oficio o en virtud de denuncia, debería imponer el respeto a las leyes. Mas como eso no es siempre así, es por lo que se considera que los competidores afectados deben estar legitimados para ejercitar la acción de competencia desleal con el fin de poner término a la actuación ilegal, que distorsiona la situación competitiva en el mercado. D) A los operadores económicos se les prohíbe la arbitrariedad en su actuación en el mercado. Esto implica que no puede discriminarse injustamente entre los clientes, ni tampoco pueden imponerse condiciones abusivas a los clientes que no tienen otras alternativas de suministro o de relación de las operaciones que necesitan. Este último supuesto es sustancialmente similar a la prohibición del abuso de posición dominante en el Derecho «antitrust». La diferencia está en que la posición dominante se refiere al conjunto del mercado, 239

de manera que el interés protegido es ante todo un interés público en el funcionamiento del mercado globalmente considerado. Sin embargo, en el caso de abuso sobre la clientela cautiva, cuando no existe una posición dominante de mercado, la prohibición no responde ya al interés público en el funcionamiento del mercado en su conjunto, sino que cobra mayor relevancia la exigencia de un comportamiento correcto en el mercado y la protección de los intereses particulares afectados. E) Y, por último, cabe mencionar el principio más importante y, por ello, más evidente. Es decir, la exigencia de proteger especialmente y garantizar la libertad de decisión de los consumidores. Todo el sistema competitivo de economía de mercado se basa en la libertad de decisión de los consumidores entre las diversas ofertas competidoras. Sin esa libertad de decisión el sistema no puede existir. Y es precisamente para favorecer esa libertad para lo que se pretende asegurar que las ofertas lleguen al consumidor de forma clara y diferenciada. Por consiguiente, toda actuación que limite o impida la decisión libre de los consumidores es, en principio, incompatible con el modelo que trata de proteger la regulación sobre competencia desleal. Ésa es la razón por la que las conductas agresivas que tratan de imponer a los consumidores la realización de ciertas operaciones constituyen casos evidentes de competencia desleal, como dispone la LCD 2009 en los artículos 8 y 28 a 31. Debe destacarse que la prohibición de las prácticas agresivas se integra dentro del principio más amplio de protección especial a los consumidores y s frente a las prácticas desleales, que aparece claramente expuesto en la LCD 2009, siguiendo en este punto lo dispuesto en la Directiva sobre prácticas comerciales desleales. XIII. ACCIONES Y PROCEDIMIENTO 1. PROCEDIMIENTO SUMARIO Y MEDIDAS CAUTELARES En materia de competencia desleal, como en tantas otras, son fundamentales los aspectos procedimentales para que la regulación sustantiva sea realmente eficaz. Y hay varias cuestiones relacionadas con el ejercicio de las acciones y el procedimiento que, por su trascendencia en esta materia, tienen que ser mencionadas. En primer término, las acciones ejercitables tienen que ir dirigidas básicamente a conseguir tres finalidades diversas: a) Impedir que comience o hacer que cese la actuación que constituye competencia desleal; b) remover los efectos de la competencia desleal ya realizada, y c) resarcir los daños y perjuicios causados. De estas tres clases de acciones, la más importante es, sin duda, la que trata de impedir que se realice o que continúe la actuación de competencia desleal. La razón consiste en que, en la mayoría de los casos, no es posible reparar adecuadamente, «a posteriori», las consecuencias dañosas de una competencia desleal. Ello es así porque la competencia desleal afecta a la posición competitiva de una empresa en el mercado, y al ser esa posición competitiva una situación de hecho, no podrá ser nunca restituida por una sentencia. Esa sentencia podrá, en el mejor de los casos, paliar alguno de los efectos perjudiciales. Por eso es también fundamental que la resolución imponiendo la cesación pueda obtenerse rápidamente, por un procedimiento acelerado. En este sentido hay que distinguir lo que puede ser un procedimiento sumario de lo que es un procedimiento para el otorgamiento de medidas cautelares. El procedimiento sumario debe ser un procedimiento rápido de tipo interdictal, que permita obtener en poco tiempo una resolución imponiendo la no iniciación o la cesación de la competencia desleal, aunque no tenga la fuerza de cosa juzgada. De esa manera es posible poner fin de manera inmediata -y a menudo definitiva- a los comportamientos cuya incorrección es evidente. Si aquel a quien se impone la cesación no está conforme con ella, podría, en su caso, ejercitar la correspondiente acción en el procedimiento ordinario. Y la experiencia demuestra que en la inmensa mayoría de los casos no lo haría.

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Distinto es el procedimiento de medidas cautelares, en cuanto la resolución sobre éstas está vinculada al posterior desarrollo del correspondiente procedimiento ordinario. Ello hace que, aunque se otorgue la medida cautelar -que puede consistir en la cesación-, no se ponga fin al litigio. Por tanto, el procedimiento sumario y el procedimiento de medidas cautelares tienen consecuencias diversas, que no pueden confundirse, y que debieran ser adecuadamente coordinadas. En la legislación española sólo se prevén las medidas cautelares, pero no un procedimiento sumario, como sería deseable. Es decir, que las medidas cautelares han de solicitarse vinculadas siempre a la iniciación o continuación de un procedimiento ordinario. El procedimiento para la adopción de medidas cautelares está regulado en los artículos 721 y ss. de la LECiv (Tít. VI del Lib. III), debiendo tenerse en cuenta que la LECiv derogó los artículos 23, 25 y 26 de la LCD y 29, 30 y 33 LGPub. 2. ACCIONES ESTABLECIDAS EN LA LCD 2009 Antes de la promulgación de la LCD 2009 existía un problema debido al hecho de que la LCD 1991 y la LGPub regulaban supuestos coincidentes de competencia desleal y establecían procedimientos judiciales con requisitos diversos. Esto hacía que se discutiera a nivel teórico y se planteara en la jurisprudencia la forma de aplicar las acciones establecidas en las dos leyes. La LCD 2009 ha terminado con este problema al excluir del texto de la LGPub los supuestos concretos de publicidad que coinciden con los de competencia desleal incluidos en la LCD 2009. Así pues, ha desaparecido la duplicidad de los supuestos de competencia desleal y solamente se mantiene la normativa que prohíbe la publicidad ilícita, que no comprende los casos típicos de competencia desleal. Además, ha desaparecido también la regulación de las acciones ejercitables de la LGPub después de la modificación del año 2009. En este sentido es fundamental lo dispuesto en el artículo 32.1 LCD 2009, según el cual «contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones». Y las acciones que se enuncian en ese artículo son en primer término la acción declarativa de deslealtad y la acción de cesación de la conducta desleal, de prohibición de su reiteración futura o de prohibición si la conducta no se ha puesto todavía en práctica. En segundo término se prevén las acciones de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal o de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, para los supuestos en que ya se haya producido la actuación de competencia desleal. Estas acciones de cesación o de remoción de los efectos de la actuación ilícita tienen gran importancia. En efecto, dada la celeridad con la que evoluciona la situación competitiva en el mercado, las resoluciones judiciales dirigidas a incidir en esa situación sólo tienen sentido mientras tal situación se mantenga; una vez que la situación ha cambiado, la resolución judicial que se adopte habrá perdido en gran parte su sentido, al referirse a una realidad que ha dejado de existir. En tales casos lo único que podrá ser útil es el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. Ocurre aquí igual que con la acción de cesación, esto es, que en la inmensa mayoría de los casos la resolución correspondiente debiera dictarse en un plazo muy breve, gracias a la existencia de un procedimiento judicial acelerado, para el cual en nuestro ordenamiento sólo está previsto el cauce de las medidas cautelares. Por último, las acciones dirigidas a conseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados (art. 32.1.5ª LCD 2009) sólo pueden ejercitarse si ha concurrido culpa o dolo en quien incurrió en competencia desleal o en la publicidad ilícita. En cualquier caso las acciones dirigidas a conseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados suscitan también diversos problemas. 241

El más grave de todos consiste en que nunca será posible determinar con precisión los daños y perjuicios ocasionados, si se exige la prueba de que éstos son el resultado directo y exclusivo de la conducta ilícita. La relación de causalidad estricta que en algunos ordenamientos jurídicos, como el español, se exige entre el acto ilícito y los daños y perjuicios ocasionados por él tiene su origen y su sentido con referencia a los daños ocasionados en las cosas materiales, pero en el ámbito de la competencia desleal el mantenimiento de ese criterio conduce, de hecho, a negar la posibilidad de conseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados. Por ello debería atribuirse a los jueces un cierto margen de discrecionalidad, que, por lo demás, tiene ya sus antecedentes en otras materias en las que tampoco es posible exigir una estricta relación de causalidad entre el acto ilícito y el daño causado. Tal es el caso en los supuestos de daño moral o de violaciones a los derechos al honor, a la intimidad o a la propia imagen. En línea con este planteamiento la STS 23 diciembre 2004 (RJ 2005, 81) (Caso Recreativos Franco) declara que la existencia de daños y perjuicios resulta en casos de competencia desleal «del propio comportamiento ilícito enjuiciado, ya que difícilmente puede concebirse un aprovechamiento no provechoso o una deslealtad en el mercado para un competidor que no perjudique económicamente a éste». En la STS citada se reconoce «incluso la posibilidad de daño moral itida por esta Sala en su Sentencia de 18 de febrero de 1999 (RJ 1999, 660) al resolver un recurso de casación en materia de marcas siendo demandante una persona física». En tal sentido cabría imaginar la fijación de criterios referidos al volumen de negocio de las empresas implicadas con referencia a los productos o servicios afectados por los actos de competencia desleal, bien fijando un porcentaje máximo, al que pueda llegar el resarcimiento, bien un porcentaje mínimo. Distinto tratamiento debe tener el caso en que la competencia desleal ha consistido en la explotación indebida de un elemento sobre el que la empresa perjudicada tenía una exclusiva de hecho, tal como ocurre, por ejemplo, con los secretos industriales. En tales supuestos podría aplicarse el mismo criterio que es normal en materia de infracción de patentes o de marcas, esto es, los beneficios que haya obtenido el infractor gracias a la explotación del objeto protegido o los que hubiera podido obtener el perjudicado si la explotación ilegal hubiera sido realizada por él. A este tratamiento diferenciado se refiere la LCD 2009 al establecer en el artículo 32.1.6ª, sólo para estos casos, la acción de enriquecimiento injusto. Es discutible, sin embargo, la implantación de esta nueva acción, tomada del Derecho alemán, y que no se corresponde dentro del ordenamiento jurídico español con la acción de enriquecimiento injusto regulada en el Código Civil. Cabe pensar, por ello, que para llegar al mismo resultado previsto por el legislador español al regular esta nueva acción, habría servido la acción general de indemnización de daños y perjuicios, aunque matizada en cuanto a su aplicación con criterios como los que rigen en materia de patentes o de marcas. En los casos en que se condene al demandado a la cesación o a la remoción de los efectos de la competencia desleal, la sentencia puede «si lo estima procedente y con cargo al demandado, acordar la publicación total o parcial de la sentencia, o cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora». Esta posibilidad de publicar la sentencia condenatoria es muy importante en la práctica, por cuanto afecta a la imagen de la empresa condenada en el mercado. La publicidad de la sentencia debe imponerse en unos términos que no sean desproporcionados. Así se ha considerado que es un coste desproporcionado el de publicar la sentencia completa en dos diarios de tirada nacional, siendo suficiente para la función resarcitoria de esa medida, la publicación, en un solo diario de tirada nacional, de un resumen de la parte dispositiva del fallo que ha ganado firmeza (STS, Sala 1ª, de 11 de febrero de 2011 [RJ 2011, 2349]). Por lo que se refiere a la legitimación activa, están legitimados no sólo los empresarios competidores directamente afectados por la competencia desleal, sino también los consumidores, las asociaciones de consumidores y empresariales, e incluso los órganos de la istración. Obsérvese que en los supuestos de competencia desleal establecidos en interés de los consumidores y s se ite la legitimación activa de los empresarios competidores.

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Pero naturalmente esa legitimación es diferente según las diversas acciones que pueden ejercitarse. Las acciones de cesación en sentido amplio (prohibición de iniciación o cesación propiamente dicha) o de remoción de efectos pueden ser ejercitadas por todos los participantes en el mercado que puedan sentirse afectados por la conducta incorrecta, o por las asociaciones empresariales o profesionales, o de consumidores o para protección de los consumidores (art. 33 LCD 2009), o por los órganos de la istración pública, como el Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes en las Comunidades Autónomas o en los estados de la Unión Europea, así como el Ministerio Fiscal (art. 33 LCD 2009). Sin embargo, las acciones de indemnización sólo pueden ser ejercitadas, como es obvio, por quienes hayan sufrido en sus propios patrimonios los daños y perjuicios resultantes del comportamiento ilícito (art. 33 LCD 2009). Ahora bien, la experiencia demuestra que, en general, el consumidor aislado no ejercita las acciones que le corresponden para reclamar los daños y perjuicios a cuyo resarcimiento pueda tener derecho. Esto suele ser así porque la cantidad a reclamar no compensa los problemas y riesgos que el ejercicio de la acción implica. Pero, sin embargo, globalmente considerados los daños y perjuicios causados a los consumidores, en su conjunto las cantidades a resarcir pueden suponer cifras muy elevadas. Por ello, la LCD 2009 en su artículo 33.1 se remite a la legitimación activa que establece el artículo 11 LCE para las asociaciones de consumidores para ejercitar las acciones de resarcimiento a favor del conjunto de sus asociados que hayan sido perjudicados, o en legitimar a algún órgano de la istración para que, previos los anuncios pertinentes para que se identifiquen los consumidores perjudicados y que pretendan obtener resarcimiento, ejercite la acción en favor de éstos. Hay que señalar que los Juzgados de lo mercantil son competentes para las acciones tanto en materia de propiedad industrial e intelectual como en materia de competencia desleal (LORC art. 2.7 que incorpora el art. 86 ter a la LOPJ). Las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; pero, en cualquier caso, esas acciones prescriben por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto (art. 35 LCD). Es frecuente, sin embargo, que las actuaciones de competencia desleal se desarrollen de forma continuada durante un cierto período de tiempo. En tal caso el plazo de prescripción de las acciones por competencia desleal comienza a computarse desde el momento en que finalizó esa actuación (STS 16 junio 2000 [RJ 2000, 5288], Caso de los Farmacéuticos de Puertollano; STS 29 junio 2007 [RJ 2007, 3872], Caso Lubrimetal); 18 enero 2009, Caso Servicios Funerarios Alcalá Torrejón y 21 enero 2009, Caso Officine Carpi ).

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CAPÍ TULO VIII PATENTES Y PROTECCIÓN DE OTRAS CREACIONES Sumario: I. Finalidad del derecho de patentes II. Legislación y convenios internacionales III. Requisitos de patentabilidad IV. Requisitos subjetivos para la obtención de una patente V. Solicitud y procedimiento de concesión 1. Solicitud de patente 2. Procedimiento de concesión ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) 3. Procedimiento de concesión ante la Oficina Europea de Patentes 4. Patente unitaria VI. Derecho exclusivo de explotación 1. Protección conferida por la patente 2. Acciones por violación del derecho de patente VII. La patente como objeto de propiedad VIII. Nulidad y caducidad de patentes IX. Especialidades en materia de invenciones biotecnológicas X. Modelos de utilidad XI. Obtenciones vegetales 1. Problemática general 2. Regulación legal XII. Protección jurídica del diseño industrial 1. Nociones previas 2. La protección jurídica del diseño industrial (modelos y dibujos) A. Legislación aplicable B. Noción y requisitos de protección C. Procedimiento de registro a. Dibujo o modelo comunitario b. Diseño nacional D. Protección conferida por el diseño E. Acciones por violación del derecho sobre el diseño F. El diseño como objeto de derechos G. Nulidad y caducidad H. Jurisdicción 3. La protección del diseño industrial, los modelos de utilidad y las marcas A. Diseño industrial y modelo de utilidad B. Diseño industrial y marcas 4. La protección por la Ley de Propiedad Intelectual 5. La protección contra la competencia desleal 6. La protección a nivel internacional

I. FINALIDAD DEL DERECHO DE PATENTES El Derecho de patentes lo que pretende es impulsar el progreso tecnológico dentro de un mercado de libre competencia.

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Y para conseguir esa finalidad lo que se hace es establecer una especie de pacto entre el inventor y el Estado. El inventor describe su invención de tal forma que cualquier experto en la materia pueda ponerla en práctica y entrega esa descripción en la oficina istrativa correspondiente, para que esa descripción pueda ser conocida por los terceros interesados en ella. A cambio el Estado atribuye al inventor el derecho exclusivo a producir y comercializar el objeto de su invención durante un tiempo limitado. Gracias a esa especie de pacto las dos partes consiguen lo que les interesa. El inventor consigue tener un derecho exclusivo de explotación. Si el Estado no le otorgara ese derecho exclusivo de explotación, cualquiera podría copiar su invento y explotarlo. Y el Estado obtiene el conocimiento y la descripción del invento, lo cual le permite hacerlo público con dos consecuencias fundamentales: en primer lugar, que quienes están investigando en ese sector conocen el invento y pueden tenerlo en cuenta para seguir desarrollando sus investigaciones, o bien dejar de investigar algo que ya ha sido inventado; y en segundo término, la descripción permitirá, una vez terminado el plazo de duración del derecho exclusivo, que cualquier interesado pueda poner en explotación el invento. Obsérvese, además, que el otorgamiento del derecho exclusivo sólo tiene valor económico para quien obtiene la patente, si realmente explota la invención bien personalmente, bien cediendo a un tercero el derecho de explotación. Es decir, que el otorgamiento de la patente impulsa al titular de la misma a conseguir la explotación del invento directamente o a través de terceros, puesto que sólo de esa manera puede obtener un beneficio económico del derecho que se le concede. Este planteamiento tiene, por lo demás, sentido solamente dentro de un sistema de libre competencia. En efecto, al otorgarle un derecho exclusivo de explotación, se pone al titular de la patente en una posición privilegiada dentro del mercado, puesto que nadie puede competir con él explotando la misma invención mientras dura la patente. Pero, por otra parte, el otorgamiento de las patentes, sirve para regular la competencia en el campo tecnológico. Si la patente no existiera, sería difícil que ningún empresario invirtiera en investigación. La razón es evidente. Si después de hacer gastos cuantiosos en investigación se obtiene un invento, y cualquier competidor puede copiarlo y explotarlo en el mercado, entonces no habría empresario que estuviera interesado en hacer esa inversión en investigación, porque al final su posición en el mercado sería peor que la del competidor que le copia. El competidor que le copia no tiene que amortizar gastos de investigación, por lo cual puede ofrecer su producto más barato. Por el contrario, quien ha tenido que financiar la investigación tiene que amortizar esos gastos, y si no tiene el derecho exclusivo de explotación, tendría que vender el producto más caro que el competidor que no tuvo esos gastos. Por lo tanto, sin el derecho exclusivo no se promueve la investigación que da lugar a los inventos. Pero, además, el hecho de que se otorgue el derecho exclusivo sirve para reglamentar e impulsar la competencia. Ello es así, porque en general pueden utilizarse inventos distintos para producir objetos o procedimientos que satisfacen unas mismas necesidades en el mercado. Por consiguiente, si se lanza al mercado un producto o un procedimiento basados en la aplicación de una invención nueva, los competidores, si quieren seguir compitiendo y no quieren perder el mercado, tendrán que invertir en investigaciones que les permitan conseguir inventos que les aseguren el mantenimiento de la competitividad, al ofrecer objetos o productos, derivados de esos nuevos inventos, que compitan con los de aquel que hizo la invención primera. En definitiva, por tanto, el derecho de patentes sirve para promover el progreso tecnológico e industrial dentro de un marco de libre competencia, y esa libre competencia no es posible en el ámbito tecnológico si no existiera el derecho de patentes.

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II. LEGISLACIÓN Y CONVENIOS INTERNACIONALES Tradicionalmente el Derecho de patentes se ha regido por leyes de carácter nacional. Eso significa que la invención tenía que ser y sigue teniendo que ser protegida por medio de patentes en cada uno de los países donde se quiere obtener el derecho exclusivo. Y cada país ha venido estableciendo una regulación de las patentes especialmente adaptada a sus intereses tecnológicos e industriales. Por ello, las leyes de patentes no han sido ni son uniformes en su contenido, ya que se integran dentro de la política industrial, tecnológica y económica del país que las dicta. Junto a la ley nacional existe desde hace más de un siglo, aunque ha sufrido diversas revisiones, un convenio internacional importante, que es el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, cuyo Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, es el vigente en España. Este Convenio se basa en dos principios fundamentales: Por una parte la aplicación del principio de trato nacional. Y por otro, en el establecimiento de un mínimo de protección que han de respetar las legislaciones de los Estados del Convenio. En definitiva, el Convenio de la Unión de París parte de la idea de que las legislaciones nacionales son diversas, manteniendo siempre un mínimo de protección, que es el exigido por el propio Convenio. En los últimos tiempos, sin embargo, la situación está cambiando rápidamente. Por un lado se están llevando a cabo acuerdos de integración regional para la creación de mercados supranacionales, como la Unión Europea de la que España forma parte. Dado que la patente, al igual que los otros títulos de propiedad industrial, se vincula directamente con el mercado, la ampliación a un mercado supranacional exige la adaptación de esos títulos de propiedad industrial, de tal manera que se creen títulos que sirvan para otorgar el derecho exclusivo para todo el mercado supranacional. Y por otra parte, han de adoptarse también reglas que impidan que los títulos nacionales de propiedad industrial sirvan para compartimentar ese mercado supranacional. Precisamente por ello, han aparecido instrumentos como el Convenio de Munich sobre concesión de patentes europeas (Convenio de la patente europea), de 5 de octubre de 1973, revisado por Acta de fecha 29 de noviembre de 2000, que permite la obtención de patentes nacionales para distintos Estados europeos, entre ellos los Estados de la Unión Europea a través de un procedimiento único y los fracasados proyectos de la patente comunitaria. Precisamente para suplir ese fracaso se ha recurrido al establecimiento de una cooperación reforzada en la que participen todos los estados de la Unión Europea excepto España e Italia. Por medio de esa cooperación reforzada se ha creado la patente europea con protección unitaria, que consiste en considerar única la patente europea para la que se pida ese efecto unitario. También se lleva a cabo una aproximación de las legislaciones nacionales con el fin de que no existan diferencias fundamentales entre ellas. E igualmente se instituye con gran fuerza el denominado «agotamiento del derecho de patente» (igual que el agotamiento de los otros derechos de propiedad industrial), con el fin de que los derechos nacionales de propiedad industrial no lleguen a servir como un instrumento de compartimentación artificial del mercado supranacional. El agotamiento comunitario del derecho de patente fue ya declarado por la STJCE de 31 de octubre de 1974 (Caso Centrafarm/Sterling Drug). Pero incluso más allá del fenómeno de estas integraciones regionales, la mejora extraordinaria de los medios de comunicación y de información a nivel mundial producen lo que se ha venido a denominar la globalización del mercado. Se tiende efectivamente, a la integración de un gran mercado mundial. Y esto tiene una gran trascendencia en todos los ámbitos, entre ellos el de la propiedad industrial. Si efectivamente ha de irse a un mercado mundial globalizado, es indispensable entonces que se establezcan unos mínimos homogéneos de protección de las patentes y los restantes derechos de propiedad industrial en todo ese mercado mundial, con el fin de que las diferencias de protección en unos y otros países no distorsionen el funcionamiento del mercado, y no creen barreras artificiales para los intercambios comerciales. 246

Ésa es la función que pretenden cumplir las normas incluidas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio [Anexo 1 C) del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994], denominado Acuerdo ADPIC (en las siglas españolas) o TRIPS (en las siglas inglesas), que está ratificado por España y por la Unión Europea. Esa línea jurisprudencial establecida por el Tribunal Supremo ha sido contradicha, lo cual tiene la mayor importancia, por la STJCE de 18 de julio de 2013 (Caso Daiichi Sankyo Co. Ltd.) que declara lo siguiente: «No debe considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en si mismo, pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación, protege, a partir de la entrada en vigor del citado Acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico» . El acuerdo ADPIC ha tenido una incidencia extraordinaria en la regulación legal sobre las patentes en España. Ello ha sido debido a que la jurisprudencia no sólo ha resuelto que el Acuerdo es directamente aplicable, sino que además ha resuelto que esa aplicación tenga carácter retroactivo, permitiendo proteger los nuevos productos aunque la solicitud de patente se hubiera presentado en un momento en que regía la prohibición de patentar productos para las patentes europeas (SSTS, Sala 1ª, de 10 de mayo de 2011 [RJ 2011, 3853]; Sala 3ª, 3 de marzo de 2011 [RJ 2011, 1772]; Sala 3ª, 3 de marzo de 2011 [RJ 2011, 1772]; Sala 3ª, 16 de septiembre de 2011 [RJ 2011, 7116], y Sala 3ª, 21 de noviembre de 2011 [RJ 2012, 2306]). El acuerdo ADPIC lo que pone de manifiesto es que nos encaminamos a un gran mercado mundial globalizado de la tecnología, dentro del cual se tiende a la existencia de niveles de protección homogéneos en todos los países. Debe tenerse en cuenta, además, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), firmado en Washington el 19 de junio de 1970 y ratificado por España, que permite tramitar, por medio de una única solicitud, patentes en los distintos Estados del Tratado que haya designado el solicitante. Las distintas patentes nacionales se conceden en cada país por el organismo nacional competente en materia de propiedad industrial. En España en estos momentos la regulación de las patentes se encuentra básicamente en la Ley de 20 de marzo de 1986 modificada por RDley 8/1998, de 31 de julio, por la Ley 10/2002, de 29 de abril, para la incorporación al Derecho Español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas y por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios (art. 3º); en el Convenio sobre concesión de patentes europeas, de Munich de 5 de octubre de 1973 (conocido como Convenio de la Patente Europea), en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (texto de Estocolmo de 14 de julio de 1967) y en el Acuerdo ADPIC (firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994). Hay que señalar que existe un Acta de Revisión del Convenio de la Patente Europea, hecha en Munich el 29 de noviembre de 2000. La vigente Ley de Patentes reproduce literalmente lo dispuesto en el Convenio de la patente europea (E), de Munich de 1973 en la parte relativa a los requisitos de patentabilidad (arts. 52 a 57 E), a los requisitos subjetivos para la obtención de patentes (arts. 58 a 62 E), duración y alcance de la protección de la patente (arts. 3, 64 y 67 a 69 E) y causas de nulidad (art. 138 E). En las restantes materias la Ley sigue literalmente lo dispuesto en el Convenio de la patente comunitaria en las partes reguladas por ese Convenio, aunque éste no haya llegado a entrar en vigor. Además, la LP ha incorporado a su articulado lo dispuesto en la Directiva comunitaria sobre protección jurídica de las invenciones biotecnológicas (Ley 10/2002, de 29 de abril); la Ley 19/2006, de 5 de junio, ha modificado parcialmente las acciones que puede ejercitar el titular de la patente, trasponiendo lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, y también ha sido modificado el artículo 52, apartado 1.b) referente a los actos realizados con fines experimentales, incorporando lo dispuesto en la Directiva 247

2004/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004 referente a los medicamentos para uso humano. Ello significa que la exposición que se hace sobre la Ley española es aplicable igualmente al Convenio de la Patente Europea, puesto que coincide la regulación de ambos. Ahora bien, aun cuando la patentabilidad y requisitos subjetivos del solicitante de la patente coinciden en la Ley de Patentes y en el Convenio de la Patente Europea, no debe ignorarse que la jurisprudencia emanada de la Oficina Europea de Patentes no vincula a los Tribunales españoles, aunque tiene un valor como referencia doctrinal altamente cualificada. Es importante tener en cuenta que, en virtud de lo dispuesto en los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo, y 996/2001, de 10 de septiembre, dictados al amparo de la Disposición Transitoria Quinta de la LP, el sistema de concesión de las patentes por la OEPM dejó de ser un sistema donde lo único que hacía la OEPM era el informe sobre el estado de la técnica, para ser un sistema de concesión en el que el solicitante puede optar bien por la concesión de la patente solamente con informe del estado de la técnica y sin examen previo, bien por la concesión con examen previo realizado por la OEPM de la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva del objeto para el que se solicita la patente. III. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD Son requisitos positivos de patentabilidad la exigencia de que el objeto patentable sea una invención industrial, ejecutable, nueva y con actividad inventiva (arts. 4.1 y 25.1 LP y 52.1 y 83 E). Pero, además, existen unos requisitos negativos de patentabilidad, esto es, hay determinadas invenciones industriales que aunque reúnan los requisitos positivos de patentabilidad, está prohibida la concesión de patentes para ellas. Pueden patentarse, las invenciones industriales solamente. Ha de ser una invención, es decir, una regla para el obrar humano, en la que se indique qué operaciones hay que hacer para obtener un resultado determinado. No son por tanto patentables los simples descubrimientos en que no se da una regla para el obrar humano, sino en que se constatan elementos o fenómenos que están en la naturaleza o características o fenómenos de los mismos. Pero no todas las invenciones son patentables, sino solamente las invenciones industriales, es decir, aquellas que según los artículos 4.1 LP y 52.1 E son susceptibles de aplicación industrial (arts. 9 LP y 52.4 E). Una invención industrial es una regla en la que se indica la forma en que hay que operar con determinadas materias o fuerzas de la naturaleza para conseguir un resultado concreto y útil, es decir, que sirva para satisfacer alguna necesidad humana. En general cabe distinguir la invención de un nuevo producto o de una nueva sustancia; de un procedimiento considerado como sucesión de operaciones para la obtención de un resultado industrial, o de una nueva aplicación de un procedimiento o producto o sustancia ya conocidos para la obtención de un resultado industrial que no estaba previsto anteriormente. La invención patentable puede ser también de selección a la que se refiere la STS, Sala 1ª, de 10 de febrero de 2012 (RJ 2012, 3908) en los siguientes términos: «Señala la doctrina que en el examen de la novedad de una invención de selección hay que tener en cuenta si el resultado técnico que se consigue con el producto seleccionado estaba o no anticipado por referencia al conjunto o grupo de productos de que aquel producto se elige o selecciona. La invención es nueva cuando la anterioridad referida a un grupo de productos del que identifica específicamente las propiedades peculiares del producto cuestionado (el que constituye el objeto de la invención de selección sometida al examen de la novedad).» Así pues, no son patentables ni los descubrimientos ni las invenciones que no son industriales, por ejemplo las que se refieren a planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico comerciales, ni tampoco los programas de ordenadores (arts. 4.2 LP y 52.2 E).

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Tampoco pueden considerarse invenciones industriales aquellas que se refieren a métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico (arts. 4.4 LP y 52.4 E). Hay que señalar, sin embargo, que existen invenciones industriales cuya patentabilidad está prohibida, esto es, por carecer de los requisitos negativos de patentabilidad. Son aquellas que se refieren a invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres; las variedades vegetales, las razas animales y los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales (arts. 5 LP y 53 E). La tendencia en estos momentos es, sin embargo, a interpretar muy restrictivamente estas excepciones a la patentabilidad. De tal manera que ya se ite en las resoluciones de la Oficina Europea de Patentes de Munich la patentabilidad de plantas o de animales, interpretando siempre de manera muy restrictiva la prohibición de patentar las variedades vegetales o las razas animales. Y por otra parte se considera en general que cuando en un procedimiento biológico ha sido decisiva la intervención del hombre para producir el resultado que se obtiene, ese procedimiento no puede considerarse como esencialmente biológico y no cae, por tanto, bajo la prohibición de patentar, a la que se ha hecho referencia anteriormente. Íntimamente vinculada con la patentabilidad de vegetales y animales se encuentra la problemática de la protección de las invenciones biotecnológicas, a la que se hace referencia en un epígrafe específico que se incluye más adelante. Así pues, son patentables las invenciones industriales, excepto aquellas cuya patentabilidad está expresamente prohibida. Por supuesto, una invención industrial tiene que ser necesariamente ejecutable, y lo es cuando un experto normal en la materia a la que se refiere la invención, haciendo las operaciones descritas en ella obtiene el resultado previsto (arts. 25.1 y 83 E). Si la invención no es ejecutable, entonces no estamos ante una auténtica invención y faltaría por lo tanto un requisito de patentabilidad. Una invención para ser patentable necesita ser nueva y tener actividad inventiva. Realmente, estas exigencias parecen obvias, si estamos hablando de una invención. ¿Cómo sería posible hablar de una invención que no fuera nueva y tuviera actividad inventiva? Lo que ocurre es que la Ley, al establecer estas exigencias, lo que pretende es dar seguridad jurídica, es decir, definir lo que entiende por novedad y lo que entiende por actividad inventiva, de manera que sea fácil para cualquiera determinar qué es lo que debe considerarse como nuevo y con actividad inventiva. Estos requisitos, la novedad y la actividad inventiva, pueden considerarse como requisitos comparativos de patentabilidad, porque para determinar su existencia es preciso comparar la invención que se pretende patentar con el estado de la técnica existente en la fecha de prioridad de la solicitud de patente. Son requisitos comparativos porque para determinar si existen debe establecerse una comparación. La comparación entre la invención tal como aparece descrita en la solicitud de patente, por una parte, y, por otra lo que ya era conocido en ese momento. Lo que ya era conocido en ese momento es algo que define la propia Ley como el «estado de la técnica». Es pues, fundamental la determinación del momento exacto en que debe producirse la comparación. Ese momento es, como regla general el de la fecha de presentación de la solicitud de patente en la Oficina de Patentes. Pero hay supuestos en los que esa fecha no es la determinante. Fundamentalmente hay que tener en cuenta lo que se denomina la prioridad unionista. Esto es la prioridad que se determina por lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de la Unión de París. Según ese artículo, si se presenta en un país de la Unión una solicitud de patente para un invento, el solicitante o sus causahabientes pueden solicitar patentes para ese mismo invento en los restantes países de la Unión, durante un plazo de 12 meses, con la ventaja de que la fecha de prioridad de esas solicitudes se retrotrae a la primera fecha de presentación. La consecuencia, importantísima, es que los hechos que pudieran destruir la novedad o la actividad inventiva después de la primera fecha de presentación, esto es la fecha de prioridad unionista, no podrán ser opuestos a las solicitudes para la misma invención presentada durante ese plazo. Es decir, que todas las solicitudes 249

presentadas para esa misma invención en los distintos países, durante ese plazo de 12 meses, retrotraen su fecha de prioridad, esto es, la fecha con referencia a la cual ha de juzgarse la novedad y la actividad inventiva, a la primera fecha en que se presentó la solicitud de patente en el primer país unionista (STS de 12 de diciembre de 1995 [RJ 1995, 9604], caso Siemens and Hinnsch , GmbH). Así pues, ha de compararse la invención tal como aparece descrita en la solicitud de patente, con el estado de la técnica que existía en la fecha de prioridad. Y el estado de la técnica está integrado por todo lo que antes de esa fecha se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (arts. 6.2 LP y 54.2 E). En definitiva, todo aquello que en todo el mundo se había hecho accesible al público se considera que ya era conocido y que ya estaba integrado en el estado de la técnica. Obsérvese, por tanto, que se trata de una ficción legal, establecida en favor de la seguridad jurídica. No hay que probar que efectivamente fuera más o menos conocida la regla técnica antes de la fecha de prioridad. Basta con considerar que antes de esa fecha su conocimiento había sido accesible al público, para que se considere que ese conocimiento era ya parte del estado de la técnica y por tanto susceptible de destruir la novedad y la actividad inventiva requeridas para la patentabilidad de las invenciones. Además se incluye en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patente y de modelo de utilidad, y de solicitudes de patentes europeas cuando se solicita la patente europea, que hubieran sido presentadas antes de la fecha de prioridad, aunque no se hubieran hecho públicas (arts. 6.3 LP y 54.3 E). Pero se incluyen sólo para el juicio sobre la novedad (arts. 8.2 LP y 56 E). Tenemos, por una parte, la descripción de la invención que ha de figurar en la solicitud de patente y esa descripción hay que compararla con el estado de la técnica, que es todo lo que antes de la fecha de prioridad había sido accesible al público en todo el mundo, y además las solicitudes españolas anteriores de patentes o de modelos de utilidad aunque no se hubieran hecho públicas, siempre que den lugar a la concesión de la correspondiente patente o modelo de utilidad. ¿Y cómo debe establecerse esa comparación? A estos efectos es muy importante la distinción entre novedad y actividad inventiva. Evidentemente si la regla técnica que se pretende patentar ya estaba contenida en el estado de la técnica carecerá de novedad (arts. 6.1 LP y 54.1 E). Pero a menudo lo que ocurre es que esa regla técnica no estaba contenida en el estado de la técnica exactamente igual que se describe en la solicitud de patente, sino con distintas modificaciones; combinándola con otras reglas técnicas que también eran conocidas, etc. Por eso es importante la exigencia de que la invención no sólo sea nueva, sino que también tenga actividad inventiva. Se considera que la invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (arts. 8.1 LP y 56 E). Es decir, que la novedad se juzga comparando la invención para la que se solicita la patente con cada uno de los conocimientos o reglas técnicas incluidos en el estado de la técnica individualmente considerados. Pero la actividad inventiva se juzga tomando en cuenta el conjunto del estado de la técnica y la capacidad que un técnico medio tiene de relacionar los distintos conocimientos que aparecen en ese estado de la técnica. Por consiguiente, la comparación entre la invención y el estado de la técnica a efectos de la actividad inventiva no se hace, como en la novedad, comparando individualmente los distintos conocimientos y reglas técnicas con la invención que se pretende patentar; sino considerando todos los conocimientos y reglas técnicas que están incluidos dentro del estado de la técnica y teniendo en consideración la capacidad de relacionarlos que tiene un técnico normal en la materia. La falta de novedad puede venir dada por una descripción explícita (en un documento anterior) o por divulgación implícita. Esta última concurre cuando, al poner en práctica las enseñanzas del documento anterior, el experto habría llegado inevitablemente a un resultado comprendido en los términos de la reivindicación enjuiciada; ahora bien, la inferencia debe ser clara, directa e inequívoca (STS, Sala 1ª de 27 de abril de 2011 [RJ 2011, 213219]). 250

Hay supuestos excepcionales en los que determinados conocimientos o reglas técnicas que deberían estar incluidos en el estado de la técnica, sin embargo no pueden incluirse en él para destruir la novedad o la actividad inventiva de la invención. Son los casos a los que se refieren los artículos 7 LP y 55 E, esto es, cuando se trata de anticipaciones ocurridas en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud de patente, que han sido consecuencia directa o indirecta de un abuso evidente frente al solicitante o su causahabiente, o de que el solicitante o su causante hayan exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas. La LP añade, además, otro supuesto, esto es, cuando la divulgación haya sido consecuencia de los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento [art. 7 c) LP]. En el Caso Memorial Parks (STS 20 febrero 2008 [RJ 2008, 2928]), el TS declaró que el ensayo realizado por el solicitante sobre el objeto de la patente litigiosa había tenido lugar más de tres años antes de que el registro hubiera sido solicitado, por lo que se trataba de una divulgación que destruía la novedad. En todos estos casos, esos conocimientos que están incorporados al estado de la técnica, sin embargo no se pueden tomar en consideración para destruir la novedad o la actividad inventiva de la invención que se pretende patentar. Sabemos, pues, qué es lo que se puede patentar. Ahora hay que determinar quién puede solicitar la patente, es decir, los requisitos subjetivos del solicitante de la patente, quién tiene derecho a la patente. IV. REQUISITOS SUBJETIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA PATENTE Tienen derecho a la patente el inventor o sus causahabientes (arts. 10.1 LP y 60.1 E). Ahora bien, el inventor no tiene un derecho absoluto a obtener una patente para su invento. Porque si otra persona ha realizado independientemente el mismo invento y ha presentado la solicitud de patente antes, entonces el inventor que solicitó después la patente para la misma invención no tendrá derecho a obtener la patente, por la razón fundamental de que su solicitud es posterior, lo que implica que en el momento de ser presentada la invención ya carece del requisito de novedad (a este tema se refieren los arts. 10.3 de la Ley de Patentes y 60.2 E). Si la solicitud de patente ha sido presentada por persona que no tiene derecho a obtener la patente, quien tiene ese derecho podrá ejercitar las acciones judiciales correspondientes solicitando continuar a su nombre la solicitud presentada, presentar una nueva solicitud para la misma invención pero con la misma prioridad de la solicitud de quien no tenía derecho a la patente o que esa solicitud sea rechazada (art. 11 LP). Si la patente ya hubiera sido concedida, entonces la persona cuyo derecho a obtener la patente ha sido violado podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente (arts. 12.1 LP y 61.1 E) o solicitar que sea declarada la nulidad de la misma [arts. 112.1 d) LP y 138.1 E]. En la inmensa mayoría de los casos las invenciones no las realizan inventores autónomos, sino que las invenciones son realizadas casi siempre como consecuencia de tareas de investigación dentro de las empresas. Por eso la inmensa mayoría de las patentes se solicitan para las que se denominan invenciones laborales. Pues bien, en el caso de que la invención sea realizada por un trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con una empresa, y sea fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, entonces el derecho a la patente pertenece al empresario (art. 15.1). La STS 31 diciembre 1999 (RJ 1999, 9757) (caso Industrias Urcelay, SA) ha declarado que la relación de servicios a que se refiere el artículo 15.1 no tiene por qué ser una relación laboral ni haberse formalizado por escrito, y que corresponde a la empresa la titularidad de una invención aunque pudiera haber sido ideada por el inventor antes de su incorporación a la empresa, pero que se concluyó cuando estaba ya vigente la relación laboral. Puede ocurrir, sin embargo, que en determinados casos un trabajador que no ha sido contratado para investigar, realiza sin embargo una invención, pero utilizando conocimientos adquiridos dentro de la empresa o medios proporcionados por ésta, de tal manera que esos conocimientos o esos medios hayan sido de 251

importancia evidente para la realización del invento. En este caso no pertenece el invento al empresario, pero sí que puede pedir al inventor que se le trasmita la titularidad de la invención o puede pedir también reservarse un derecho de utilización de la invención. Este derecho a asumir la titularidad a cambio de una compensación económica o a reservarse un derecho de utilización es debido a la contribución que los conocimientos de la empresa o los medios facilitados por ésta han supuesto para la realización del invento (art. 17 LP). En el caso de invenciones realizadas por profesores universitarios como consecuencia de su función investigadora en la Universidad, el derecho a la patente corresponde en principio a la Universidad, pero el profesor tiene derecho a la participación en los beneficios de la explotación, participación cuyo porcentaje y forma de cálculo deben fijar los Estatutos universitarios. Si la investigación es contratada con entidades ajenas a la Universidad, deberá ser el contrato el que determine a quién corresponderá la titularidad de las invenciones que se obtengan (art. 20 LP). Por lo que se refiere a las invenciones del personal investigador de entes públicos de investigación, como desarrollo de lo dispuesto en el artículo 20, apartados 8 y 9 LP, se promulgó el RD 55/2002, de 18 de enero, sobre explotación y cesión de invenciones realizadas en los entes públicos de investigación. Según el RD corresponde a los organismos públicos de investigación la titularidad de las invenciones realizadas por el personal investigador como consecuencia de las actividades desarrolladas en el ámbito específico de sus funciones (art. 2). A tal efecto debe notificarse al Director o Presidente del organismo la invención realizada con el fin de que éste se comprometa, en su caso, a solicitar la patente (o el modelo de utilidad) para el invento. Si no se manifiesta ese compromiso, el inventor o inventores podrán solicitar la patente en su propio nombre, reservándose el organismo una licencia no exclusiva, intransferible y gratuita y el 20 por 100 de los beneficios que puedan producir por la explotación de aquélla (art. 3). Si el organismo solicita y explota la patente los beneficios se distribuyen en tres partes iguales, un tercio para el organismo, otro para el autor o autores de la invención y otro conforme a los criterios que establezca el Consejo Rector del organismo (art. 4). En la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la disposición adicional decimonovena dispone que el personal dedicado a la investigación en un centro público tendrá derecho a una compensación económica en atención a los resultados de la explotación de la obra obtenida de carácter intelectual. V. SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN 1. SOLICITUD DE PATENTE Para obtener una patente es imprescindible presentar la solicitud correspondiente en España, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, o si se hace a través de la Oficina Europea de Patentes, ante la Oficina Europea de Patentes. Esto significa que la invención por sí sola no otorga el derecho exclusivo de patente, sino que la patente hay que solicitarla siempre, bien ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, bien ante la Oficina Europea de Patentes, haciendo uso del Convenio de la patente europea, incluyendo a España entre los países designados para los que se desea obtener la concesión de patentes si se quiere la concesión de una patente europea con efectos en España. Una solicitud de patente no puede comprender más que una sola invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de manera que integren un único concepto inventivo general (arts. 24.1 LP y 82 E). En la solicitud hay que incluir como un elemento absolutamente fundamental la descripción del invento que permita la ejecución del mismo por parte de los terceros expertos en la materia a que se refiere la invención, y unida a esa descripción unas reivindicaciones. Naturalmente hay que pagar también una tasa (arts. 21 y 25 LP y 78 y 83 E). Las reivindicaciones tienen una gran importancia, una importancia extraordinaria, porque en ellas delimita el solicitante lo que considera que constituye la invención sobre la que se le debe atribuir el derecho exclusivo 252

(arts. 26 LP y 84 E). Por ello declara la STS 22 enero 1996 (RJ 1996, 251) (caso Sociedad Azucarera de España, SA ) que si en la reivindicación no se ha descrito el mecanismo que produce el beneficio práctico del invento, entonces la concesión de la patente no puede otorgar a su titular el derecho exclusivo de producción. Así pues, el derecho exclusivo de explotación se delimita por las reivindicaciones contenidas en la solicitud de patente, y ese contenido de las reivindicaciones debe interpretarse a la vista de la descripción y de los dibujos que la acompañan (arts. 60.1 LP y 69 E). Tan importante son la descripción y las reivindicaciones, que para que pueda considerarse establecida la fecha de presentación de la solicitud, que es la determinante para el juicio comparativo sobre la novedad y la actividad inventiva, esa solicitud tiene que comprender la declaración de que se solicita la patente, la identificación del solicitante y una descripción y una o varias reivindicaciones (arts. 22.1 LP y 80 E). Si la solicitud no incluye esos elementos, entonces su presentación no servirá para fijar la fecha de prioridad que es determinante para establecer el estado de la técnica relevante para juzgar la novedad y la actividad inventiva.

2. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN ANTE LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) Con la solicitud se inicia el procedimiento de concesión. Lo primero que tiene que hacer la Oficina Española de Patentes y Marcas es examinar los requisitos formales; y también puede denegar ya la solicitud si faltan los requisitos de patentabilidad, salvo la novedad y la actividad inventiva, que no son, en principio, examinadas por la Oficina. La Oficina sólo puede denegar la patente por falta de novedad cuando esta falta de novedad es manifiesta y notoria; pero en ningún caso puede denegar la solicitud por falta de actividad inventiva (art. 31 LP). Es decir, que el examen de oficio se refiere a los requisitos formales y a los requisitos absolutos de patentabilidad, y excepcionalmente a la novedad cuando su falta sea manifiesta y notoria. Si se supera ese examen de oficio, entonces se le hace saber al solicitante para que pida la realización del informe sobre el estado de la técnica dentro de los quince meses siguientes a la fecha de presentación (arts. 31 y 33 LP). Tradicionalmente se han distinguido varios sistemas de concesión de las patentes, según la actuación que la Oficina de Patentes desarrolle para la comprobación de la novedad y actividad inventiva de la invención objeto de la solicitud de patente. Un sistema era sin examen previo de la novedad y de la actividad inventiva por parte de la Oficina de Patentes; otro sistema era con examen previo de la novedad y actividad inventiva, y un tercer sistema, que es el acogido en la Ley de Patentes, consiste en que la Oficina no puede denegar la patente por falta de novedad o actividad inventiva (a no ser que se trate, como se ha dicho, de falta notoria y manifiesta de novedad, o si se sigue el sistema de examen previo opcional, al que se hará referencia más adelante), pero sin embargo lo que hace la Oficina es lo que se denomina el informe sobre el estado de la técnica. Es decir, un informe que pone a disposición del propio solicitante y de los terceros donde aparecen todas las anterioridades que desde el punto de vista de la Oficina Española de Patentes y Marcas pueden afectar a la actividad y a la novedad inventiva de la invención patentada (arts. 34 y ss. LP). Es decir, que la Oficina no resuelve si la invención tiene o no tiene actividad inventiva o novedad; la Oficina se limita a ofrecer a los solicitantes y a los terceros los resultados de una investigación donde aparecen los documentos que podrían destruir la novedad y la actividad inventiva. Esto es una ayuda a los terceros para defenderse en el caso de que consideren que esos documentos destruyen la novedad y la actividad inventiva. Esa ayuda puede ser importante a la hora de planificar la defensa ante los Tribunales frente a una acción por violación de la patente, planteando como reconvención la demanda de nulidad; o directamente, sin necesidad de que se haya ejercitado una acción de violación, presentando una demanda de nulidad de la patente. En el sistema español de concesión de patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas se limitaba en general a elaborar el «informe sobre el estado de la técnica». En la Ley de Patentes se preveía, sin embargo, que el Gobierno, mediante Real Decreto podía imponer el examen previo de la novedad y actividad inventiva como parte necesaria del procedimiento para los sectores de la técnica que estime oportuno (disp. transit. 5ª en relación con los arts. 39 y 40 LP). Hasta el año 2000 el Gobierno sólo había implantado la exigencia del examen previo, con carácter opcional, para las solicitudes de patente del sector de alimentación (RD 253

812/2000, de 19 de mayo). Pero la situación cambió totalmente como consecuencia de la publicación del RD 996/2001, de 10 de septiembre, que generalizó la posibilidad de que el solicitante pida la concesión con examen previo para todas las solicitudes de patente. Por tanto, el solicitante puede pedir a la OEPM, con carácter optativo para todas las solicitudes de patente que se presenten, la concesión con examen previo de la suficiencia de la descripción, y de la novedad y actividad inventiva del objeto de la solicitud. En síntesis, el sistema de concesión de las patentes por la OEPM, después de la plena entrada en vigor del RD 996/2001 es el siguiente: a) Examen por la OEPM en el plazo de 8 días desde la recepción de la solicitud de los requisitos para otorgar a esa solicitud una fecha de presentación, esto es una fecha de prioridad (arts. 30 y 22 LP). b) Primer examen de oficio de los requisitos formales de la solicitud (art. 31 LP). c) Notificación en su caso al solicitante de la superación de ese primer examen y otorgamiento de un plazo de 15 meses desde la fecha de la presentación de la solicitud, para que pida la realización del informe sobre el estado de la técnica (art. 31.5 LP). d) Petición del solicitante, dentro de los 15 meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad unionista reivindicada, para que la OEPM realice el informe sobre el estado de la técnica (art. 33.1 LP). Si el solicitante no presenta esa petición dentro del plazo mencionado, se considera que la solicitud de patente ha sido retirada (art. 33.3 LP). e) Realización del informe sobre el estado de la técnica por la OEPM en un plazo de tres meses desde que fue pedido (art. 29.1 del Reglamento de la LP, RD 2245/1986, de 10 de octubre). Una vez realizado el informe se notifica al solicitante y se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) (art. 34.5 LP). f) A partir de ese trámite el procedimiento de concesión puede seguir dos tramitaciones distintas, esto es, según decida el propio solicitante: procedimiento con examen previo o procedimiento sin examen previo. Para que pueda realizarse esa opción del solicitante se interrumpe el procedimiento de concesión y se abre un plazo de 3 meses siguientes a la publicación del informe sobre el estado de la técnica durante el cual el solicitante puede realizar la petición del examen previo (art. 39.2 LP modificado por LDI, disp. adic. 11ª). Si el solicitante manifiesta su voluntad de seguir con el procedimiento general de concesión, esto es sin examen previo, o si transcurre el plazo de tres meses sin que pida el examen previo, entonces los trámites que seguirá el procedimiento de concesión serán los trámites correspondientes a la concesión sin examen previo. Por supuesto, si pide dentro del plazo marcado el examen previo, entonces el procedimiento será con ese examen (art. 36.3). g) En el procedimiento sin examen previo se siguen los siguientes trámites: - Se publica en el BOPI la reanudación del procedimiento general de concesión (art. 36.3 LP). - Cualquier persona puede hacer observaciones debidamente documentadas al informe sobre el estado de la técnica en el plazo de dos meses (art. 36.1 LP y 30.1 del Reglamento). - Se da traslado al solicitante de las observaciones formuladas al informe sobre el estado de la técnica para que él mismo, en el plazo de dos meses, haga sus propias observaciones a ese mismo informe (arts. 36.2 LP y 30.2 del Reglamento). - Una vez finalizado el plazo para las observaciones del solicitante, la OEPM concede la patente solicitada anunciándolo así en el BOPI y poniendo a disposición del público los documentos de la patente concedida, junto con el informe sobre el estado de la técnica y todas las observaciones y comentarios realizados a ese informe (art. 37.1 LP). h) En el procedimiento con examen previo se siguen los siguientes trámites: - En los dos meses siguientes a la petición del examen, que se publica en el BOPI, cualquier interesado puede oponerse a la concesión de la patente (art. 39.4 LP). - Si no hay oposiciones y del examen realizado por la OEMP no resulta la falta de ningún requisito, se concede la patente anunciándolo en el BOPI y poniendo a disposición del público los documentos referentes a la patente concedida. - Si como consecuencia del examen realizado la OEPM formula objeciones a la concesión o se hubieren formulado oposiciones por los terceros, se da traslado de las objeciones o de la oposición al solicitante de la patente para que pueda subsanar los defectos formales, modificar las reinvindicaciones y contestar formulando las alegaciones pertinentes (art. 39.8 LP). - Si el solicitante no realiza ningún acto para obviar las objeciones formuladas por la OEPM o por los terceros, la patente debe ser denegada total o parcialmente. En los demás casos la OEPM, mediante resolución motivada, decidirá sobre la concesión total o parcial una vez recibida la contestación del solicitante (art. 39.9 LP). - Si se resuelve la concesión de la patente se publicará en la forma ya mencionada anteriormente.

3. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN ANTE LA OFICINA EUROPEA DE PATENTES No puede olvidarse, sin embargo, que para obtener una patente en España es posible también solicitar la concesión de una patente europea ante la Oficina Europea de Patentes de Munich. Esa solicitud tiene sentido cuando a través de ella se pretende conseguir la protección de la patente en varios de los países del Convenio de la patente europea, entre los cuales se encuentran todos los Estados que forman la Unión 254

Europea. Así pues, por medio de una única solicitud se puede obtener la concesión de patentes europeas para distintos Estados, los que se designen en la solicitud (Estados designados). De hecho es hoy lo más frecuente que una misma invención, cuando tiene cierta importancia económica, se intente proteger en diversos países, en todos aquellos en los que se pretenda explotarla. Para esa finalidad sirve la solicitud de la patente europea que permite obtener patentes en distintos Estados europeos mediante una única solicitud, con la particularidad de que la patente europea una vez concedida tiene en cada uno de los Estados designados el mismo régimen jurídico que se otorga por la Ley de Patentes nacional a las patentes solicitadas ante la Oficina de patentes del propio país (art. 64 E). Una vez concedida la solicitud de patente europea, las patentes europeas correspondientes a los distintos Estados designados tienen autonomía entre sí y se someten a la legislación y a las resoluciones judiciales del Estado designado para el que han sido concedidas. Por ello se suele decir gráficamente que una única solicitud de patente europea da lugar al ser concedida a un haz de distintas patentes nacionales. En España, que es miembro del Convenio de Munich, rige, además del propio Convenio y su Reglamento, el Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del Convenio sobre la concesión de patentes europeas. Pues bien, es muy importante tener en cuenta que para que la patente europea produzca efectos en España el titular debe aportar a la Oficina Española de Patentes y Marcas una traducción al español del fascículo que contiene la descripción y reivindicaciones de la patente concedida, para que esta traducción se haga pública (arts. 7 y ss. del RD 2424/1986, en relación con el art. 65 E). Esta traducción es necesaria porque los idiomas oficiales de la Oficina de Patentes Europeas son el francés, el inglés y el alemán. Hay que destacar que en la actualidad la gran mayoría de las patentes que tienen efectos en España son concedidas por la Oficina Europea. Por lo demás, el hecho de que la patente para España se solicite ante la Oficina Europea tiene importantes consecuencias, puesto que el procedimiento de concesión incluye en ese caso no sólo el examen de los requisitos formales (art. 91 E) y la elaboración de un informe de búsqueda europea (art. 92 E) equivalente al informe sobre el estado de la técnica, sino también un examen de oficio de la novedad y actividad inventiva (art. 96 E). Ello significa que, en principio, las patentes europeas son patentes más fuertes que las otorgadas hasta ahora por la Oficina Española, puesto que ésta no puede en general rechazar la concesión por falta de novedad o actividad inventiva si el solicitante no ha pedido la concesión con examen previo; la Oficina Europea sí que puede hacerlo y a tal efecto hace un examen previo de la novedad y actividad inventiva de la invención antes de conceder la patente. La patente europea concedida tiene pues la ventaja de haber sido examinada de manera completa en cuanto a su patentabilidad. Además, la patente europea tiene un plazo de nueve meses desde la fecha de publicación de la concesión para que los terceros puedan oponerse y solicitar que sea revocada la patente concedida (art. 99 E). En el procedimiento ante la OEPM sólo hay lugar para la oposición a la concesión de la patente si el solicitante opta voluntariamente por la concesión con examen previo de la suficiencia de la descripción, de la novedad y de la actividad inventivas. Es sumamente importante tener en cuenta que tanto si la patente se ha concedido con o sin examen previo de la novedad y actividad inventiva, siempre puede ser objeto de una demanda de nulidad ante los Tribunales ordinarios. Por tanto, la resolución de conceder la patente, aunque haya sido después de examinar la novedad y la actividad inventiva, no impide que después pueda ser declarada nula por los Tribunales. 4. PATENTE UNITARIA Vinculada con la concesión de patentes europeas se ha creado, por medio de una cooperación reforzada en el seno de la Unión Europea, la denominada patente con efectos unitarios, que está regulada por dos Reglamentos (Reglamento UE nº 1257/2012 creando una protección unitaria de patente y Reglamento UE nº 1260/2012 sobre traducciones), cooperación reforzada a la que no pertenecen España ni Italia. Consiste esa nueva figura en que quien obtenga una patente europea puede pedir que se le apliquen los Reglamentos y así conseguir que la patente se considere única para regir en los estados integrados en la cooperación reforzada. Además, como complemento, a los Reglamentos comunitarios, se ha firmado un Tratado internacional para 255

la creación de un Tribunal europeo de patentes que tendrá competencia para resolver sobre nulidad o violación de las patentes europeas, de manera que la sentencia produzca sus efectos en todos los estados en que tiene la patente sus efectos unitarios. VI. DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓN 1. PROTECCIÓN CONFERIDA POR LA PATENTE Una vez concedida la patente, el titular de la misma, haya sido concedida por la OEPM o como patente europea por la Oficina de Munich, tiene el derecho exclusivo de explotación sobre la misma por un plazo de veinte años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (arts. 49 y 50 LP y 63 y 64 E). Pero es muy importante destacar que ese derecho es un derecho de contenido básicamente negativo. Significa que el titular tiene derecho a impedir a los terceros cualquier acto de explotación comercial o industrial de la invención patentada. Tiene derecho a impedir a los terceros que sin su consentimiento fabriquen, ofrezcan, introduzcan en el comercio, utilicen o importen el producto objeto de la patente o lo posean con alguno de esos fines; o que utilicen el procedimiento objeto de la patente u ofrezcan esa utilización, o que ofrezcan, introduzcan en el comercio, utilicen o importen el producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente, o lo posean para alguno de los fines antes mencionados (art. 50). El mero tránsito de mercancías fabricadas legalmente en un Estado miembro de la UE, con destino a otro Estado miembro donde su venta es igualmente legal, no constituye un acto de explotación incluido en el derecho exclusivo existente en el Estado a través del cual tiene lugar el tránsito intracomunitario. Ello es así porque el mero transporte físico de las mercancías no equivale a la puesta en circulación comercial de las mismas. Así lo ha declarado el TJCE en sentencia de 26 de septiembre de 2000 (Caso European Automobile Association) que, aunque referida a piezas de recambio de automóvil que estaban protegidas en Francia (país de tránsito) como dibujos y modelos industriales o por derecho de autor, contiene una doctrina aplicable a las otras modalidades de la propiedad industrial. Ese derecho a impedir todas esas actividades realizadas sin autorización lo tiene el titular de la patente no sólo frente al fabricante o importador, sino frente a cualquiera que realice esos actos que entran dentro del ámbito del derecho exclusivo, sin necesidad de probar que quien realiza los actos prohibidos ha actuado con mala fe, es decir, que también se pueden prohibir esos actos a quien está actuando de buena fe. La buena o mal fe sólo tendrá relevancia a los efectos de una eventual condena por los daños y perjuicios causados. Obsérvese que hay una diferencia que en la práctica tiene una gran trascendencia, según que la invención patentada sea un producto o sea un procedimiento. Por procedimiento se entiende una sucesión de operaciones encaminadas a la obtención de un resultado industrial (SSTS, Sala 1ª de 28 de abril de 2005 [RJ 2005, 3944], y 14 de junio de 2010 [RJ 2010, 5389], y de la Sala 3ª de 13 de octubre de 1982 [RJ 1982, 5763] y 16 de julio de 1988, [RJ 1988, 6137]). Ello implica que el procedimiento para la fabricación de productos farmacéuticos está integrada por tres elementos: una o varias sustancias básicas de partida, el modus operandi o acciones o manipulaciones necesarias y el resultado final (STS, Sala 1ª de 14 de junio de 2010 [RJ 2010, 5389]). En el caso de que la patente recaiga sobre un procedimiento entonces el derecho de exclusiva no sólo comprende el derecho a poner en práctica con fines industriales o comerciales el procedimiento mismo, sino que el derecho de exclusiva comprende también la explotación comercial o industrial de los productos directamente obtenidos por el procedimiento patentado. Pero hay que insistir en que el contenido del derecho de patente es fundamentalmente negativo; es el derecho a prohibir a los terceros que sin consentimiento del titular exploten la invención patentada. Esto tiene una gran trascendencia, porque significa que el titular de la patente no tiene derecho por la simple titularidad de la misma a explotar la invención patentada. Tiene derecho a impedir a los terceros la explotación sin su consentimiento; pero no tiene necesariamente el derecho a explotar (art. 55 LP). Puede ocurrir, y ocurre a menudo, que la invención patentada es una invención dependiente. En efecto, una patente es dependiente, cuando la invención que constituye su objeto no puede ser explotada sin utilizar la invención protegida por una patente anterior perteneciente a distinto titular; es, por ejemplo, una invención que consiste en una mejora o perfeccionamiento de otra patente anterior. En ese caso el titular de la patente 256

dependiente tiene derecho exclusivo de carácter negativo, es decir, puede impedir que ningún tercero sin su autorización explote su invención. Pero, sin embargo, no tiene derecho a explotar él mismo su invención sin autorización del titular de la patente principal anterior de la que la suya es dependiente. Porque si lo hace así, es decir, si explota su invención que es dependiente de la protegida por una patente anterior, sin autorización del titular de esa patente, entonces estará violando esa patente anterior. A este tema se refiere el artículo 56 LP. Y por ello es muy importante tener siempre en cuenta que el derecho exclusivo que se reconoce al titular de la patente es de carácter negativo, pero no da derecho por sí solo para explotar la invención patentada.

Entre las normas referentes al derecho exclusivo del titular de la patente es muy importante en la práctica, aunque pueda parecer una norma secundaria, la que establece lo que se denomina como inversión de la carga de la prueba. El artículo 61.2 LP dispone que si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevos, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado, y esa presunción se aplica aunque el demandado no sea el fabricante (STS 28 abril 2005 [RJ 2005, 3944] Caso Bayer-Madaus y STS de 14 de junio de 2010 [RJ 2010, 5389]). Esta norma es fundamental para el derecho exclusivo sobre procedimientos para la fabricación de sustancias químicas o farmacéuticas. El problema que se plantea a menudo para la protección de esas patentes consiste en que el procedimiento patentado no es puesto en ejecución dentro del territorio nacional, sino que se ejecuta en el extranjero y acceden por vía de la importación al territorio nacional los productos directamente obtenidos por el procedimiento. Naturalmente es muy difícil establecer la prueba de que esos productos han sido fabricados por el procedimiento patentado, cuando esa prueba exigiría comprobar los hechos en un país extranjero. Por ello, la ley adopta un planteamiento que facilita la protección del titular de la patente. Consiste en establecer que si el procedimiento sirve para la fabricación de un producto nuevo, pero solamente en ese caso, entonces se presume que todo producto de las mismas características ha sido fabricado por el procedimiento patentado. Es una presunción «iuris tantum», que ite la prueba en contrario, pero que permite proteger al titular de la patente cuando se importan los productos de esas características desde el extranjero y no se puede probar fácilmente que el procedimiento utilizado en la fabricación de los mismos es precisamente el procedimiento patentado. Hay actos de utilización de la invención patentada que no están incluidos dentro del derecho exclusivo, fundamentalmente porque no pueden considerarse como tales actos de explotación. Así ocurre con los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales; los actos realizados con fines experimentales referidos al objeto de la patente; a la preparación de medicamentos realizada extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica, o al empleo del objeto de la invención patentada en medios de locomoción que estén en tránsito por el territorio nacional (art. 52 LP). La excepción favorable a la investigación sobre el objeto de la patente es particularmente lógica, pues esa investigación sirve al progreso tecnológico que es precisamente la finalidad básica del propio Derecho de patentes. Esta limitación ha cobrado extraordinaria importancia en los últimos tiempos, en relación con la existencia de medicamentos genéricos. Como es sabido, la patente otorga un derecho exclusivo de explotación sobre el invento patentado con una duración limitada que suele ser de veinte años. Una vez cumplido ese plazo cualquier tercero puede poner en práctica y explotar el invento patentado. Ese es un principio fundamental del Derecho de patentes. En el ámbito de la industria farmacéutica la expiración del plazo de explotación de la patente permite que sean autorizados y comercializados medicamentos genéricos, esto es, medicamentos que ponen en práctica el invento patentado que ha dejado de estar sujeto a la explotación del derecho exclusivo del titular. Esos medicamentos genéricos, que son productos que reproducen los medicamentos patentados, necesitan una autorización de las autoridades que supervisan la comercialización de los productos farmacéuticos. Para conseguir esa autorización es necesario que el solicitante presente una documentación en la que se justifiquen los experimentos y estudios realizados sobre el producto patentado que va a ser objeto del medicamento genérico. Pues bien, los laboratorios que poseen la titularidad de las patentes de productos farmacéuticos consideraban que los laboratorios que pretendieran producir medicamentos genéricos cuando terminara la duración de la patente, no podían realizar experimentos ni estudios sobre el producto patentado hasta que se extinguiera el derecho exclusivo. Ello significaba de hecho ampliar la duración del derecho 257

exclusivo de la patente, puesto que, si los laboratorios que iban a producir medicamentos genéricos tenían que empezar con sus estudios y ensayos después de terminada la patente, lo que ocurría es que durante uno o dos años se prorrogaba de hecho el derecho exclusivo del titular de la patente, puesto que sería ese tiempo el que necesitarían los laboratorios que hubieran de hacer ensayos y estudios para presentar a las autoridades sanitarias la documentación necesaria para obtener la autorización del medicamento genérico. La legislación más reciente se ha hecho eco de este problema y así se ha establecido expresamente que los ensayos y estudios tendentes a presentar la documentación para la autorización de medicamentos genéricos, puede realizarse antes de que se extinga el derecho exclusivo del titular [art. 52.1.b) LP]. No era en realidad necesario establecer una norma de ese contenido, puesto que, como ya se ha expuesto antes, el derecho de patente no puede, por su propia finalidad, impedir que se hagan estudios o ensayos con el objeto patentado (en sentido contrario, STS, Sala 1ª, de 10 de febrero de 2012 [RJ 2012, 3908]). Lo que sí ocurre es que quien pretenda obtener una autorización para un medicamento genérico, lo que no puede hacer es fabricar el producto patentado antes de que se extinga la patente, constituyendo de esa manera un stock que permitiría comercializar el medicamento genérico inmediatamente después de extinguida la patente. Esa fabricación constituye un acto que cae bajo el ámbito de protección de la patente y que por lo tanto no puede realizarse sin la autorización del titular de ésta. Así pues, quien pretenda comercializar un medicamento genérico puede realizar estudios y ensayos con el objeto protegido por una patente para obtener la autorización del medicamento genérico en el momento mismo en que se extinga la patente; pero no puede fabricar o realizar otros actos tendentes a la explotación comercial del medicamento realizados antes de que se extinga la patente. Por último es preciso hacer notar que el titular tiene el derecho exclusivo para autorizar la introducción en el mercado de los productos obtenidos por la invención patentada, pero una vez que esa introducción en el mercado con su autorización ha tenido lugar se produce el denominado «agotamiento» del derecho de patente que consiste en que esos productos puestos en el mercado con autorización del titular pueden circular libremente y ser objeto de sucesivos negocios en el territorio nacional, sin que el titular de la patente tenga ya ningún derecho sobre ellos, porque su derecho, el derecho de patente, se agotó al introducir el producto en el mercado. El agotamiento del derecho se produce no sólo a nivel nacional, sino también a nivel comunitario según ha resuelto reiteradamente el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Esto significa que el titular de la patente con cuya autorización se ha puesto en el mercado en cualquier país de la Unión Europea el producto protegido por aquélla, no puede usar las facultades que le otorguen las patentes de las que sea titular en otros países comunitarios, para impedir la importación de esos productos que se introdujeron en el mercado de la Unión Europea con su consentimiento (STJCE 31 octubre 1974, caso Centrafarm/Sterling Drug). 2. ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE PATENTE Para hacer valer su derecho exclusivo la LP (art. 63) otorga al titular de la patente acciones para exigir la cesación de los actos que violan el derecho del titular de la patente; la indemnización de los daños y perjuicios; el embargo de los objetos producidos o importados con violación del derecho del titular; la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados cuando sea posible; la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente, y la publicación de la sentencia condenatoria. Las acciones para exigir la cesación de los actos de violación de la patente y evitar que prosiga ésta pueden ejercitarse también, cuando sean apropiadas, «contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir los derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción» (art. 63.3 LP en el texto introducido por la Ley 19/2006, de 5 de junio). Parece que con esta norma lo que se pretende es permitir que se ejerciten las acciones de cesación para evitar que prosiga la violación de la patente fundamentalmente frente a los prestadores de servicios de intermediación operativa en la sociedad de la información. En efecto, se recordará que esos prestadores de servicios que se limitan a transmitir o almacenar datos o informaciones facilitados por el tercero que ha contratado la prestación de los 258

servicios, no responden, en principio por la ilicitud de las informaciones que ellos no han generado. Pero puede ocurrir que esas informaciones que se ofrecen a través de la red informática constituyan actos de violación de la patente (por ejemplo, el ofrecimiento de un producto patentado), por los que en principio no responde el prestador de servicios, y sin embargo, en aplicación del artículo 63.3 LP podrá exigirle el titular de la patente o quien esté legitimado para ello que cese en la prestación del servicio a través del cual se facilita la información correspondiente en la red. La acción para reclamar la indemnización de daños y perjuicios plantea diversas cuestiones que son importantes. En primer término, hay que tener en cuenta que la LP establece una distinción fundamental, según la cual quien fabrique, importe objetos protegidos por la patente o utilice el procedimiento patentado sin el consentimiento del titular de la patente «estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados» (art. 64.1). Esto significa que quien introduce en el mercado el producto que viola la patente responde aunque no haya actuado con culpa o dolo. Se parte de la idea de que para una actuación como las mencionadas el operador económico tiene la obligación profesional de saber si lo que fabrica o introduce en el mercado viola o no viola una patente ajena. Se trata como señala la STS de 1 diciembre 2005 (RJ 2005, 7746), Caso Turn-O-Matic de un supuesto de responsabilidad objetiva. Por el contrario quienes realicen cualesquiera otros actos de violación de la patente sólo responden de los daños y perjuicios causados si hubieran sido previamente advertidos de la violación de la patente y requeridos para cesar en la misma o cuando en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia (art. 64.2 LP). La indemnización de daños y perjuicios debida al titular comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho, debiendo incluirse en la cuantía indemnizatoria, en su caso, los gastos de investigación en los que haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción de su derecho de patente (art. 66.1 LP, según la Ley 19/2006, de 5 de junio). Esta referencia a los gastos de investigación está justificada por cuanto, a menudo, el titular de la patente violada tiene que encargar a detectives y peritos la localización del infractor y pruebas que justifiquen la violación de la patente. Y esos servicios pueden ser bastante costosos. Teniendo en cuenta ese principio general sobre lo que debe comprender la indemnización de daños y perjuicios, la propia Ley establece dos criterios alternativos a elección del perjudicado para fijar esa indemnización. Por un lado, esa indemnización puede comprender las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. A los daños así calculados puede añadirse una indemnización del daño moral, aunque éste no haya dado lugar a la existencia de un perjuicio económico que hubiera sido probado (art. 62.2.a LP, según la Ley 19/2006, de 5 de junio). Obsérvese que de acuerdo con este criterio que acaba de señalarse los daños y perjuicios que puede reclamar el titular de la patente violada comprenden tres elementos que pueden sumarse. Por una parte, los beneficios que el titular habría dejado de obtener por la competencia del infractor; en segundo término los beneficios que haya obtenido el infractor por la explotación del invento patentado, y por último la indemnización del daño moral aunque no se hubiera probado que éste hubiera dado lugar a un perjuicio económico. La inclusión de la indemnización por el daño moral establecida por la Ley 19/2006, de 5 de junio, parece superponerse en parte con la indemnización que ya estaba prevista en el artículo 68 LP referente al desprestigio de la invención patentada causado por el infractor. Cabe pensar que además podrían dar lugar a la indemnización por daño moral las especiales dificultades en que haya podido verse la empresa del titular de la patente como consecuencia de la violación de ésta. De alguna manera parece que a través de esta vía del daño moral, sin que sea exigible la prueba del perjuicio económico, se atribuye al juez un amplio poder de discrecionalidad a la hora de conceder la indemnización al titular de la patente; se trata incluso de poder introducir por esta vía los denominados «daños punitivos», esto es, daños que exceden de los que hayan podido producirse y demostrarse de una manera efectiva. 259

El otro criterio legalmente previsto para fijar la indemnización de daños y perjuicios consiste en la cantidad a tanto alzado (según dispone la Directiva 2004/48/CE, 29 de abril de 2004, incorporada por la Ley 19/2006, de 5 de junio) que como precio hubiera debido pagar el infractor al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiere permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho (art. 66.2.b, según la Ley 19/2006, de 5 de junio). No se comprende por qué en este caso no se incluye también la posibilidad de indemnizar el daño moral, pues es evidente que éste existirá o no existirá cualquiera que sea el criterio elegido para la fijación de los daños y perjuicios causados. Es más, parece que también en este caso podrá reclamarse la indemnización por daño moral en base a los criterios generales que rigen en nuestro Derecho, y que permitieron reclamar la indemnización de ese daño en un caso de violación de marcas (STS 18 febrero 1999 [RJ 1999, 660]). Atendiendo a la regulación legal a la que acaba de hacerse referencia, establecida por la Ley 19/2006, de 5 de junio, parece que se consolida legalmente la posibilidad de condenar a la indemnización de daños y perjuicios aunque éstos no hayan sido probados por quien ejercite la acción de violación de la patente, puesto que el recurso a la indemnización por daño moral así lo permite. Viene así a apoyarse legalmente la doctrina jurisprudencial que cada vez ha venido cobrando mayor fuerza según la cual la violación de un derecho exclusivo de propiedad industrial da lugar por sí misma y en todo caso a la producción de daños, daños «in re ipsa» tal como lo expresa la STS de 1 de junio 2005 (RJ 2005, 5307), Caso Oakley en los siguientes términos: «A las anteriores consideraciones procede indicar que en Sentencia de esta Sala de 23 de diciembre de 2004 (RJ 2005, 82), se indica que conviene matizar lo declarado por la misma en algunas de sus sentencias, sobre la imperiosa exigencia de acreditar los daños y perjuicios en el proceso de declaración (Sentencia de 20 de febrero de 2001 [RJ 2001, 2585]), o sobre la falta de consolidación de la doctrina de los daños «in re ipsa» en esta materia (Sentencias de 29 de septiembre de 2003 [RJ 2003, 6447] y 3 de marzo de 2004 [RJ 2004, 1758]), mediante lo resuelto por aquellas otras que consideran los daños y perjuicios una consecuencia necesaria de la infracción (Sentencias de 23 de febrero de 1998 [RJ 1998, 1164], 17 de noviembre de 1999 [RJ 1999, 8613], 7 de diciembre de 2001 [RJ 2001, 9936] y 19 de junio de 2003 [RJ 2003, 4246], pues raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandado interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales, e incluso la posibilidad de daño moral itida en Sentencia de 18 de febrero de 1999 (RJ 1999, 660) al resolver un recurso de casación en materia de marcas siendo demandante una persona física». En el mismo sentido se pronuncia la STS de 1 diciembre 2005 (RJ 2005, 7746), Caso Turn-O-Matic . Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que en el Caso Solac (STS de 17 julio 2008 [RJ 2008, 4482]), en el que se dilucidaba la violación de una patente sobre una batidora, el TS declaró que la existencia de daños «ex re ipsa» no es una presunción legal que excluya la necesidad de prueba sino una apreciación que pueden -o norealizar los tribunales caso por caso, como parte de su función soberana y discrecionalidad para valorar la necesidad de prueba. De hecho, esta sentencia recuerda que la doctrina general es la necesidad de probar la existencia de daños y su cuantificación, si bien la prueba de esta última puede diferirse a ejecución de sentencia si no fue posible practicarla en el procedimiento declarativo. La STS, Sala 1ª, de 31 de mayo de 2011 (RJ 2011, 205063) insiste en que la existencia de daños «ex re ipsa» se ha presumido por la jurisprudencia en casos excepcionales, cuando los daños, sin necesidad de probarlos, se revelan evidentes e incontestables a la vista de las circunstancias del supuesto concreto. Para hacer valer sus derechos, la LP (arts. 129 y ss.) prevé también que puedan realizarse diligencias de comprobación de hechos que permiten al titular de la patentes establecer, con hechos probados por los cauces judiciales, que la violación está teniendo lugar, de manera que, en base a esas pruebas pueda presentar su demanda. Y también puede pedir medidas cautelares para conseguir poner fin de manera rápida a la violación de su derecho, aunque sea como medida provisional, o exigir la prestación de una fianza que garantice que en el caso de obtener una sentencia condenatoria podrá resarcirse de la indemnización de daños y perjuicios que se fije (art. 133 y ss. LP). Tanto para las diligencias de comprobación de hechos como para las medidas cautelares deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por la LECiv, respectivamente en los arts. 256 y ss. y 721 y ss.

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VII. LA PATENTE COMO OBJETO DE PROPIEDAD Por supuesto, la patente una vez concedida, e incluso la solicitud de patente, constituyen bienes con un valor económico, que normalmente están integrados dentro del patrimonio empresarial. Y como cualesquiera otros bienes es posible disponer sobre ellos. Los medios fundamentales de disponer sobre las patentes consisten, o bien en la cesión de la patente, esto es la transmisión de la titularidad sobre la misma, o lo que es también muy frecuente la concesión de licencias (arts. 74 y 75 LP y 71 a 73 E). Las licencias no transmiten la titularidad de la patente, sino que lo que hacen es autorizar al licenciatario para explotar la invención patentada dentro de los límites establecidos en el contrato; pero la titularidad de la patente sigue perteneciendo a la misma persona, esto es, al licenciante. Las licencias pueden tener diversas modalidades, pero la distinción más importante se refiere a las licencias según sean exclusivas o no exclusivas. En las licencias exclusivas el licenciante no puede otorgar otras licencias y tampoco podrá explotar la invención, a no ser que se hubiera reservado expresamente ese derecho en el contrato (art. 75.6 LP). En las licencias no exclusivas el licenciante es libre de otorgar otros contratos de licencia a terceras personas sobre la misma invención patentada (art. 75.5 LP). Junto a las licencias voluntarias, que son las que libremente pactan los interesados y que son las que habitualmente existen en el tráfico, pueden existir también licencias obligatorias y licencias de pleno derecho, que son muy poco frecuentes. Las licencias obligatorias pueden obtenerse sin el consentimiento del titular de la patente cuando el mercado está desabastecido de los productos patentados o no se utiliza el procedimiento patentado; por necesidades de la exportación; por dependencia entre las patentes o por motivos de interés público (art. 86 LP). De estos supuestos el único que tiene verdadera importancia práctica es el de la licencia obligatoria por dependencia de patentes para permitir la explotación de invenciones o de obtenciones vegetales, que sólo es posible explotando otra invención patentada con anterioridad y siempre que la invención o la variedad vegetal para la que se pida la licencia represente un progreso técnico significativo de considerable importancia económica (art. 89 LP). Las licencias de pleno derecho tienen lugar cuando el titular de una patente hace ofrecimiento de tales licencias a todo el que lo solicite notificándoselo así a la Oficina Española de Patentes y Marcas. En tal caso cualquiera puede obtener la licencia de pleno derecho pagando una compensación adecuada (arts. 81 y 82 LP). Las patentes pueden ser también objeto de usufructo o de hipoteca mobiliaria (art. 74 LP). Debe tenerse en cuenta que la transmisión, las licencias y cualesquiera otros actos, tanto voluntarios como necesarios, que afecten a las solicitudes de patentes o a las patentes ya concedidas, sólo surtirán efectos frente a terceros de buena fe desde que se hubieren inscrito en el Registro de Patentes. Por ello no pueden invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patentes o sobre patentes que no estén debidamente inscritas (art. 79.2 y 3 LP). El TS tiene declarado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 79 LP, que la licencia no inscrita en el Registro de Patentes sólo produce efectos interpartes, pero no frente a terceros, porque frente a éstos sólo produce efectos la licencia inscrita (SSTS 18 octubre 1995 [RJ 1995, 7545] [Caso Crimidesa ] y 17 enero 2001 [RJ 2001, 4] [Caso Roll-Flex, SA ]). Esta doctrina, plenamente correcta, tiene especial importancia porque para ejercitar las acciones por violación de la patente la legitimación del actor ha de existir al interponer la demanda (STS 18 octubre 1995, Caso Crimidesa ). Es importante recordar que a una sociedad que se transforma siendo titular de una patente o de una licencia no se le pueden aplicar las normas sobre transmisiones, licencias o cesiones y sus efectos frente a terceros, puesto que la sociedad que se transforma sigue teniendo la misma personalidad jurídica (STS 13 mayo 1996 [RJ 1996, 3903], Caso Piquer Hnos., SA). 261

VIII. NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTES Las patentes pueden declararse nulas o caducadas. La nulidad de la patente ha de ser declarada judicialmente, y produce el efecto de considerar que la patente no tuvo nunca validez (art. 114 LP); es decir, que la declaración de nulidad de la patente opera retroactivamente. Las causas de nulidad de la patente son la falta de los requisitos de patentabilidad; la falta de una descripción suficiente y completa para que pueda ejecutarla un experto en la materia; el hecho de que el objeto del contenido de la solicitud de la patente sea más restringido que el objeto sobre el que la patente se haya concedido, o cuando el titular de la patente no tuviera derecho a obtenerla por no ser él el inventor o su causahabiente (arts. 112 LP y 138 E). La nulidad puede ser declarada parcialmente, es decir, mediante la anulación de una o varias reivindicaciones que son las afectadas por las causas de nulidad, pero dejando subsistentes las restantes (art. 112.2 LP). En la inmensa mayoría de los casos la nulidad se solicita como consecuencia del ejercicio de una acción por violación de la patente. En tales casos, la defensa normal del demandado consiste, a su vez, en presentar reconvención pidiendo la nulidad de la patente o alegar la nulidad como excepción frente a la demanda por violación de la patente (art. 126 LP). Si la demanda reconvencional triunfa y es declarada la nulidad de la patente, entonces cae por su base la demanda por violación de la misma, puesto que la patente se considera que nunca fue otorgada con efectos válidos. También se desestimará la demanda si la sentencia acoge la excepción de la nulidad esto es, cuando en la contestación a la demanda se opone como excepción la nulidad de la patente, pero no se plantea una demanda reconvencional de la nulidad de la patente. Por ello, el artículo 126 de la Ley de Patentes permite que la persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de una patente pueda alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvención o por vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor. La caducidad de la patente no opera con carácter retroactivo, a diferencia de lo que ocurre con la nulidad, es decir, que en los casos de caducidad de la patente, se considera que la patente fue concedida válidamente y que ha tenido una vigencia efectiva hasta el momento en que se produjeron los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad (art. 116.2 LP). Esa caducidad puede tener lugar bien por expiración del plazo para el que se concedió la patente, por renuncia del titular, por falta de pago de las anualidades y también por falta de explotación en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria cuando la invención no es explotada (art. 116.1 LP). La STS de 17 de junio de 1997 (RJ 1997, 5415) (Caso Schmolz-Bickenbach) declaró que la fabricación en Alemania para vender en España constituye explotación de la patente, pues lo contrario contravendría el artículo 28 (antiguo art. 30) TCE. La caducidad es declarada por la Oficina Española de Patentes y Marcas. IX. ESPECIALIDADES EN MATERIA DE INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS La Ley 10/2002, de 29 de abril, incorporó a la legislación española la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Esa incorporación se hizo modificando la LP para incluir en los artículos correspondientes a cada materia las especialidades a que da lugar la protección de las invenciones biotecnológicas y que aparecen establecidas en la Directiva comunitaria. Esa técnica legislativa es acertada, pero a efectos expositivos y didácticos no puede ignorarse que esas especialidades responden todas ellas a la problemática común que plantea la protección de la materia viva, por medio de patentes. Por ello parece lo más adecuado hacer referencia a esas especialidades de manera conjunta en un epígrafe independiente. La ingeniería genética, al permitir la manipulación sistemática del material genético ha hecho que la biotecnología constituya en estos momentos una de las áreas en que la investigación se desarrolla con mayor 262

intensidad, con una trascendencia fundamental en campos tan importantes para la satisfacción de las necesidades humanas como son los relativos a la salud, la alimentación, la agricultura, la ganadería, la acuicultura y el medio ambiente. Esa trascendencia para la sociedad y el éxito de las nuevas técnicas explica que existan cuantiosísimas inversiones económicas en la investigación biotecnológica. Y para proteger esas inversiones y esas investigaciones surge precisamente la necesidad de proteger por medio de patentes las invenciones que resulten en el campo biotecnológico. La problemática que esa protección plantea se comprende si se tiene en cuenta que la legislación de patentes se creó y desarrolló para proteger invenciones de la materia inanimada, no de la materia viva. Cuando se plantea la protección sistemática de las invenciones sobre materia viva surgen problemas que no habían sido previstos anteriormente puesto que la materia viva existe ya en la naturaleza, se autorreproduce y, además, afecta, por la incidencia de las invenciones sobre vegetales y animales, a la esencia misma de actividades como la ganadería y la agricultura en una medida totalmente distinta a la incidencia tradicional en esos ámbitos del Derecho de patentes. Además, la manipulación genética de los seres humanos y de los animales se enfrenta con problemas éticos de la mayor trascendencia. Pues bien, esta problemática es la que vino a resolver la Directiva Comunitaria que fue incorporada a la LP. Las normas especiales que afectan a la protección por medio de patentes de las invenciones biotecnológicas afectan a la patentabilidad, con especial incidencia en las prohibiciones de patentar; a la obligación de describir el invento de forma que cualquier experto pueda ponerlo en práctica; al ámbito de protección del derecho exclusivo, en especial al agotamiento del derecho y a los derechos de agricultores y ganaderos, y, por último, a las licencias obligatorias entre invenciones protegidas por patentes y variedades vegetales protegidas como obtenciones vegetales. En materia de patentabilidad, se ite que pueden patentarse las invenciones de producto, de procedimiento o de aplicación que se refieran a la materia biológica, entendiendo como tal «la materia que contenga información genética autorreproducible o reproducible en un sistema biológico» (art. 4, aps. 1 y 3 LP). Esas invenciones, para ser patentables, tienen que reunir los requisitos de patentabilidad establecidos con carácter general por la LP, fundamentalmente, novedad, actividad inventiva y susceptibilidad de aplicación industrial. En materia de novedad y actividad inventiva surge la especialidad según la cual el hecho de que la materia biológica objeto de la invención ya existiera en estado natural no impide su patentabilidad cuando la invención haya aislado esa materia de su medio natural o la haya producido por un medio técnico (art. 4.2 LP). Así pues, el simple descubrimiento de materia biológica en estado natural, sin aislarla, constituye un descubrimiento, pero no es una invención patentable. La invención biotecnológica tiene que tener también aplicación industrial, esto es, utilidad. Por ello no es patentable una secuencia total o parcial de un gen si no se expresa en la solicitud de patente cual es su aplicación industrial (art. 5.4 LP). Son, por otra parte, fundamentales las prohibiciones de patentar referidas a las invenciones biotecnológicas, tal como están enunciadas en el artículo 5.1 LP, que prohíbe patentar, con carácter general, las invenciones cuya explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, considerándose que esa prohibición opera, especialmente en los supuestos siguientes: «a) Los procedimientos de clonación de seres humanos. b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano. c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales.

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d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o animal, y los animales resultantes de tales procedimientos». Si bien el cuerpo humano, en sus diferentes estadios de constitución y desarrollo no es patentable, sí que lo es un elemento aislado u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen (art. 5.4 LP). Tampoco son patentables los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales, esto es los procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección (art. 5.3). Ello es lógico, puesto que para que exista en tales casos una invención patentable la intervención del ser humano debe ser decisiva e insustituible en la realización del procedimiento. La regulación de las invenciones biotecnológicas también presenta importantes especialidades referentes a la descripción. Como se recordará, la descripción del invento patentable es esencial en el Derecho de patentes, pues gracias a esa descripción cualquier experto en la materia puede ejecutar y poner en práctica la invención patentada. Ahora bien, cuando el invento tiene por objeto materia viva, materia biológica, entonces no es posible la ejecución de la invención, por mucho que se describa, si no se dispone de la materia biológica que es susceptible de reproducción. Por ello, para patentar las invenciones biotecnológicas que se refieran a materia biológica no accesible al público y cuando esa materia no pueda ser descrita en la solicitud de patente de manera que un experto pueda reproducir la invención, sólo se considera que ésta ha sido suficientemente descrita si al presentar la solicitud de la patente se ha depositado la materia biológica en una institución reconocida legalmente para ello (art. 25.2 LP). En los casos en que los terceros tienen derecho a consultar los expedientes de las solicitudes de patentes y tras la concesión de la patente, esos terceros tienen derecho a que se les entregue una muestra de la materia biológica depositada, siempre que se comprometan a no suministrar a otras personas ninguna muestra o materia derivada de la misma y a no utilizarla excepto con fines experimentales (art. 45 LP). Se trata de evitar que el derecho a obtener muestras de la materia biológica sirva para violar el derecho exclusivo de la patente. En cuanto al ámbito de protección de las patentes para invenciones biotecnológicas surge la necesidad de extender esa protección a cualquier materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación a partir de la materia biológica patentada, siempre que la materia así obtenida tenga las mismas propiedades que la patentada (art. 50.2 LP). Así, se extiende la protección a toda materia que contenga la misma información genética que la materia patentada siempre que, además, esa información genética ejerza la misma función (art. 50.4 LP). El hecho de que la materia biológica patentada sea autorreproducible tiene, además, una incidencia fundamental en el agotamiento del derecho, de manera que el derecho exclusivo no se extiende a los actos relativos a la materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación de una materia biológica patentada que ha sido puesta en el mercado de la Unión Europea con el consentimiento del titular de la patente, cuando esa reproducción o multiplicación es el resultado necesario para la utilización para la que haya sido comercializada la materia biológica patentada, siempre que la materia biológica obtenida por reproducción no se utilice para nuevas reproducciones o multiplicaciones (art. 53.3 LP). Importantes son también entre las limitaciones al derecho exclusivo de las invenciones biotecnológicas los denominados privilegios del agricultor y del ganadero. El privilegio del agricultor consiste en que si se vende a un agricultor, con el consentimiento del titular de la patente, material de reproducción vegetal, el agricultor tendrá derecho a utilizar el producto de su cosecha para ulterior reproducción o multiplicación realizada por él mismo en su propia explotación (art. 53.1 LP).

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Y el privilegio del ganadero, paralelo al anterior, consiste en que si se vende a un agricultor o ganadero, con consentimiento del titular de la patente, animales de cría o material de reproducción animal, esa venta o comercialización implica la autorización para utilizar el ganado protegido por la patente con fines agrícolas o ganaderos, esto es, para proseguir la actividad agrícola o ganadera; pero la autorización no permite una actividad de reproducción comercial para la venta (art. 53.2). Por último, la licencia obligatoria por dependencia de patentes, que ya estaba regulada en el artículo 86 LP, se extiende a los supuestos en que exista dependencia entre patentes y derechos de obtención vegetal (art. 89 LP). La licencia obligatoria para la explotación no exclusiva de las variedades vegetales protegidas por el régimen comunitario de obtenciones vegetales (Regl. CE núm. 2100/94, modificado por Regl. CE núm. 873/2004) tiene que ser concedida por la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales. X. MODELOS DE UTILIDAD Los modelos de utilidad son una institución regulada para proteger las que podrían denominarse como invenciones menores (STS 21 julio 2000 [RJ 2000, 7126], Caso Rutalchi, SA ), en las que la innovación consiste en la nueva forma o configuración o estructura de un objeto, que atribuye a éste alguna ventaja práctica para su uso o fabricación (STS 7 diciembre 2001 [RJ 2001, 9936], Caso EVAPAL y otros). Su regulación sólo existe en la LP, puesto que no existen modelos de utilidad concedidos por un organismo supranacional europeo, a diferencia de lo que ocurre con las patentes. Según dispone el artículo 143 de la Ley de Patentes: «Serán protegibles como modelos de utilidad, de acuerdo con lo establecido en el presente título, las invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación». Por ello, en una enumeración que es simplemente enunciativa, el artículo 143 en su apartado 2 señala que pueden protegerse como modelos de utilidad «los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos». Cabe citar como ejemplos de modelos de utilidad los que son objeto de las SSTS 15 enero 1999 (RJ 1999, 1) (Caso Plásticos Ollerienses, SL ) y de 12 mayo 2000 (RJ 2000, 5081) (Caso Nirco, SA ). La STS de 15 de enero de 1999 (Caso Plásticos Ollerienses, SL ) se refiere a un modelo de asas para bolsos, carteras escolares y similares y confirma la sentencia de instancia que consideró que el sistema de fijación del asa a la cartera, en el modelo de la demandada, era mediante remaches distintos al modelo de la actora, «lo que representa la aportación de ventajas económicas por el abaratamiento importante en la fabricación y montaje de las asas por el empleo de menos materiales y sin perjuicio de su funcionamiento y utilidad». Y la STS 12 mayo 2000 (Caso Nirco, SA) estimó el recurso de casación, declarando respecto al modelo de utilidad de una jeringuilla hipodérmica que cumplía con la doble exigencia de novedad y utilidad por respetar ese beneficio o mejoramiento en la analítica sanguínea correspondiente (aspiración del líquido sin ejercicio de fuerza en el pistón y tirante flexible de su estructura). La consecuencia fundamental de esta delimitación de las invenciones susceptibles de ser protegidas como modelos de utilidad es que no pueden acogerse a esa protección ni las invenciones de nuevas sustancias (puesto que carecen de una forma a la que se vincule una nueva ventaja), ni las invenciones de procedimiento, ni tampoco las variedades vegetales. Pero, además, el hecho de que los modelos de utilidad traten de proteger las que podríamos denominar protecciones menores tiene dos consecuencias fundamentales, relacionadas con la novedad y la actividad inventiva. Tanto la novedad como la actividad inventiva que se exigen en este caso son menos estrictas que en relación con las patentes. Por una parte, el estado de la técnica, frente al cual ha de juzgarse la novedad o la actividad inventiva, se limita solamente a aquello que se ha divulgado en España (art. 145.1 LP). Es decir, que aquí no rige, a diferencia de lo que ocurre con las patentes, el estado de la técnica mundial. Sólo constituye estado de la 265

técnica aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio (art. 145.1 LP). No se trata solamente de una delimitación geográfica reducida del estado de la técnica (sólo España y no a nivel mundial), sino que además hay otra diferencia muy significativa. Consiste en que para integrar un conocimiento en el estado de la técnica a efectos de las patentes, es suficiente que ese conocimiento se haya hecho accesible al público, en España o en el extranjero (art. 6.2 LP). Sin embargo, para los modelos de utilidad, solamente integran el estado de la técnica los conocimientos que se hayan divulgado en España. No basta con que se haya hecho accesible al público en España el conocimiento, sino que es necesario que se haya divulgado, es decir, un nivel de generalización del conocimiento superior al de la simple accesibilidad al público (STS, Sala 1ª, 27 de octubre de 2011 [RJ 2012, 1133]). Así declara la STS de 1 de marzo de 2007 (RJ 2007, 1623), Caso Helados la Menorquina, que la publicación del invento en revistas técnicas no destruye la novedad del modelo de utilidad, cuando esa publicación no ha tenido suficiente difusión. Por otro lado, también es menos exigente la actividad inventiva. Ciertamente se exige la actividad inventiva como requisito para la protección de los modelos de utilidad. Pero mientras que en las patentes se considera que está integrado en el estado de la técnica aquello que resulta de una manera evidente para un experto en la materia, en los modelos de utilidad es necesario que resulte del estado de la técnica de una manera muy evidente. Como puede observarse, por tanto, es inferior el requisito de actividad inventiva en el caso de los modelos de utilidad que en el caso de las patentes (STS, Sala 1ª, 27 de octubre de 2011 [RJ 2012, 1133]). El procedimiento de concesión de los modelos de utilidad varía significativamente respecto de las patentes, en particular porque dentro de ese procedimiento existe siempre la posibilidad de que los terceros se opongan a la concesión (art. 149 LP), posibilidad que no existe en la tramitación de las patentes, si el solicitante no opta por el procedimiento de concesión con examen previo. Esta mayor dificultad para obtener la concesión de un modelo de utilidad que una patente es ciertamente muy discutible y sólo se explica por razones históricas, puesto que ese trámite de oposición ha existido para los modelos de utilidad desde que se introdujeron en la legislación española. Sin embargo, los derechos otorgados por el modelo de utilidad son los mismos para las patentes, aunque con una duración menor. En efecto, el artículo 152 LP dispone que «la protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención». Pero, en el apartado 2 de ese mismo artículo 152 se señala una duración para el modelo de utilidad de 10 años improrrogables contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud; es decir, un plazo menor a los 20 años que se otorga para las patentes. En todo lo demás la regulación de los modelos de utilidad es sustancialmente la misma que la de las patentes. Así resulta en especial de lo establecido en el artículo 154 LP según el cual «en defecto de norma expresamente aplicable a los modelos de utilidad, regirán para éstos las disposiciones establecidas en la presente Ley para las patentes de invención, siempre que no sean incompatibles con la especialidad de aquéllos». En definitiva, por tanto, los modelos de utilidad conceden los mismos derechos que las patentes de invención, aunque con una duración menor y con unos requisitos de protección menos exigentes que en las patentes, especialmente por lo que se refiere al estado de la técnica y al nivel de la actividad inventiva. XI. OBTENCIONES VEGETALES 1. PROBLEMÁTICA GENERAL Las invenciones referentes a nuevas variedades de plantas presentan una serie de peculiaridades que han justificado la creación de sistemas de protección diferenciados frente a las patentes de invención. Esas peculiaridades se centran en torno a la descripción, la repetibilidad y el ámbito de protección. En el Derecho de patentes tradicional la descripción del invento se vincula indisolublemente con la repetibilidad de éste, puesto que la descripción ha de ser realizada de tal manera que un experto normal en la materia pueda, siguiendo el contenido de aquélla, ejecutarla cuantas veces quiera, con la seguridad de que conseguirá el resultado previsto en la regla inventiva. 266

Con referencia a la obtención de nuevas variedades vegetales no es posible, sin embargo, ofrecer en todos los casos una descripción que reúna tales requisitos. Por una parte, porque la simple descripción de la nueva variedad no permitiría, por sí sola, volver a obtenerla de nuevo; y, en otro aspecto, porque aunque se describa el procedimiento de obtención, no puede asegurarse que en el cien por cien de los casos daría lugar a la nueva variedad. La repetibilidad presenta, además, otras peculiaridades, ya que la reproducción biológica de las plantas, impensable para las invenciones mecánicas o químicas, hace que para la obtención de nuevos ejemplares de la variedad sea innecesario recurrir al procedimiento gracias al cual se obtuvo el primer individuo de la misma. Ahora bien, esa repetibilidad por la vía de la reproducción biológica sólo es efectiva si la nueva variedad es homogénea y estable. Por lo demás, es evidente que la repetibilidad por vía biológica presenta diferencias sustanciales según las características inherentes a la reproducción de las distintas especies. Esa capacidad de reproducirse por la vía biológica tiene una incidencia directa en el ámbito de protección, puesto que suscita un problema impensable para las invenciones referentes a la materia no viviente, especialmente por lo que se refiere al agotamiento del derecho de patentes. En efecto, en el Derecho de patentes, una vez que el producto obtenido por la invención es introducido en el mercado por el titular de la patente o con su consentimiento, ese objeto puede, como regla general, circular y ser utilizado por cualquiera. En el caso de las plantas, y dada la capacidad de reproducción biológica de las mismas, se plantea la cuestión de determinar cuál debe ser el régimen aplicable a los nuevos ejemplares obtenidos por esa reproducción, esto es, fundamentalmente si el agotamiento del derecho del titular de la protección opera o no frente a ellos. 2. REGULACIÓN LEGAL La protección especial para las nuevas variedades vegetales se estableció a nivel internacional por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), hecho en París el 2 de diciembre de 1961 y que fue profundamente modificado en el nuevo texto de Ginebra de 19 de marzo de 1991. Este último texto del año 1991 ha sido ratificado por España (BOE de 20 de julio de 2007). En España rige esta materia la Ley 3/2000, de 7 de enero, sobre Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales (LOV) modificada por la Ley 3/2002, de 12 de marzo; pero junto a ella tiene también vigencia en nuestro país el Reglamento (CE) 2100/94, del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales (modificado por el Reglamento 2506/95, de 25 de octubre y por el Reglamento (CE) núm. 873/2004, de 29 de abril de 2004). Ambos textos legales incorporan ya las normas del Convenio UPOV en su nuevo texto de Ginebra, de 19 de marzo de 1991. El Reglamento comunitario tiene por objeto el establecimiento de un sistema de protección comunitaria de las obtenciones vegetales con efectos uniformes en toda la Comunidad o Unión Europea (art. 2 ROV). Esta protección es la única que se puede obtener a nivel comunitario para las variedades vegetales (art. 1 ROV) y no excluye la existencia de leyes nacionales en los Estados que otorguen también protección a las obtenciones vegetales dentro del territorio del Estado correspondiente (art. 3 ROV). La LOV y el ROV establecen una regulación sustancialmente idéntica, por lo que es perfectamente posible hacer una exposición conjunta de ambos textos legales. La regulación contenida en la LOV y el ROV incluye los aspectos novedosos del nuevo Convenio UPOV/1991, esto es, fundamentalmente la incorporación de las técnicas de ingeniería genética para permitir la identificación y diferenciación de las variedades vegetales atendiendo a sus genotipos y, por otra parte, una ampliación extraordinaria del ámbito de protección, acercándolo mucho al que ha sido tradicional para las patentes. En este sentido es extraordinariamente significativo que la disposición final 2ª de la LOV

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disponga que las normas que regulan la protección legal de las invenciones son de aplicación supletoria para los derechos del obtentor. Pueden ser objeto de protección las variedades de todos los géneros y especies botánicos, incluyendo los híbridos (arts. 4 LOV y 5 ROV) y la variedad se define como un conjunto de plantas de un solo taxón botánico del rango más bajo conocido que pueda definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos; pueda distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión al menos de uno de esos caracteres, y pueda considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración (arts. 2 LOV y 5.2 ROV). Los requisitos para que la protección pueda ser concedida siguen siendo sustancialmente los mismos que bajo el UPOV/1961, esto es, la variedad ha de ser distinta, homogénea, estable y nueva, y además deberá ser identificada por una denominación (arts. 5 LOV y 6 ROV). La diferencia en estos requisitos respecto al texto UPOV/1961 radica en que las referencias a las características de la variedad se relacionan con el genotipo o combinación de genotipos propios de la variedad. Es esta integración de las técnicas relacionadas con la identificación del ADN lo que supone la gran innovación del Convenio UPOV/1991, incorporado a la nueva LOV y al Reglamento Comunitario. La protección ha de ser solicitada, a nivel nacional, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (art. 35 LOV) (en la actualidad Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino), que es competente para la tramitación del procedimiento de concesión y la concesión de los títulos de obtención vegetal, pero las Comunidades Autónomas tienen facultades para recibir las solicitudes y comprobar el cumplimiento de los requisitos formales de las mismas (art. 32 LOV). A nivel comunitario es competente la Oficina Comunitaria de Obtenciones Vegetales (arts. 4 y 49 y ss. ROV). El derecho exclusivo del titular, al igual que en el texto UPOV/1991, se extiende no sólo al material de multiplicación sino en general a componentes de la variedad o material cosechado de ella, esto es, a los productos de la cosecha. Y los actos incluidos en el derecho exclusivo se aproximan mucho a los que son tradicionales del derecho exclusivo de patente; son la producción o reproducción (multiplicación); acondicionamiento con vistas a la propagación; puesta en venta; venta u otro tipo de comercialización; exportación de la Comunidad o importación a ella y el almacenamiento con vistas a cualquiera de los actos mencionados anteriormente (arts. 12, 13 y 15 LOV y 13.2 ROV). La duración de la protección es en general hasta el final del vigésimo quinto año natural desde la concesión, salvo para la vid y especies arbóreas en que la duración es hasta el final del trigésimo año natural desde la concesión (arts. 18 LOV y 19 ROV). Se establece el privilegio del agricultor, que consiste en que no se considera que vulnere el derecho exclusivo del obtentor la utilización que haga el agricultor en su propia explotación del producto de su propia cosecha como material de propagación de una variedad protegida que haya sido adquirida lícitamente y no sea híbrida ni sintética (arts. 14 LOV y 14 ROV). Al igual que en relación con los restantes derechos de propiedad industrial, también en el ROV se establece el agotamiento comunitario, aunque con dos importantes matizaciones vinculadas precisamente a la característica de las variedades vegetales que consiste en su capacidad de automultiplicarse. Por eso se dispone que el material vegetal protegido que ha sido introducido en el mercado comunitario por el titular de la obtención vegetal o con su consentimiento es de libre circulación y negociación, pero el derecho del obtentor no se agota para dos clases de actos: a) los actos de propagación, salvo que ésta estuviera prevista al ceder el material, o b) la exportación de componentes de la variedad a países donde esa variedad no está protegida, salvo que el material exportado vaya a ser consumido (arts. 16 LOV y 16 ROV).

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XII. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL 1. NOCIONES PREVIAS Uno de los elementos que tiene hoy más trascendencia para el éxito de los productos en el mercado es su diseño. Ese diseño constituye un valor añadido que, con gran frecuencia, supera ampliamente, el valor conjunto de la materia prima y el proceso de fabricación. Pero es obvio que el valor del diseño está indisolublemente vinculado a su exclusividad. El diseño vale, en la medida en que no pueda ser libremente copiado por cualquier competidor. Por ello tienen la mayor importancia los instrumentos jurídicos que sirven para asegurar la explotación exclusiva del diseño por quien lo ha creado o lo ha adquirido de su creador. Esa exclusiva de explotación puede conseguirse en nuestro país a través de distintos cauces legales. Ante todo existe una protección legal específica para el diseño industrial, o lo que es lo mismo, para los dibujos y modelos industriales. En efecto, conviene hacer una aclaración terminológica importante, ya que en la legislación española la terminología tradicional era la de modelos y dibujos industriales, tal como aparecía en el derogado Estatuto sobre Propiedad Industrial del año 1930, en los artículos 164 y siguientes. Pero esa terminología ha sido sustituida por la referencia al diseño industrial en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Esa total equivalencia entre el «diseño industrial» y los «modelos y dibujos industriales» es mencionada expresamente en la Exposición de Motivos de la Ley, y además se confirma plenamente, si se considera que la definición de diseño establecida en el artículo 1.2 a) de la Ley (LDI) es exactamente la misma que aparece en la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. En efecto, la LDI define como «diseño», y la Directiva define como «dibujos y/o modelos» «la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o ("o" solamente en la Ley española) materiales del producto en sí y/o ("o" en la Ley española) de su ornamentación». Así pues, en materia de propiedad industrial la protección del diseño equivale a la protección de los dibujos y modelos industriales, y el hecho de tener en cuenta esta equivalencia es importante para relacionar la legislación española sobre diseño industrial con la regulación comunitaria europea [Directiva antes mencionada de 13 de octubre de 1998 y Reglamento (CEE) núm. 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los Dibujos y Modelos Comunitarios] y para establecer también la relación con los Convenios internacionales, que se refieren igualmente a la protección de los dibujos o modelos industriales. Aunque la protección específica del diseño industrial es la establecida concretamente para él, o en otros términos para los dibujos o modelos industriales, debe tenerse en cuenta que también es posible obtener el derecho exclusivo sobre el diseño a través de la legislación sobre propiedad intelectual, esto es, el Derecho de autor. Importa destacar, además, que esas dos formas de protección, la del diseño y del Derecho de autor son acumulables (art. 3.2 LPI), siempre que «el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual» (disp. adic. 10ª LDI). Además, hay que tener en cuenta que otro medio a través del cual es posible proteger, en determinados casos los diseños industriales, evitando su copia, es a través de la legislación sobre competencia desleal. Como puede pues apreciarse, no sólo existe una regulación específica para la protección jurídica del diseño industrial (dibujos y modelos), sino que también se puede obtener protección para el mismo a través de otras vías a las que se hará seguidamente sucinta referencia: la propiedad intelectual o Derecho de autor y la protección contra la competencia desleal. Teniendo en cuenta, sin embargo, la creciente internacionalización de la economía y la intensificación continua de los intercambios comerciales, resulta evidente la necesidad de plantear la protección jurídica del diseño industrial no sólo al nivel nacional español, sino en el ámbito internacional, esto es, la protección que

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puede conseguirse en otros países. Por ello, se dedicará un último apartado para ofrecer una noción introductoria sobre la protección internacional del diseño industrial. 2. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL (MODELOS Y DIBUJOS) A. Legislación aplicable Es posible obtener el derecho exclusivo sobre un diseño industrial (dibujo o modelo), para su explotación en el territorio español, a través de dos cauces diferentes: el nacional y el comunitario europeo. En efecto, la protección de un diseño industrial se puede conseguir en España en virtud de lo dispuesto en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI) (modificada por la Ley 19/2006, de 5 de junio), presentando la correspondiente solicitud ante la Oficina española de Patentes y Marcas. Esta Ley ha derogado las normas legales que sobre los dibujos y modelos industriales se mantenían en vigor en el Estatuto de la Propiedad Industrial (Texto Refundido aprobado por Real Orden de 30 de abril de 1930), según establece la disposición derogatoria única de la LDI. Para la ejecución de la LDI se promulgó el Reglamento aprobado por RD 1937/2004, de 27 de septiembre. También puede protegerse un diseño industrial en el territorio español por aplicación de lo dispuesto, en el ámbito de la Unión Europea, por el Reglamento CE núm. 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC), puesto que los dibujos y modelos comunitarios conviven con los modelos y dibujos (diseño) protegidos a nivel nacional en los Estados por sus respectivas leyes nacionales (art. 95 RDMC). Como ya se expuso anteriormente la expresión «diseño industrial» en la LDI, es equivalente a la mención de dibujos y modelos protegidos por el RDMC. Hay que hacer notar que en virtud de lo dispuesto en el RDMC existen dos modalidades de protección comunitaria: el dibujo o modelo comunitario no registrado y el dibujo o modelo comunitario registrado (art. 1.2 RDMC). Para la protección del dibujo o modelo comunitario registrado debe presentarse la correspondiente solicitud ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) que tiene su sede en Alicante. Por el contrario, y como su propia denominación indica, el modelo o dibujo comunitario no registrado goza de protección sin necesidad de presentar ninguna solicitud ante ningún organismo. Es importante tener en cuenta, por consiguiente, que existen dibujos o modelos que en virtud del Reglamento comunitario gozan de protección en el ámbito de la Unión Europea, y por tanto en España, sin necesidad de registro de ninguna clase. En la LDI no se protege el diseño industrial no registrado, por cuanto se ha considerado, con razón, que al no existir ninguna necesidad de registro cualquier diseño quedará automáticamente protegido en el territorio español cumpliendo simplemente los requisitos establecidos en el Reglamento comunitario. Eso sí, debe tenerse en cuenta que esa protección del diseño no registrado aunque efectiva en el territorio español, como en el resto de la Unión Europea, se basa en el RDMC y no en la LDI. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la LDI incorpora lo dispuesto en la Directiva 98/71/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la Protección Jurídica de los Dibujos y Modelos. Pues bien, dado que el contenido sustancial de la Directiva y del Reglamento comunitarios sobre los dibujos y modelos son coincidentes, ello implica que la regulación sustantiva en esta materia coincide casi literalmente en sus partes fundamentales tanto en la LDI como en el RDMC. Por ello es posible exponer la regulación legal de la protección del diseño (dibujos y modelos) en nuestro país utilizando las mismas nociones básicas, puesto que éstas coinciden tanto en la Ley nacional como en el Reglamento comunitario.

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B. Noción y requisitos de protección Como ya se ha expuesto repetidamente, la expresión «diseño industrial» de la LDI equivale a la expresión «dibujos y modelos» utilizada en la Directiva y en el RDMC. Ésa es una de las razones por las que la LDI ha preferido utilizar el término «diseño industrial» para poder referirse conjuntamente a los dibujos y modelos, además de considerar que el término «diseño industrial» es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie. Así pues, el «diseño industrial» es el género que incluye dos modalidades, los dibujos (diseños bidimensionales) y los modelos (diseños tridimensionales). Por ello, se hará referencia indistintamente al diseño industrial y a los dibujos y modelos. El diseño industrial consiste en la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que tenga características especiales que pueden consistir, en particular, en su línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación [arts. 1.2 a) LDI y 3 a) RDMC]. Y el producto cuya apariencia externa peculiar constituye el dibujo o modelo puede ser cualquier producto industrial o artesanal, incluidas las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo (integrado por múltiples componentes desmontables y reemplazables), los juegos o conjuntos de artículos, embalajes, estructuras, símbolos gráficos y caracteres tipográficos. Se excluye, sin embargo, la apariencia de los productos informáticos y los productos semiconductores [arts. 1.2 b) LDI y 3 b) y c) RDMC]. Así pues el dibujo o modelo es la apariencia externa de un producto industrial o artesanal o de su embalaje, de manera que la novedad hay que referirla exclusivamente a la forma (STS Sala 3ª de 10 de junio de 2010 [RJ 2010, 5305]). Y la distinción tradicional entre el dibujo y el modelo radica en que el dibujo es bidimensional, mientras que el modelo es tridimensional. Para que el dibujo o el modelo sean protegibles, tanto registrados como no registrados, han de cumplir ciertos requisitos absolutos. La apariencia del producto ha de ser visible y no debe cumplir exclusivamente una función técnica. Respecto de los productos que tienen autonomía no plantea normalmente problemas el requisito de que su apariencia sea visible; pero esa exigencia sí que puede ser problemática respecto de los productos complejos, esto es los productos constituidos por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto [arts. 1.2 c) LDI y 1 c) RDMC]. Por ello se dispone legalmente la necesaria visibilidad de la apariencia, que significa que esa apariencia debe ser visible para el final durante la utilización normal del producto (arts. 8.1 LDI y 4.2 RDMC). Carece de esa visibilidad la apariencia del producto que no es perceptible durante la utilización normal, sino solamente durante los trabajos de mantenimiento, conservación o reparación (arts. 8.2 LDI y 4.3 RDMC). Por otra parte, la apariencia del producto no puede estar dictada exclusivamente por su función técnica (arts. 11.1 LDI y 8.1 RDMC). Si las características de la apariencia vienen impuestas por la función técnica que el producto cumple, entonces esa apariencia no podrá ser protegida como dibujo o modelo; podría tal vez ser protegida, si reúne los requisitos legales exigibles, por medio de una patente o de un modelo de utilidad. Se considera que cumplen una función técnica y por tanto no son protegibles las características de la apariencia que permiten la interconexión del producto con otro producto distinto que cumple una función diferente (arts. 11.2 LDI y 8.2 RDMC). Ahora bien, respecto de los productos intercambiables dentro de un sistema modular, sí que pueden ser objeto de protección los diseños de tales productos (arts. 11.3 LDI y 8.3 RDMC). La visibilidad y la función no técnica de la apariencia del producto son requisitos absolutos para la protección del dibujo o modelo, en el sentido de que se juzga su existencia sin necesidad de compararla con otros dibujos o modelos o con otras creaciones.

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También es un requisito absoluto de carácter negativo la prohibición de proteger diseños contrarios al orden público o las buenas costumbres (arts. 12 LDI y 9 RDMC). Pero, además, el dibujo o modelo protegible tiene que cumplir dos requisitos comparativos: la novedad y el carácter singular (arts. 5 LDI y 4.1 RDMC). Son requisitos comparativos porque para comprobar su existencia hay que comparar la apariencia del producto que se pretende proteger con la de otros dibujos o modelos u otras creaciones anteriores. La comparación entre el dibujo o modelo que se pretende proteger ha de realizarse con todos los dibujos o modelos que se hubieren hecho públicos antes de la fecha legalmente relevante para la comparación, esto es, debe compararse con la apariencia de productos que se hubiere hecho pública antes de esa fecha, esto es, que hubiera sido accesible al público antes de esa fecha relevante para la comparación. Y esa fecha legalmente relevante para la comparación es distinta según se trate de la protección de un dibujo o modelo no registrado o de un dibujo o modelo registrado. Si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado la fecha relevante para juzgar la novedad y el carácter singular es el día en que dicho dibujo o modelo haya sido hecho público por primera vez [arts. 5 a) y 6 a) RDMC]. En el caso del diseño registrado la fecha relevante es la de presentación de la solicitud de registro, o, si se hubiere reivindicado prioridad unionista o de exposición, la fecha de prioridad [arts. 6.1 y 7.1 LDI y 5 b) y 6 b) RDMC]. Y la comparación ha de hacerse con la apariencia de los productos que hubieran sido accesibles al público en la fecha de prioridad, esto es que hubieran podido ser razonablemente conocidos en el tráfico normal por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea. Se hace público el conocimiento en cuestión, bien a través de la inscripción en el Registro, bien a través de la publicación, exposición, comercialización o divulgación de cualquier otro modo (arts. 9.1 LDI y 7.1 RDMC). Constituyen asimismo anterioridades los dibujos o modelos registrados que tengan una fecha de prioridad anterior aunque su registro haya sido publicado después de la fecha determinante para juzgar la novedad y el carácter singular del dibujo o modelo de que se trate [arts. 13 d) LDI y 25.1 d) RDMC] (STS, Sala 1ª, de 24 de noviembre 2010 [RJ 2010, 579]). Entre las anterioridades con las que debe realizarse la comparación hay que incluir también los signos distintivos (marcas) o las obras protegidas por el derecho de autor [arts. 13 f) y g) LDI y 25.1 e) y f) RDMC]. Es muy importante tener en cuenta que para juzgar la novedad y carácter singular del dibujo o modelo registrado, no puede tomarse en cuenta como anterioridad el hecho de que el dibujo o modelo se haya hecho público durante los doce meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro o, en su caso, de la fecha de prioridad, si esa divulgación la ha hecho el autor, su causahabiente, o un tercero al que aquéllos hayan dado la información pertinente o a resultas de una acción de cualquiera de ellos, o si la divulgación la ha hecho un tercero mediante un acto abusivo respecto al autor o su causahabiente (arts. 10 LDI y 7.2, 3 RDMC). Esta exclusión de las anterioridades a tener en cuenta para la novedad y el carácter singular del diseño registrado tiene la mayor importancia, puesto que permite que quien hace público su diseño y obtiene así la protección correspondiente al dibujo o modelo comunitario no registrado, pueda solicitar la protección de carácter registral para ese mismo diseño, siempre que presente la solicitud dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que lo hizo público por primera vez. Hasta ahora se ha expuesto a qué fecha debe referirse la comparación del dibujo o modelo protegible y con qué anterioridades debe compararse. Pero es naturalmente fundamental determinar cómo ha de realizarse la comparación. Pues bien, el dibujo o modelo debe ser nuevo, esto es, no debe ser idéntico, lo cual implica que no debe diferir por detalles insignificantes de las anterioridades con las que se compara (arts. 6 LDI y 5 RDMC). 272

No basta, sin embargo, con que el dibujo o modelo no sea idéntico a las anterioridades, sino que, además, debe poseer carácter singular frente a las mismas; esto, la impresión general que produzca en los s informados debe diferir de la impresión general producida por el dibujo o modelo anterior con el que se compara (arts. 7 LDI y 6 RDMC). Este requisito del carácter singular viene a ser el equivalente, en materia de dibujos y modelos, a la actividad inventiva que se exige como requisito para la patentabilidad de las invenciones. Junto a los requisitos objetivos de protección que se han venido mencionando, puesto que deben concurrir en el objeto, diseño, que se pretende proteger, hay que tener en cuenta que existe también un requisito subjetivo, esto es, que tiene derecho a la protección el creador o su causahabiente (arts. 14.1 LDI y 14.1 RDMC). Y en el caso de que el dibujo o modelo haya sido realizado por un empleado en el ejercicio de sus funciones o a partir de las instrucciones de su empresario, el derecho al diseño corresponderá al empresario salvo pacto en contrario (arts. 15 LDI y 14.3 RDMC). Por supuesto, para obtener la protección del diseño registrado es preciso presentar la correspondiente solicitud de registro ante la OEPM (art. 2 LDI) para la protección a nivel nacional o ante la OAMI para los dibujos y modelos comunitarios (art. 35 RDMC) y que la protección solicitada sea concedida. C. Procedimiento de registro a. Dibujo o modelo comunitario La solicitud de un dibujo o modelo comunitario registrado debe presentarse ante la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) con sede en Alicante y que es también competente para el registro de las marcas comunitarias. Asimismo puede presentarse ante las Oficinas de la Propiedad Industrial competentes de los Estados , los cuales han de remitir la solicitud a la OAMI (art. 35). Se permite la presentación de solicitudes múltiples para productos de la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales (art. 37 RDMC). La OAMI examina si la solicitud cumple los requisitos de forma (art. 45 RDMC), y en cuanto a los requisitos de fondo sólo puede denegar el registro si el dibujo o modelo no responde a la noción que de los dibujos o modelos comunitarios establece el artículo 3 a), esto es, si el objeto para el que se pide la protección no es la apariencia externa de un producto, o si el dibujo o modelo es contrario al orden público o las buenas costumbres (art. 47 RDMC). Obsérvese que no se examinan la novedad y el carácter singular, ni existe trámite de oposiciones por parte de terceros. Si la solicitud cumple con los requisitos que son objeto de examen por la OAMI, se inscribe en Registro como dibujo o modelo comunitario registrado (art. 48 RDMC) y se publica en el Boletín de Dibujos y Modelos Comunitarios (art. 49 RDMC). Es posible, sin embargo, que al presentar la solicitud el solicitante pida que se aplace la publicación durante un plazo de treinta meses desde la fecha de prioridad (art. 50 RDMC). Este aplazamiento sirve para evitar que el modelo o dibujo sea copiado durante la fase preparatoria para su comercialización. b. Diseño nacional Para que el diseño nacional sea protegido, y se otorgue el derecho exclusivo es imprescindible presentar la correspondiente solicitud para que la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) registre el diseño. El procedimiento de registro establecido en la LDI comienza por la presentación de una solicitud de diseño ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante o su representante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo, debiendo presentarse esa solicitud directamente ante la OEPM por solicitantes de Ceuta y Melilla, solicitantes no domiciliados en España y en 273

los supuestos en que el solicitante o su representante soliciten el registro a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviera carácter territorial (art. 20 LDI). Para que a la solicitud se le otorgue una fecha de presentación, deberá contener como mínimo una instancia en que solicite el registro del diseño, la identificación del solicitante y una representación gráfica del diseño apta para ser reproducida (arts. 21.1 y 23.1 LDI). Se ite que una misma solicitud de registro pueda comprender varios diseños hasta un máximo de 50, siempre que se refieran a productos pertenecientes a la misma clase de la Clasificación Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno. Esta última limitación no se aplica sin embargo a los diseños bidimensionales (art. 22.1 LDI). El órgano competente para recibir la solicitud, esto es, el órgano autonómico o la OEPM, debe hacer un primer examen para comprobar que la solicitud reúne los requisitos necesarios para que se otorgue una fecha de presentación; comprobar si se han satisfecho las tasas de solicitud; comprobar si el solicitante está legitimado para el registro del diseño y, en general si la solicitud de registro reúne todos los requisitos formales exigidos en la Ley (art. 27.1). Si se supera ese examen de isibilidad y de forma, debe remitirse la solicitud, en su caso, a la OEPM. Y ésta debe examinar de oficio si el objeto de la solicitud es un diseño y si es contrario al orden público o a las buenas costumbres (art. 29 LDI). Superado el examen de oficio por parte de la OEPM y una vez subsanadas las irregularidades o defectos que se hubieren puesto de manifiesto, la OEPM ha de dictar la resolución acordando el registro del diseño, expedirá el título de registro y publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial la mención de la concesión (art. 31 LDI). Es importante tener en cuenta que al presentar la solicitud de registro el solicitante puede pedir que se aplace la publicación del diseño durante un plazo de 30 meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, desde la fecha de prioridad. Este aplazamiento de la publicación ofrece al solicitante la ventaja de evitar la publicidad del diseño que puede facilitar su copia a terceros, teniendo sin embargo el derecho exclusivo. El aplazamiento no impide que se publique la mención de la concesión y del aplazamiento, pero no incluye la publicación del diseño. Una novedad muy importante de la LDI en materia de procedimiento de concesión de derechos de propiedad industrial consiste en que se establece, por primera vez en este ámbito del Derecho, el trámite de oposición por los terceros posterior a la concesión del registro. En efecto, dentro de los dos meses siguientes a la publicación del diseño registrado cualquier persona puede presentar oposición alegando que el diseño registrado no cumple con los requisitos de protección, esto es su carácter de diseño, la novedad, el carácter singular y la accesibilidad al público. También son posibles causas de oposición la falta de legitimación del solicitante para obtener el derecho; la incompatibilidad del diseño con otro diseño cuya solicitud fue presentada en España anteriormente y que ha sido concedida; e igualmente son causas de oposición el hecho de que el diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España o el uso no autorizado de una obra protegida por la propiedad intelectual (art. 33). Hay que destacar que una vez presentada la oposición, el solicitante tiene la posibilidad de modificar el diseño, siempre que mantenga su identidad sustancial, eliminando los elementos que hayan motivado la oposición (disp. adic. 4ª). Como régimen subsidiario para los procedimientos istrativos previstos en la LDI rigen las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las istraciones Públicas y del Régimen istrativo. D. Protección conferida por el diseño La protección conferida por los dibujos y modelos comunitarios no registrados es totalmente distinta de la que se atribuye al diseño registral, tanto si es comunitario como si es nacional. 274

Si se trata de un dibujo o modelo comunitario no registrado, el derecho que confiere a su titular consiste en que aquél no puede ser copiado (art. 19.2 RDMC). Es, pues, un derecho a no ser copiado, de manera que el titular no podrá ejercitar su derecho contra quien utilice el dibujo o modelo, si esta persona ha obtenido ese dibujo o modelo como resultado de un trabajo independiente realizado en circunstancias tales que permitan pensar razonablemente que el tercero en cuestión no conocía el dibujo o modelo divulgado por el titular (art. 19.2 RDMC). Naturalmente la prueba de que se trata de una creación independiente y no de una copia recaerá sobre el tercero que alegue esa defensa. Y la duración de esa protección es de tres años a partir de la fecha en que el dibujo o modelo se haya hecho público por primera vez dentro de la Comunidad Europea, esto es, desde que a través de cualquier acto de publicación, exposición, comercialización o divulgación el dibujo o modelo puede haber sido razonablemente conocido por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Comunidad (art. 11 RDMC). Como podrá observarse, no se otorga al titular del dibujo o modelo no registrado un derecho exclusivo absoluto, sino solamente el derecho a no ser copiado. Se trata, pues, de una protección equiparable a la que se da contra la competencia desleal. Cabría decir que es realmente una acción que prohíbe la imitación servil, y que por ello complementa y altera en cierto modo la regulación establecida en la LCD con referencia a los actos de imitación (art. 11 LCD). Por el contrario, la protección que se otorga al diseño registrado, tanto el comunitario como el nacional, sí que constituye un derecho exclusivo de carácter absoluto, puesto que atribuye al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir esa utilización a los terceros sin su consentimiento (arts. 45 LDI y 19.1 RDMC). La duración de la protección al diseño registrado es de cinco años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, pudiendo renovarse el plazo de protección por uno o varios períodos de cinco años hasta un máximo de veinticinco a partir de la fecha de presentación de la solicitud (arts. 43 LDI y 12 RDMC). El derecho atribuido al titular del modelo o dibujo a prohibir la utilización del mismo a los terceros, significa que puede prohibirse «en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento con los fines antes citados» (arts. 45 LDI y 19.1 RDMC). Estos actos caen también bajo el derecho exclusivo del titular del dibujo o modelo comunitario no registrado, pero solamente si el diseño ha sido copiado. La STJCE de 26 de septiembre de 2000 (TJCE 2000, 211) (Caso European Automobile Association ) declaró que el mero tránsito de mercancías fabricadas legalmente en un Estado miembro de la UE, concretamente piezas de recambio de automóvil, con destino a otro Estado miembro donde su venta es igualmente legal, no constituye un acto de violación del derecho exclusivo sobre dibujos y modelos industriales en el Estado a través del cual tiene lugar el tránsito. Y en el ámbito objetivo la protección atribuida al titular del diseño comprende cualquier diseño que no produzca en el informado una impresión general distinta (arts. 47.1 LDI y 10.1 RDMC). Debe tenerse en cuenta para determinar el alcance de la protección, el margen de libertad del autor al realizar el diseño (art. 47.2 LDI), teniendo en cuenta los condicionamientos técnicos para esa realización. El derecho atribuido al titular del dibujo o modelo tiene ciertas limitaciones de importancia. Así, ese derecho no puede ejercerse respecto de actos realizados en privado y con fines no comerciales; actos con fines experimentales; actos con fines de cita o docentes, siempre que no sean contrarios a usos comerciales leales, no perjudiquen indebidamente la explotación normal del diseño y se mencione la fuente, y actos referentes al equipamiento y reparación de buques y aeronaves de terceros países que sean introducidos temporalmente en territorio de la Comunidad (arts. 48 LDI y 20 RDMC). Tampoco puede el titular ejercer sus derechos en los supuestos de agotamiento del mismo, esto es, en relación con los actos relativos a un producto que haya sido introducido en el mercado del Espacio Económico Europeo por el propio titular o con su consentimiento (arts. 49 LDI y 21 RDMC). 275

Quienes hayan comenzado a utilizar el modelo o dibujo de buena fe, o hecho preparativos serios y efectivos para ello, antes de la fecha de prioridad de la solicitud del modelo registrado, podrán continuar su explotación sin que ello constituya una violación del derecho exclusivo del titular del dibujo o modelo registrado (arts. 50 LDI y 22 RDMC). Es importante tener en cuenta, puesto que esta cuestión fue esencial en la discusión del RDMC y también de la Directiva comunitaria sobre dibujos y modelos, que de momento la protección del dibujo o modelo comunitario no se extiende a los componentes de productos complejos o utilizados para permitir la reparación de los mismos para devolverles su apariencia inicial (disp. transit. 3ª LDI y art. 110 RDMC). Esta excepción se refiere básicamente a las piezas de recambio para la reparación de la parte visible de los automóviles. La protección del diseño es acumulable con la protección que pueda corresponder al mismo objeto por otros derechos de propiedad industrial o derecho de autor (disp. adic. 10ª LDI y art. 96 RDMC). Hay que destacar que según la disposición adicional décima LDI, esa acumulación de la protección del diseño con el derecho de autor no se produce automáticamente en todo caso, sino cuando «el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual». Esta idea de que el diseño, para su protección por el derecho de autor debe ser original o especialmente «creativo» aparece además claramente expresada en la Exposición de Motivos de la LDI. E. Acciones por violación del derecho sobre el diseño Las acciones que puede ejercitar el titular del diseño en el caso de violación de su derecho exclusivo aparecen reguladas en los artículos 52 a 57 LDI. Estas mismas normas son aplicables en el caso de violación de los dibujos y modelos comunitarios teniendo en cuenta lo que se dispone en este sentido en el artículo 89 RDMC, especialmente en el apartado 1 d). Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en los artículos 80 y siguientes RDMC se contienen importantes normas sobre competencia y jurisdicción para el conocimiento de las acciones por violación de los dibujos y modelos comunitarios. Debe hacerse notar que la regulación que establece la LDI sobre las acciones por violación del diseño registrado coincide casi literalmente en gran medida con las disposiciones correspondientes en la Ley de Patentes y en la Ley de Marcas, en las que evidentemente se inspira el nuevo texto legal. Con carácter general el titular de un diseño puede ejercitar acciones civiles o penales ante los tribunales ordinarios para exigir cualesquiera medidas que estime necesarias para la salvaguarda de su derecho (art. 52 LDI). Esto significa que la enumeración de acciones civiles que contiene el artículo 53 LDI no es exhaustiva, aunque es obvio que comprende las principales acciones que se otorgan al titular del diseño para hacer respetar su derecho. Entre esas acciones cabe distinguir aquéllas tendentes a impedir que se realice o continúe la violación del derecho exclusivo sobre el diseño, de la acción para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados. Entre las acciones dirigidas a impedir que tenga lugar o continúe la violación del derecho exclusivo hay que incluir las acciones de cesación [art. 53.1 a) LDI]; de adopción de medidas para evitar que prosiga la actividad infractora, y en particular que se retiren del mercado los productos infractores y el embargo y destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción [art. 53.1 c) LDI, modificada por la Ley 19/2006, de 5 de junio]; de destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos infractores, a elección del actor, o alternativamente la entrega de los objetos infractores al actor a precio de coste y a cuenta de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios [art. 53.1 d) y e) LDI], y la publicación de la sentencia a costa del infractor [art. 53.1 f) LDI]. Todas estas acciones no pueden ejercitarse frente a quien haya adquirido de buena fe los objetos infractores para su uso personal.

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Al igual que se ha expuesto en materia de patentes, y como consecuencia también de la Ley 19/2006, de 5 de junio, las acciones para exigir la cesación de los actos de violación del diseño y evitar que prosiga ésta pueden ejercitarse también, cuando sean apropiadas, «contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir los derechos reconocidos en esta ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción» (art. 53.3 LDI en el texto introducido por la Ley 19/2006, de 5 de junio). Parece que con esta norma lo que se pretende es permitir que se ejerciten las acciones de cesación y para evitar que prosiga la violación del diseño fundamentalmente frente a los prestadores de servicios de intermediación operativa en la sociedad de la información. En efecto, se recordará que esos prestadores de servicios que se limitan a transmitir o almacenar datos o informaciones facilitados por el tercero que ha contratado la prestación de los servicios, no responden, en principio por la ilicitud de las informaciones que ellos no han generado. Pero puede ocurrir que esas informaciones que se ofrecen a través de la red informática constituyan actos de violación del diseño (por ejemplo, el ofrecimiento de un producto protegido por el diseño), por los que en principio no responde el prestador de servicios, y sin embargo, en aplicación del artículo 53.3 LDI podrá exigirle el titular del diseño o quien esté legitimado para ello que cese en la prestación del servicio a través del cual se facilita la información correspondiente en la red. En materia de diseño, como ocurre con todos los derechos de propiedad intelectual, la acción fundamental es la de cesación. Esto es así porque es la prohibición a los terceros de explotar el diseño protegido el único medio a través del cual puede hacerse respetar el derecho exclusivo del titular. Tanto las acciones para impedir la violación del derecho sobre el diseño o la eliminación de sus efectos, así como la solicitud de medidas para evitar que prosiga la violación pueden ejercitarse, a diferencia de lo que ocurre con las acciones de indemnización, contra cualesquiera personas en el tráfico económico que realicen actos de infracción del diseño protegido. Ya se ha señalado que no pueden ejercitarse frente a quien adquirió de buena fe los objetos infractores para su uso personal. La acción de indemnización de daños y perjuicios procede cuando ya han tenido lugar el acto o actos de violación del diseño. Hay infractores del derecho sobre el diseño que responden en todo caso de los daños y perjuicios causados, mientras que otros infractores sólo responden cuando en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia. Responden en todo caso quienes hayan fabricado o importado objetos que incorporen el diseño protegido, así como los responsables de la primera comercialización de tales objetos (art. 54.1 LDI). En los demás supuestos sólo procede la responsabilidad por los daños y perjuicios causados cuando el infractor ha actuado con culpa o negligencia y especialmente cuando hubiera sido advertido fehacientemente por el titular del derecho acerca de la existencia de éste, convenientemente identificado (art. 54.2 LDI). Los daños y perjuicios que pueden reclamarse al infractor son de distinta naturaleza. Por una parte los correspondientes a las pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener y por otra parte el perjuicio ocasionado al prestigio del diseño debido a la calidad inferior de los productos ilícitamente comercializados, la realización defectuosa de las imitaciones o las condiciones en que haya tenido lugar su comercialización (art. 55.1 LDI). También podrán incluirse, en su caso, en la indemnización los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas de la violación del derecho exclusivo (art. 55.1 LDI modificado por la Ley 19/2006, de 5 de junio). Existe además la posibilidad de la condena a una indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción (art. 55.6 LDI). El principio general para la fijación de los daños y perjuicios es el normal dentro de nuestro ordenamiento jurídico, esto es que la indemnización comprende no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del diseño a causa de la violación de su derecho (art. 55.1 LDI). Para el cálculo de los daños y perjuicios la LDI establece los mismos criterios que aparecen en la LP y en la LM, todos ellos redactados conforme al texto de la Ley 19/2006, de 5 de junio. Así pues, la propia LDI establece dos criterios alternativos a elección del perjudicado para fijar esa indemnización (art. 55.2 LDI). 277

Por un lado, esa indemnización puede comprender las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación del diseño si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del diseño. A los daños así calculados puede añadirse una indemnización del daño moral, aunque éste no haya dado lugar a la existencia de un perjuicio económico que hubiera sido probado. Obsérvese que de acuerdo con este criterio que acaba de señalarse los daños y perjuicios que puede reclamar el titular del diseño violado comprenden tres elementos que pueden sumarse. Por una parte, los beneficios que el titular habría dejado de obtener por la competencia del infractor; en segundo término los beneficios que haya obtenido el infractor por la explotación del diseño, y por último la indemnización del daño moral aunque no se hubiera probado que éste hubiera dado lugar a un perjuicio económico. La inclusión de la indemnización por el daño moral incluida por la Ley 19/2006, de 5 de junio, parece superponerse en parte con la indemnización que ya estaba prevista en el artículo 55.1 LDI referente al desprestigio del diseño causado por el infractor. Cabe pensar que además podrían dar lugar a la indemnización por daño moral las especiales dificultades en que haya podido verse la empresa del titular del diseño como consecuencia de la violación de éste. De alguna manera parece que a través de esta vía del daño moral, sin que sea exigible la prueba del perjuicio económico, se atribuye al juez un amplio poder de discrecionalidad a la hora de conceder la indemnización al titular del diseño; se trata incluso de poder introducir por esta vía los denominados «daños punitivos», esto es, daños que exceden de los que hayan podido producirse y demostrarse de una manera efectiva. El otro criterio legalmente previsto para fijar la indemnización de daños y perjuicios consiste en la cantidad a tanto alzado (según dispone la Directiva 2004/48/CE, 29 de abril de 2004, incorporada por la Ley 19/2006, de 5 de junio) que como precio hubiera debido pagar el infractor al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiere permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho (art. 55.2.b LDI, según la Ley 19/2006, de 5 de junio). No se comprende por qué en este caso no se incluye también la posibilidad de indemnizar el daño moral, pues es evidente que éste existirá o no existirá cualquiera que sea el criterio elegido para la fijación de los daños y perjuicios causados. Es más, parece que también en este caso podrá reclamarse la indemnización por daño moral en base a los criterios generales que rigen en nuestro Derecho, y que permitieron reclamar la indemnización de ese daño en un caso de violación de marcas (STS 18 febrero 1999 [RJ 1999, 660]). A los efectos de la fijación de la indemnización habrá que tener muy en cuenta la incidencia que el diseño tenga en la demanda del producto (art. 55.3 LDI), puesto que si se llega a considerar que esa incidencia es absolutamente determinante de la demanda, el cómputo de la indemnización deberá hacerse sobre el total del valor del producto que se comercializa con el diseño. La propia LDI, siguiendo en este punto lo que ya establecía la LM, fija una indemnización legal mínima, cuya cuantía no es preciso probar, consistente en el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorpore el diseño protegido. Por supuesto, el titular del diseño podrá exigir una indemnización superior, pero los daños y perjuicios que reclame por encima del mínimo legal deberá probarlos (art. 55.5 LDI) (STS, Sala 1ª, 24 noviembre 2010 [RJ 2010, 579]). Ninguna de las acciones que se atribuyen al titular del diseño para la protección de su derecho podrá ser ejercitada frente a quienes utilicen los objetos con el diseño que hubieran sido introducidos en el comercio por personas que ya hayan indemnizado al titular de forma adecuada los daños y perjuicios causados (art. 56 LDI). En todo caso hay que tener en cuenta que solamente se pueden exigir los daños y perjuicios correspondientes a los actos de infracción realizados durante los 5 años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción (art. 57.2 LDI). Y el artículo 57.1 dispone que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho sobre el diseño prescriben a los cinco años desde el día en que pudieron ejercitarse.

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Por último, hay que tener en cuenta que una importante medida prevista en el Derecho comunitario para proteger a los titulares de derechos de propiedad intelectual, entre ellos a los titulares de dibujos o modelos registrados o no registrados; consiste en la facultad que tiene el titular de solicitar ante las autoridades aduaneras la retención de las mercancías infractoras del diseño para permitir que el titular ejercite las acciones correspondientes ante el Juez competente (Reglamento CE núm. 1383/2003, del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos). En cuanto a las normas procesales para el ejercicio de las acciones por violación del derecho sobre el diseño, la disposición adicional primera LDI se remite al Título XIII de la LP, cuyas normas son de aplicación, salvo lo dispuesto en los artículos 124 (legitimación del licenciatario para el ejercicio de las acciones), 133 (en el punto que exige justificar la explotación del objeto protegido para solicitar la adopción de medidas cautelares) ni los artículos 140 a 142 LP sobre conciliación en materia de invenciones laborales. F. El diseño como objeto de derechos El principio general para los dibujos y modelos comunitarios como objeto de derechos consiste en que les son aplicables a esos modelos y dibujos comunitarios las normas que rigen en esa misma materia para el diseño nacional. Por lo demás, no puede ignorarse que lo dispuesto en los artículos 59 a 62 LDI coincide con la normativa establecida en los artículos 28 a 34 del RDMC. Cuando la solicitud de registro o un diseño registrado pertenezcan proindiviso a varias personas interesa determinar ante todo qué facultades corresponden a cada uno de los comuneros por separado. Téngase en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre con los bienes materiales, un diseño, como bien inmaterial que es, puede ser explotado simultáneamente por diversas personas e igualmente pueden otorgarse varias licencias a personas distintas para esa explotación. Por ello es importante destacar que los cotitulares de un diseño, además de disponer de la parte que les corresponde notificándoselo a los demás comuneros para que puedan ejercer los derechos de tanteo y retracto, podrán explotar por sí mismos el diseño, previa notificación a los demás cotitulares; realizar los actos necesarios para la conservación de la solicitud o del registro, y ejercitar acciones civiles o criminales frente a quienes infrinjan los derechos derivados del diseño, notificándolo a los demás cotitulares (art. 58.2 LDI). Sin embargo, cada cotitular por sí solo no puede otorgar licencias a terceros, sino que el otorgamiento de éstas exige el acuerdo de la mayoría de los partícipes (art. 58.3 LDI). El diseño tanto comunitario como nacional, incluyendo también el diseño comunitario no registrado, pueden ser objeto de derechos reales, siendo además transmisibles y susceptibles de ser objeto de negocios jurídicos entre ellos la licencia. Tales negocios jurídicos se rigen por la legislación española, aunque se trate de diseños comunitarios, si el titular del derecho tiene su sede o domicilio en España (art. 27 RDMC). Cuando se trata de diseños registrados, tanto comunitarios como nacionales, es necesaria la inscripción de los actos o negocios jurídicos en el registro correspondiente -en la OAMI para los diseños comunitarios y en la OEPM para los diseños nacionales-, para que tales actos y derechos tengan efectos frente a terceros (arts. 59.1 y 2 LDI y 28, 29, 30, 32 y 33 RDMC). Cuando se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta ha de inscribirse en el Registro de Bienes Muebles con notificación a la OEPM para su anotación en el Registro de Diseños. Además esos negocios jurídicos o constitución de derechos deben constar por escrito para ser válidos (arts. 59 LDI y 28, 29 y 30 RDMC). Al no existir ninguna inscripción registral para los dibujos o modelos comunitarios no registrados, los efectos frente a terceros de los actos y derechos que recaigan sobre los mismos no podrán producirse a través de la

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institución registral, y será preciso por tanto la notificación al tercero o terceros respecto de los cuales exista interés en que conozcan y produzcan efecto los actos en cuestión. Las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas, entendiéndose que la licencia no es exclusiva salvo que se pacte lo contrario. El otorgamiento de una licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el propio otorgante de la licencia sólo puede explotar si en el contrato se hubiere reservado expresamente ese derecho (arts. 60 LDI y 32.1 RDMC). El titular de una licencia sólo puede ejercitar en su propio nombre las acciones que se otorgan al titular frente a los terceros por violación del derecho sobre el diseño, cuando así lo establezca el contrato de licencia y, si ese pacto expreso no existe, el ejercicio de las acciones por el licenciatario sólo podrá realizarse con autorización expresa del titular. Si la licencia es exclusiva el licenciatario puede requerir fehacientemente al titular para que ejercite la acción judicial correspondiente y si no lo hace en el plazo de tres meses podrá entablarla el licenciatario exclusivo en su propio nombre (arts. 61 LDI y 32.3 RDMC). G. Nulidad y caducidad Los dibujos y modelos comunitarios, tanto registrados como no registrados, al igual que los diseños nacionales, pueden ser declarados nulos. Y la declaración de nulidad tiene efectos retroactivos, esto es, hace que se considere que nunca existió la protección otorgada (arts. 65 y 68 LDI y 24 y 26 RDMC). Son causas de nulidad, la falta de los requisitos legalmente exigidos para la protección, tanto los absolutos como los comparativos, y también la falta de legitimación de quien ostenta la titularidad del mismo (arts. 65.1 LDI y 25 RDMC). La acción de nulidad puede ejercitarse durante la vigencia del derecho y durante los 5 años siguientes a su caducidad o extinción (art. 65.2 LDI). Cuando la causa de nulidad afecte sólo a una parte del diseño éste podrá mantenerse parcialmente, si se modifica eliminando los elementos que dan lugar a la nulidad parcial y siempre que el diseño mantenga su identidad (arts. 67 LDI y 25 RDMC). Aun cuando la declaración de nulidad produce efectos retroactivos, sin embargo ese efecto retroactivo no afecta a las resoluciones sobre violación del diseño que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y se hubieran ejecutado antes de la declaración de nulidad y tampoco afecta a los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ya ejecutados (art. 68.2 LDI y 26 RDMC). La declaración de nulidad de los diseños nacionales españoles debe hacerse mediante sentencia firme de los tribunales ordinarios, y la declaración de nulidad de los dibujos o modelos comunitarios registrados debe hacerse por la OAMI o por los tribunales de dibujos o modelos comunitarios, si la nulidad se plantea por vía de reconvención. La caducidad plantea pocos problemas en relación con el diseño industrial, puesto que esa caducidad sólo se produce bien por la falta de renovación al término de alguno de los períodos quinquenales previstos para la duración del diseño o por renuncia del titular (arts. 71 LDI y 11.1, 12 y 51 RDMC). H. Jurisdicción En materia de dibujos y modelos comunitarios, como de marca comunitaria, tiene la mayor importancia la determinación de los órganos competentes para conocer de las acciones relacionadas con ellos. Pues bien, los órganos competentes son, según los casos, la OAMI y los Tribunales de dibujos o modelos comunitarios, que tienen que designar los Estados en el número más reducido posible (tanto tribunales de primera como de segunda instancia) (art. 80 RDMC).

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En España, los Tribunales comunitarios de marcas y de dibujos y modelos son los Juzgados de lo mercantil de Alicante, en primera instancia, y la sección o secciones especializadas de la Audiencia Provincial de Alicante en segunda instancia. Esos Tribunales, que entraron en funcionamiento a partir del día 1 de septiembre de 2004, extienden su jurisdicción en esa materia a todo el territorio nacional y se denominan Juzgados de Marca Comunitaria (Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial que modifica el art. 82.4 de la LOPJ, y añade un artículo 86 bis nuevo a la LOPJ, así como la disp. final segunda sobre la entrada en funcionamiento de los Juzgados de lo mercantil). La OAMI tiene competencia exclusiva para conocer de las demandas de nulidad de los dibujos y modelos registrados, aunque los tribunales de dibujos o modelos comunitarios pueden conocer también sobre esa acción de nulidad cuando se plantee como demanda reconvencional frente a una acción de infracción ejercitada por el titular del dibujo o del modelo (art. 24.1 RDMC). Los tribunales de dibujos y modelos comunitarios tienen competencia exclusiva sobre las acciones por infracción de modelos y dibujos comunitarios tanto registrados como no registrados, acciones de inexistencia de infracción, acciones de nulidad de dibujos o modelos no registrados y demandas reconvencionales de nulidad de dibujos o modelos comunitarios registrados (art. 81 RDMC). Por lo que se refiere a las acciones relativas a los diseños nacionales, la competencia en estos momentos corresponde a los Juzgados de lo mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser competente a elección del demandante en las acciones por infracción del derecho sobre el diseño, bien el Juzgado que acaba de mencionarse, bien el Juzgado de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde hubiera tenido lugar la infracción del derecho o se hubieran producido sus efectos (art. 125 LP al que se remite la disp. adic. 1ª LDI en relación con la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal que introduce un nuevo art. 86 ter, ap. 2 de la LOPJ). 3. LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL, LOS MODELOS DE UTILIDAD Y LAS MARCAS A. Diseño industrial y modelo de utilidad De acuerdo con lo que disponía el derogado artículo 169 del EPI, la distinción entre modelo de utilidad y modelo industrial radicaba en que el modelo de utilidad protegía la forma del objeto que daba lugar a una utilidad o ventaja práctica; mientras que el modelo industrial protegía solamente el aspecto externo de los objetos, siempre que ese aspecto externo no tuviera efectos funcionales. Ese planteamiento tradicional en España ha cambiado en la LDI que se refiere a esta cuestión en su artículo 11, que se corresponde con el artículo 8 RDMC. Según esos preceptos no pueden protegerse como diseño las características de apariencia de un producto que «estén dictadas exclusivamente por su función técnica». En tal caso esa forma que viene condicionada totalmente por su función técnica tendrá que ser protegida como modelo de utilidad en base a lo dispuesto en los artículos 143 a 154 LP. De esa regulación establecida en el artículo 11.1 LDI resulta que sí que será posible, sin embargo, proteger como diseño las características de apariencia de un producto que tengan una función técnica pero que no vengan condicionadas exclusivamente por esa función (STS, Sala 3ª, 10 junio 2010 [RJ 2010, 5305]). Ahora bien, en tales casos la protección del diseño no comprenderá la protección de las características de apariencia del producto que vengan necesariamente condicionadas por la función técnica. Esas características deberán ser protegidas, en su caso, por un modelo de utilidad. Así pues, como establece la Exposición de Motivos de la LDI, pueden registrarse «tanto los diseños meramente ornamentales como los funcionales, con exclusión de aquellos cuyas características vengan exclusivamente impuestas por su función técnica». 281

B. Diseño industrial y marcas Si, como se ha visto, los modelos o dibujos industriales deben diferenciarse de los modelos de utilidad, también es importante distinguirlos de las marcas. A menudo un nuevo diseño puede ser utilizado para identificar un producto o unos servicios en el mercado. Piénsese en un logotipo, en una combinación original de colores o en una forma original de envase. En todos estos casos el nuevo diseño puede ir destinado a identificar productos o servicios en el mercado, función esta que corresponde a las marcas. De hecho la posible interferencia entre las marcas y los diseños industriales aparece expresamente reconocida en la regulación legal vigente, puesto que el hecho de que el diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, en virtud de dicha protección, a prohibir el uso del signo en el diseño, constituye una causa de denegación del registro del diseño y también una causa de nulidad del mismo [arts. 13 f), 33.2 c) y 65.1 LDI y 25.1 e) RDMC]. Se plantea, pues, en estos casos, si la protección jurídica debe conseguirse mediante el registro del nuevo diseño como modelo o dibujo industrial, o como marca. La decisión debería ir vinculada, fundamentalmente a la finalidad que se persiga con la utilización del diseño. Si lo que se pretende es identificar y diferenciar en el mercado los productos a los que se aplica el diseño, entonces la protección debería ser como marca. Esta protección tiene la ventaja de que puede ser renovada indefinidamente. Tiene, sin embargo, el inconveniente de que el diseño protegido como marca sólo comprende dentro de su ámbito de protección a los productos para los que la marca ha sido solicitada, pero no a otros productos distintos. Debe tenerse en cuenta, además, la prohibición de proteger como marcas las formas que afecten al valor intrínseco de los productos [arts. 11.1 d) LM y 7.1 e) iii) RMC]. Si, por el contrario, el diseño no se pretende utilizar como signo distintivo para identificar productos de distinta naturaleza en el mercado, sino que se trata de un valor añadido que se incorpora al producto comercializado con el diseño, entonces parece que lo más adecuado sería registrarlo como modelo o dibujo industrial. De esta manera se protege el diseño para toda clase de objetos, pero tiene el inconveniente de que la protección temporal es limitada a un máximo de veinticinco años. En definitiva, el diseño protegido como marca trata de identificar en el mercado los productos por su origen empresarial. Es decir, que todo producto que lleva el diseño significará que ha sido puesto en el mercado por la empresa titular del diseño o con su autorización. El diseño, al convertirse en marca, podrá ser aplicado a productos de distinta naturaleza, en los que el elemento fundamental de comercialización debería ser el producto mismo y no el diseño. Por el contrario, con el modelo o dibujo industrial se pretende proteger la comercialización de un producto en el que una parte fundamental de su valor en el mercado radica en el diseño mismo. 4. LA PROTECCIÓN POR LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Los diseños industriales pueden ser también protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), Texto Refundido de 12 de abril de 1996 (modificada por Ley 13/2006, de 7 de julio), esto es, por el derecho de autor. En efecto, la propiedad intelectual de una obra artística corresponde al autor por el solo hecho de su creación (art. 1 LPI). Y esa noción de obra artística debe entenderse en su sentido más amplio; incluye, por tanto, cualquier diseño que sea original, sin que sea obstáculo para la protección el hecho de que el diseño se refiera a productos u objetos con una utilidad. En la Ley de Propiedad Intelectual se mencionan específicamente como protegibles 282

por el derecho de autor los dibujos, bocetos «y las demás obras plásticas sean o no aplicadas» [art. 10.1 e)]; y también se mencionan especialmente los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería [art. 10.1 f)]. El elemento fundamental para que la obra quede protegida por el derecho de autor consiste en que sea una obra «original». Esa originalidad debe entenderse en el sentido de que la obra haya sido creada por su autor, sin copiarla y con caracteres que la individualicen. Esto significa que no sólo las que se conocen como «obras de arte» en el sentido tradicional del término están protegidas, sino cualquier diseño que sea original. En efecto, el mérito artístico no constituye un criterio para denegar la protección del derecho de autor. Así pues, muchos diseños industriales pueden constituir obras protegidas también por el derecho de autor. Ahora bien, hay que insistir en que no todo diseño industrial estará protegido simultáneamente por el derecho de autor, sino que para que ese diseño tenga esa protección del derecho de autor deberá ser original y especialmente creativo, según establece la disposición adicional décima LDI y según resulta de la propia Exposición de Motivos de esa misma Ley. Esa protección, a diferencia de lo que ocurre con el diseño industrial (modelos y dibujos industriales) no necesita de ningún registro para hacerse efectiva. La protección le corresponde al autor «por el solo hecho de su creación» (art. 1 LPI). Lo que ocurre es que el hecho de la creación hay que probarlo, y a tales efectos puede ser útil la inscripción en el Registro General de la Propiedad Intelectual, cuyo Reglamento fue aprobado por RD 281/2003, de 7 de marzo. Esa inscripción es voluntaria y sirve para probar la creación de la obra a favor de la persona que aparece como autor. Es fundamental tener en cuenta que la protección del derecho de autor es compatible e independiente con la protección que se puede obtener por el registro del modelo o dibujo (art. 3.2º LPI). Normalmente, por tanto, un diseño industrial cuando es realmente original, será objeto de protección del derecho de autor, por el solo hecho de su creación. Y a esa protección se puede acumular la que otorga el registro del modelo o dibujo industrial en la Oficina Española de Patentes y Marcas. La protección de la propiedad intelectual comprende tanto derechos patrimoniales como derechos morales. El derecho patrimonial significa que el autor tiene el derecho a explotar de forma exclusiva su obra durante toda su vida, y además, ese derecho se prolonga durante los 70 años siguientes a su muerte (art. 26 LPI). El derecho moral es el derecho que tiene el autor a ser reconocido como tal, a decidir sobre la divulgación de su obra y a exigir el respeto a la integridad de la misma. Este derecho moral es intransferible (art. 14 LPI). Naturalmente la exigibilidad del respeto a ese derecho moral no es, en la práctica, igual para todo tipo de obras. En el caso del diseño industrial lo normal es que se establezcan los pactos necesarios para supeditar ese derecho moral a las exigencias de la explotación comercial del diseño. Lo que interesa destacar en cualquier caso, es que al nacer automáticamente la propiedad intelectual a favor del autor, por el hecho de la creación, habrá que establecer los pactos contractuales necesarios para transferir ese derecho a quien vaya a explotar el diseño en el mercado, que será normalmente un empresario. 5. LA PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL Además de la protección específica del diseño industrial y de la posible protección por la propiedad intelectual hay que considerar otro posible medio de defensa de los derechos sobre el diseño por la aplicación de la Ley de 10 de enero de 1991 de Competencia Desleal.

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Ciertamente esta protección por la Ley de Competencia Desleal debe ser considerada como marginal o complementaria a los efectos de la protección del diseño industrial; pero no debe ignorarse su existencia. En efecto, no puede ignorarse que la propia Ley de Competencia Desleal en su artículo 11.1 dispone que: «La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley». Aplicado este principio al diseño, significa que cuando no esté protegido como modelo o dibujo industrial o por el derecho de autor, su imitación es, en principio, libre. Esto no obstante, la Ley de Competencia Desleal sirve para proteger el diseño industrial, aunque no esté amparado por un derecho de exclusiva, en dos casos determinados. Por un lado, cuando el diseño es todavía secreto, su divulgación o explotación, sin autorización del titular, si esa divulgación o explotación se realiza por quien tenía deber de reserva, o por quien conoció el diseño por medio de espionaje industrial, o induciendo a la infracción contractual. En todos esos casos la violación del secreto sobre el diseño podrá ser considerada como competencia desleal en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley. También podrá considerarse competencia desleal la imitación del diseño cuando resulte idónea para hacer creer a los consumidores que el objeto de que se trata procede de otra empresa distinta a aquella que realiza la imitación, o cuando la imitación se hace sistemáticamente para impedir que la empresa cuyos diseños se imitan consolide su posición y su clientela en el mercado. En esos casos la imitación está prohibida como acto de competencia desleal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de 10 de enero de 1991, cuyo texto se mantiene en la LCD del año 2009. 6. LA PROTECCIÓN A NIVEL INTERNACIONAL Ante todo hay que destacar que la protección de los diseños industriales es siempre de carácter nacional, es decir, que el diseño está protegido autónomamente en cada uno de los Estados, con sujeción a lo que dispongan las leyes de ese Estado. Existen, sin embargo, convenios internacionales en los que se establecen las obligaciones que asumen los Estados que han ratificado el Convenio para proteger en su territorio los diseños industriales. Esos Convenios internacionales son fundamentalmente: el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, cuyo último texto es el de Estocolmo de 14 de julio de 1967; el Arreglo de La Haya de 6 de noviembre de 1925, sobre el Depósito Internacional de Dibujos o Modelos Industriales, cuyo último texto ratificado por España es el Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999; el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, cuyo último texto es el de París de 24 de julio de 1971, y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (denominado ADPIC, o más comúnmente por sus siglas inglesas como TRIPS), que constituye el anexo 1 C) del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994. El Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial impone a todos los Estados la protección de los dibujos y modelos industriales (art. 5 quinquies); pero no concreta el Convenio cuál haya de ser el contenido de esa protección. Sin embargo, es importante tener en cuenta dos normas de ese Convenio. Por una parte la norma que establece que todos los Estados del Convenio han de dar a los súbditos de los otros Estados el mismo trato nacional que a sus propios súbditos (art. 2). Esto significa que los súbditos de los Estados pueden obtener en cada uno de ellos la misma protección que los nacionales para la protección de los modelos y dibujos industriales.

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Otra norma importante es la que establece la denominada prioridad unionista (art. 4 CUP y arts. 24 LDI y 41 a 43 RDMC). Esta prioridad unionista consiste en que, una vez que se ha presentado una solicitud de protección para un modelo o dibujo industrial en un Estado miembro, el solicitante dispone de un plazo de seis meses para solicitar la protección en los otros Estados . Con el efecto, importante, de que esas solicitudes realizadas dentro del plazo de seis meses se consideran presentadas en la fecha de la primera solicitud. Vinculado al Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, al que se acaba de hacer referencia, es fundamental el Arreglo de La Haya sobre el Depósito internacional de modelos o dibujos industriales. Este Arreglo de La Haya establece un sistema que permite solicitar y obtener protección para los dibujos o modelos industriales en los Estados , a través de una única solicitud internacional presentada a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Esa solicitud es transmitida por OMPI a cada una de las Oficinas de los Estados para los que se ha pedido la protección. El texto del Arreglo de La Haya que ha regido en España ha sido hasta hace poco tiempo el de Londres de 2 de junio de 1934. De acuerdo con ese texto los Estados no tenían derecho a rechazar la protección de los modelos y dibujos industriales solicitados a través de OMPI. Por eso se establece en la Exposición de Motivos de la nueva LDI que la publicación de los dibujos y modelos solicitados a través de ese Arreglo y publicados por OMPI tiene un efecto meramente declarativo y no tiene efectos convalidantes sobre diseños no susceptibles de protección en España. Esta situación ha cambiado, como ya se preveía expresamente en la LDI, al haberse ratificado el Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya de 2 de julio de 1999, pues con ese Acta en vigor puede la OEPM denegar los efectos del registro internacional para España. Por ello dispone el artículo 76 LDI que la publicación del registro internacional por OMPI reemplazará a la publicación prevista para las solicitudes de diseño nacional, aunque la OEPM publicará en el BOPI una mención de la referida publicación de OMPI. Y el diseño registrado internacionalmente estará sometido al examen de oficio y al trámite de oposición que establece con carácter general la LDI para las solicitudes nacionales de registro de diseños. Por su parte, el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas incluye dentro de su ámbito de protección a las obras de artes aplicadas, aunque sin establecer un contenido concreto para esa protección en cada uno de los Estados . En efecto, según el artículo 2.7: «Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de regular lo concerniente a las obras de artes aplicadas y a los dibujos y modelos industriales, así como lo relativo a los requisitos de protección de estas obras, dibujos y modelos, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 7.4 del presente Convenio. Para las obras protegidas únicamente como dibujos y modelos en el país de origen no se puede reclamar en otro país de la Unión más que la protección especial concedida en este país a los dibujos y modelos; sin embargo, si tal protección especial no se concede en este país, las obras serán protegidas como obras artísticas». Resulta, por consiguiente, que si en el país de origen del diseño, éste sólo se puede proteger como dibujo o modelo industrial, entonces no se puede reclamar en los otros Estados la protección del derecho de autor, a no ser que el Estado de que se trate no exista una protección específica para los modelos o dibujos industriales, en cuyo caso sí que sería aplicable la protección del derecho de autor. Hay que señalar, además, que el propio Convenio de Berna, para los casos en que se protegen las obras de arte aplicadas por derecho de autor, prevé una duración mínima, de la protección de 25 años desde la realización de la obra (art. 7.4). Esa duración mínima es muy inferior a la prevista con carácter general para el derecho de autor, que se extiende durante la vida del autor y 50 años después (art. 7.1). Por último, el denominado Acuerdo TRIPS (o ADPIC en las siglas españolas) dedica los artículos 25 y 26 a la protección de los dibujos y modelos industriales, y permite a los Estados que esa protección se 285

haga, bien a través de la legislación sobre dibujos o modelos industriales, bien mediante la legislación sobre el derecho de autor (art. 25). El Acuerdo TRIPS dispone que el titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales (art. 26.1); y establece una duración mínima de diez años para la protección.

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CAPÍ TULO I X MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL TRÁFICO ECONÓMICO Sumario: I. Competencia económica y signos distintivos de la empresa II. Signos distintivos de la empresa y otros signos distintivos en el tráfico económico III. Relación entre los signos distintivos de la empresa y las patentes IV. Legislación aplicable y jurisprudencia V. Noción y funciones de la marca VI. Clases de marcas VII. Requisitos objetivos de la marca 1. Requisitos y prohibiciones absolutos y relativos 2. Requisitos y prohibiciones absolutos A. El signo debe reunir los requisitos que concurren en la noción legal de marca B. Autonomía intelectual del signo: aptitud diferenciadora en abstracto (genericidad) C. Autonomía material del signo D. El signo no debe inducir a error sobre el producto o servicio E. El signo no debe estar constituido por signos oficiales que indentifiquen a Estados o a entes públicos o por signos a los que se confiera legalmente un significado determinado F. Signos contrarios a la Ley, las buenas costumbres o el orden público 3. Requisitos y prohibiciones relativos A. Significado B. Signos distintivos de la empresa anteriormente protegidos a. Riesgo de confusión e intereses en juego b. Signos entre los que debe establecerse la comparación c. La prioridad entre los signos objeto de comparación d. Identidad de signos y productos o servicios e. El riesgo de confusión cuando no concurre la doble identidad del signo y de los productos o servicios f. Comparación entre productos o servicios g. Comparación entre signos h. Riesgo de asociación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena C. Otros derecho exclusivos anteriores a. Consideraciones generales b. Otros derechos de propiedad industrial o intelectual c. Derechos de la personalidad d. Nombre comercial y denominación o razón social notorios VIII. Requisitos subjetivos del titular de la marca y adquisición del derecho IX. Procedimiento de registro 1. Solicitud 2. Examen de requisitos de forma y requisitos o prohibiciones absolutos 3. Los requisitos o prohibiciones relativos en los procedimientos de concesión 4. Solicitudes de marcas españolas por transformación de marcas internacionales y comunitarias X. Contenido del derecho 1. Noción general sobre el derecho exclusivo 2. Aspectos positivo y negativo del derecho exclusivo 3. Limitaciones objetivas al derecho de marca 4. Limitaciones subjetivas del derecho exclusivo XI. Acciones por violación del derecho de marca

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XII. Marcas notorias y renombradas XIII. Cargas que pesan sobre el titular de la marca XIV. Marca y solicitud de marca como objeto de propiedad XV. Nulidad y caducidad de marcas XVI. Marcas colectivas y de garantía XVII. Las marcas en el ámbito internacional XVIII. Nombre comercial XIX. Rótulo de establecimiento XX. La nueva problemática planteada por los nombres de dominio en internet 1. Función de los nombre de dominio 2. Distintas modalidades de nombres de dominio 3. Asignación de nombres de dominio con código .es 4. Nombres de dominio con código .eu 5. Información sobre prestadores de servicios en la sociedad de la información 6. Compatibilidad y conflictos entre signos distintivos, denominaciones sociales y nombre de dominio XXI. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas 1. Protección de las indicaciones de procedencia por las normas de competencia desleal 2. Diferencia entre indicaciones de procedencia y denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas 3. Progresiva expansión del ámbito al que se aplican las denominaciones de origen 4. Reconocimiento de denominaciones de origen en España 5. Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en la Unión Europea

I. COMPETENCIA ECONÓMICA Y SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA En un sistema competitivo de economía de mercado es indispensable que existan signos distintivos que permitan identificar y diferenciar a las empresas y a sus productos, entendiendo como empresas a todos los operadores económicos que ofrecen productos o servicios en el mercado. Para que pueda darse esa competencia es preciso que puedan identificarse los empresarios u operadores que participan en el tráfico ofreciendo sus productos o servicios; es preciso que puedan identificarse los locales donde ejercen su actividad para la clientela, y es preciso, además que puedan identificarse los productos o servicios que ofrecen. Pues bien, cada uno de esos elementos es susceptible de identificación mediante un signo peculiar. Se diferencian, por ello, tres clases de signos distintivos de la empresa dentro de nuestro Derecho: la marca, el nombre comercial y el rótulo del establecimiento. Las marcas sirven para distinguir los bienes o servicios que produce, distribuye o presta una empresa. Se diferencia, por ello, entre marcas de fábrica (producción), marcas de comercio (distribución) y marcas de servicios. El nombre comercial distingue al propio empresario, y el rótulo de establecimiento se aplica al establecimiento entendido como local abierto al público. En efecto, en el tráfico económico no sólo es preciso identificar y diferenciar los productos o servicios que se ofrecen, sino también a los empresarios y los establecimientos abiertos al público donde se realizan las operaciones comerciales. Por ello, junto a las marcas existen en el mercado otros signos distintivos de las empresas, como son los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento. El rótulo en nuestro ordenamiento jurídico tiene un ámbito de protección local, porque al servir para distinguir un establecimiento abierto al público, la clientela de ese establecimiento vendrá condicionada por la propia ubicación geográfica de aquél. Precisamente este ámbito local es el que fundamenta en la STC 103/1999, de 3 de junio (RTC 1999, 103), la atribución de todas las competencias ejecutivas de registro de los rótulos de establecimiento a las Comunidades Autónomas con competencias de ejecución en materia de propiedad industrial y ello dio lugar a que la LM de 7 de diciembre de 2001 suprimiera la figura del rótulo de establecimiento como institución registral autónoma. Ello no obstante la protección de los rótulos que ya 288

estaban registrados se mantiene durante un largo período de tiempo (disps. transits. 3ª y 4ª LM) y en todo caso los rótulos no registrados tendrán siempre la protección de la LCD contra los actos de confusión. Esta distinción, tradicional en materia de signos distintivos de la empresa tiene una justificación dogmática e histórica, pero no se adapta en estos momentos a la realidad del tráfico económico. Históricamente tenía sentido la protección de los nombres comerciales y de los rótulos de establecimiento, mediante su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, por cuanto solamente estaba previsto el registro de marcas de fábrica, que es tanto como decir de marcas aplicables a los productos. No se itían las marcas de servicios. Pero la situación ha cambiado radicalmente, puesto que hoy las marcas pueden registrarse para identificar tanto productos como servicios. Es más, en la OAMI se conceden ya marcas para la venta minorista de productos (Comunicación 3/01 del Presidente de la OAMI, de 12 de marzo 2001). Siendo esto así, es obvio que la actividad de cualquier empresario puede protegerse por medio de marcas de servicios, con la misma o mayor eficacia que a través de la protección del nombre comercial o del rótulo cuando se trata de un establecimiento. Sería pues una solución razonable la de mantener, por supuesto, la protección registral para las marcas y suprimir esa protección registral para los nombres comerciales y los rótulos de establecimiento. Esto no significaría que la identificación del empresario o la del establecimiento quedaran desprovistas de protección. Podrían protegerse registralmente mediante la concesión de marcas de servicios, y en el ámbito de esos signos tendría una función especialmente importante la protección ofrecida por las normas sobre competencia desleal. La solución que acaba de mencionarse ha sido ya aplicada por la LM/2001 respecto de los rótulos de establecimiento. II. SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS EN EL TRÁFICO ECONÓMICO Junto a los signos distintivos de la empresa en sentido estricto -marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento (estos últimos en trance de extinción como signos registrales)- hay que mencionar a los que cabe designar como otros signos distintivos en el tráfico económico, como son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia. Todos estos signos, que no pueden pertenecer a una empresa en exclusiva, se diferencian de las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, tanto por su función como por el derecho exclusivo que otorgan. Desde el punto de vista de su función, tanto la indicación de procedencia como la denominación de origen o la indicación geográfica tratan de poner de manifiesto el lugar geográfico donde los productos han sido elaborados o al que deben su reputación. Y en el caso de las denominaciones de origen, éstas no sólo tratan de expresar el lugar geográfico de donde el producto procede, sino además que el producto debe sus características al medio geográfico y ha sido producido de acuerdo con las normas establecidas por una autoridad que es la que controla la utilización de la denominación de origen. La marca no tiene nada que ver con la indicación de procedencia, con la denominación de origen o con la indicación geográfica, puesto que su función no consiste en expresar el lugar geográfico donde los productos han sido elaborados. También existen diferencias entre las modalidades de signos distintivos que están siendo objeto de consideración, por lo que se refiere al derecho exclusivo que otorgan. En el caso de la marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento, sólo el empresario o empresarios titulares pueden hacer uso de esos signos en el tráfico económico. Por el contrario, las indicaciones de procedencia pueden ser utilizadas por todos los empresarios que elaboran sus productos en el lugar geográfico al que la indicación de procedencia se refiere. Y las denominaciones de origen e indicaciones geográficas pueden ser aplicadas por los distintos empresarios a todos los productos procedentes del área geográfica indicada en la denominación y que han sido elaborados de acuerdo con las normas y bajo el control de la autoridad encargada de la supervisión de la denominación de origen. 289

III. RELACIÓN ENTRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMPRESA Y LAS PATENTES La protección tanto de los signos distintivos de la empresa, como de las nuevas creaciones industriales por medio de patentes, es objeto de la Propiedad Industrial, existiendo, por tanto, entre unas y otras instituciones -signos distintivos y patentes- algunas características comunes, que justifican su integración dentro de esa misma rama del ordenamiento jurídico. Se trata, en efecto, de instituciones que otorgan todas ellas derechos exclusivos sobre bienes inmateriales que se integran en el patrimonio empresarial y que son susceptibles de transmisión. Y, además, la concesión de tales derechos exclusivos corresponde a la Oficina Española de Patentes y Marcas, que hace esa concesión atendiendo al orden de prioridad de las solicitudes presentadas. Hay que evitar, sin embargo, la idea errónea consistente en considerar que la normativa que rige las instituciones de protección de las creaciones industriales y la relativa a los signos distintivos de la empresa es sustancialmente igual y se basa en los mismos principios fundamentales. Aparte de los puntos de o entre unas y otras instituciones, que han sido señalados anteriormente, existen diferencias fundamentales entre ambas normativas. La regulación de las patentes tiene por finalidad esencial el impulso del progreso tecnológico e industrial. Ello hace que la noción de novedad sea esencial para el otorgamiento del derecho de exclusiva, el cual sólo se concede para las invenciones que no hubieran sido conocidas antes de presentada la solicitud de protección. Porque lo que hace progresar la tecnología y la industria son las nuevas creaciones industriales. Este planteamiento tiene la importante consecuencia de que una vez conocida una creación industrial, queda destruida la novedad y esa destrucción es definitiva. Esa creación no podrá ser protegida ya válidamente. La normativa relativa a la protección de los signos distintivos de la empresa (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento) no tiene, sin embargo, ninguna relación con el impulso del progreso tecnológico e industrial, sino que va dirigida a conseguir que los clientes potenciales puedan identificar y distinguir en el mercado los diversos productos y servicios que se ofrecen, los empresarios y sus establecimientos. Ésta es la razón por la cual la novedad, tal como se entiende con referencia a las creaciones industriales, no tiene ninguna aplicación en relación con los signos distintivos. Para éstos el requisito fundamental e indispensable que han de presentar es la aptitud diferenciadora , que permita distinguir e individualizar en el mercado los bienes, empresarios o establecimientos a los que se aplique el signo. Así ocurre que el hecho de que un signo fuera ya conocido o incluso usado con anterioridad no impide que pueda ser objeto de un derecho exclusivo, siempre que sea apto para identificar y diferenciar el producto o servicio, el empresario o el establecimiento al que haya de aplicarse, frente a los ya existentes con anterioridad. De la diferente finalidad perseguida por la protección de los signos distintivos -la identificación y diferenciación de objetos y sujetos dentro del mercado- y por las patentes -el progreso tecnológico e industrial- surgen además otras importantes diferencias. En primer término, el objeto protegido, que en las patentes son las invenciones, esto es, las reglas que indican cómo se ha de actuar para obtener un resultado industrial, mientras que en el caso de las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento, lo que se protege es un signo que sirve para diferenciar a los productos o servicios, a los empresarios o a los establecimientos. El derecho exclusivo que se otorga varía también, por razón del objeto protegido, en cuanto a su mismo contenido. El titular de la patente tiene derecho a impedir a los terceros la producción de bienes o servicios utilizando la invención patentada. Pero el titular de la marca sólo puede impedir que a un tipo determinado de productos o servicios se les aplique el signo protegido. Ahora bien, lo que no podrá impedir es la fabricación misma de los productos o la producción de los servicios, que podrán ser comercializados distinguiéndolos con otros signos que no sean confundibles con la marca protegida.

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Y en cuanto a la duración del derecho exclusivo, éste es de duración limitada y no prorrogable en las patentes. Porque el impulso del progreso tecnológico e industrial exige que pasado el tiempo de duración de la patente, el invento pueda ser explotado por cualquiera. Por el contrario, el derecho sobre los signos distintivos tiene una duración indefinidamente prorrogable, por medio de las sucesivas renovaciones. Ello es así porque en este caso la libre utilización del signo protegido por parte de terceros no sólo no reportaría ninguna ventaja industrial o tecnológica, sino que privaría de valor a la marca y daría lugar a la confusión de la clientela en el mercado.

IV. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISPRUDENCIA Es posible obtener el derecho exclusivo sobre una marca para su explotación en el territorio español a través de dos cauces diferentes: el nacional y el comunitario. En efecto, la protección de una marca se puede conseguir en España en virtud de lo dispuesto en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (modificada por la Ley 19/2006, de 5 de junio), presentando la correspondiente solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta nueva Ley derogó la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, y ha sido desarrollada por el Reglamento aprobado por RD 687/2002, de 12 de julio (RLM). La LM de 7 de diciembre de 2001 se promulgó fundamentalmente para cumplir lo dispuesto en la STC 103/1999, de 3 de junio (RTC 1999, 103), para adaptar totalmente la legislación interna española a la Primera Directiva Comunitaria en materia de marcas y para introducir reformas exigidas por la ratificación de diversos convenios internacionales. Pero el legislador aprovechó la oportunidad para incluir otras muchas modificaciones. También puede protegerse una marca en el territorio español gracias a la obtención de una marca comunitaria, esto es una marca protegida en todo el territorio de la Unión Europea, en virtud de lo dispuesto en el Reglamento CE núm. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, modificado por el Reglamento (CE) núm. 422/2004, del Consejo, de 19 de febrero de 2004. Estas marcas comunitarias han de ser solicitadas ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que tiene su sede en Alicante. La Ley española de marcas incorpora lo dispuesto en la primera Directiva en materia de marcas de la Unión Europea (primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados en materia de marcas). Dado que el contenido sustancial de la Primera Directiva sobre marcas y del Reglamento sobre la marca comunitaria son coincidentes, es posible exponer la regulación legal de las marcas en nuestro país utilizando las mismas nociones básicas, puesto que éstas coinciden tanto en la Ley nacional como en el Reglamento Comunitario. Es necesario tener en cuenta también la vigencia en nuestro país del Reglamento (CE) núm. 1383/2003, del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos. Este Reglamento Comunitario permite retener en aduana, denegando el despacho a libre práctica, las mercancías que se identifiquen con marcas usurpadas. Dado que en España rigen normas legales sobre marcas tanto de la Unión Europea como puramente internas, es preciso tener en cuenta la jurisprudencia que se dicta en aplicación de cada uno de esos conjuntos normativos. Por una parte hay que considerar la jurisprudencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), que puede referirse bien a recursos interpuestos contra decisiones de la OAMI sobre 291

concesión o denegación de marcas comunitarias, y que aplican por tanto el Reglamento sobre la marca comunitaria, bien para resolver cuestiones prejudiciales planteadas al amparo del artículo 267 TFUE (antes art. 234 TCE y previamente el art. 177), para interpretar el Reglamento sobre despacho a libre práctica o la Primera Directiva en materia de marcas. Esta jurisprudencia tiene importancia no sólo en el ámbito de la aplicación del Derecho comunitario, sino también para la aplicación de la legislación nacional. Ello es así, por una parte, porque la Ley nacional, en la parte en que ha traspuesto la Directiva comunitaria, está sujeta a la interpretación del TJCE de las normas de la Directiva, que están incorporadas a la Ley española. Y, por otra parte, dado que el Reglamento de la marca comunitaria y la Primera Directiva coinciden de manera casi absoluta, es evidente que la interpretación que haga el TJCE de las normas de ese Reglamento, en la medida en que coincidan con las de la Directiva, y por tanto de la Ley española, habrán de ser tenidas en cuenta también para la aplicación de la Ley interna. Dentro de este planteamiento convendrá tener en cuenta también las resoluciones de las cámaras de recursos de la OAMI. El TJCE es igualmente competente para interpretar las normas del Acuerdo ADPIC a los efectos de su aplicación por las autoridades judiciales de los Estados en materias como las marcas en las que la Comunidad Europea ya ha legislado mediante la promulgación de la Primera Directiva y el RMC (STJCE de 14 de diciembre de 2000 [TJCE 2000, 332], caso Parfums Christian Dior, SA). En el ámbito puramente interno español hay dos líneas de jurisprudencia que deben tenerse en cuenta. Por una parte, existe la jurisprudencia contencioso-istrativa del Tribunal Supremo, que es abundantísima y en la que se resuelven los recursos planteados contra la concesión o la denegación de marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y por otra parte, existe la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, referente al ejercicio de acciones por parte de los titulares de marcas o contra ellos (acciones por violación de marca o de otros signos distintivos y acciones de nulidad y caducidad principalmente). Esta jurisprudencia civil del Tribunal Supremo es muchísimo menos copiosa que la contencioso-istrativa, y debe tenerse en cuenta que esta última, esto es, la jurisprudencia contencioso-istrativa, no constituye jurisprudencia en sentido estricto a los efectos del recurso de casación civil ante la Sala Primera. Ello no obstante, aunque la jurisprudencia contenciosoistrativa no tiene la consideración de jurisprudencia civil, sí que tiene una autoridad que debe ser tomada en consideración, por el gran número de sentencias que hacen que la Sala correspondiente del Tribunal Supremo tenga un alto nivel de especialización en estas materias. V. NOCIÓN Y FUNCIONES DE LA MARCA Según el artículo 4.1 de la Ley de Marcas (LM) «se entiende por marca todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras». Obsérvese pues, que la marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto el derecho exclusivo sobre la marca, no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica. Así pues, la función esencial de la marca consiste en identificar y distinguir los productos o servicios a los que se aplica (STS, Sala 1ª, 20 junio 1994 [RJ 1994, 6024]). Mas, cabe plantearse a su vez, para qué sirve esa identificación por medio de marcas de los productos o servicios en el mercado. Parece evidente que la marca es ante todo un instrumento puesto al servicio de los empresarios para permitirles su actuación en el mercado. Y dentro de este planteamiento la doctrina más tradicional considera que la marca sirve para asegurar que todos los productos o servicios distinguidos con ellas tienen el mismo origen empresarial. Frente a la vinculación de la función de la marca exclusivamente a los intereses de los empresarios, se ha señalado, con razón, que al considerar la función de la marca no pueden ignorarse los intereses de los consumidores.

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La jurisprudencia ha reiterado continuamente que las marcas sirven también a la protección de los consumidores, en la medida en la que les permiten identificar y distinguir los diversos productos o servicios que se ofrecen en el mercado, permitiendo así la elección entre ellos (STS, Sala 1ª, 6 abril 1994 [RJ 1994, 2941] y 31 diciembre 1996 [RJ 1996, 9691], entre otras y STS, Sala de lo Contencioso-istrativo, de 28 de junio 2006, Caso Nestlé Biocalcio). La marca debe suponer una cierta homogeneidad de los productos o servicios a los que se aplica. Este planteamiento es preferible a la consideración de la marca como indicadora de una determinada calidad, porque esa consideración puede dar a entender que un producto de marca es un producto de buena calidad en todo caso y esa referencia es equívoca. También se habla de la función de garantía de la marca, la cual tiene apoyo legal en aquellos ordenamientos en que se impone al titular de la marca una responsabilidad por los daños ocasionados a los consumidores por los productos marcados. Se trata de la denominada responsabilidad del fabricante por los productos defectuosos establecida en nuestro país por el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y s, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, en sus artículos 128 y ss. Asimismo cabe considerar como parte de esa garantía, la responsabilidad del titular de la marca por la publicidad engañosa que pueda hacer de los productos marcados aplicando al efecto la prohibición de publicidad engañosa establecida en la Ley General de Publicidad y de la Competencia Desleal. VI. CLASES DE MARCAS En principio puede ser marca cualquier elemento que por su naturaleza sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado, y por lo tanto en todas las leyes se encuentran enumeraciones no exhaustivas, sino puramente enunciativas, que comprenden gran cantidad de signos de diversa naturaleza, para poner de manifiesto la posibilidad de que constituyan marcas protegidas. Así en la LM (art. 4.2, que coincide sustancialmente con el art. 4 RMC) se establece que pueden constituir marcas los signos o medios siguientes: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o de su presentación. e) Los sonoros. f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores. Atendiendo a los sentidos a través de los cuales pueden percibirse esos signos, cabe afirmar que los signos distintivos, las marcas, pueden percibirse por la vista, por el oído o por el olfato. Las marcas posiblemente más importantes son las denominativas. Es decir, son marcas constituidas por una o varias palabras que pueden ser vistas, pueden ser leídas y pueden ser también transmitidas oralmente, pueden ser oídas. Una marca denominativa consiste en una o varias palabras que designan directamente el bien o servicio que se pretende identificar. Esa denominación puede ser un nombre propio, por ejemplo, el nombre del propietario de la empresa. Puede ser una denominación conceptual, es decir, una palabra o conjunto de palabras con un sentido determinado o puede ser un término inventado, que no signifique nada. Las marcas gráficas o emblemáticas, son las que se dirigen a su percepción por la vista y consisten en imágenes o dibujos. 293

Hay también marcas mixtas en las que se mezclan la denominación y el dibujo. Y existen asimismo las marcas tridimensionales, es decir, modelos con tres dimensiones, que son las que plantean básicamente el problema de las interferencias con los modelos industriales. Este tipo de marcas son las que se utilizan para proteger los envases. También puede haber marcas auditivas. Por ejemplo, la señal de identificación de una emisora de radio es una marca auditiva. Y se habla incluso, aunque parece un planteamiento bastante teórico, de marcas olfativas. Se señala la posibilidad de lanzar al mercado un periódico que se identifique por su olor. No parece que sea posible, sin embargo, la protección de estas marcas puesto que no son susceptibles de representación gráfica como exigen los artículos 4.1 LM y 4 RMC. Por su relación con otras marcas, las marcas pueden ser principales o derivadas. Una vez que se tiene una marca principal es posible conseguir después otras marcas derivadas, que reproducen el elemento distintivo principal de la marca anterior, pero añaden otros elementos distintivos secundarios, de tal manera que se va creando lo que podríamos decir que es una especie de constelación de marcas, todas en torno al elemento distintivo principal de la marca originaria. Aunque la existencia de marcas derivadas es una realidad del tráfico, la figura jurídica de la marca derivada ha dejado de estar expresamente regulada en la LM/2001. Por la titularidad de las marcas, pueden ser individuales y colectivas, según el titular sea una única persona que tiene el derecho exclusivo o el derecho exclusivo se otorgue en favor de un conjunto de personas. Y entre las marcas colectivas tienen especial importancia las marcas de garantía, porque cuando hay una pluralidad de personas con derecho a utilizar una misma marca, la utilidad de ésta puede consistir en que su utilización signifique que existe una garantía sobre la composición o la forma de producción del producto. Por la actividad empresarial que distinguen, las marcas pueden ser de fábrica, de comercio y de servicio. Las más antiguas son las de fábrica, porque las marcas surgieron dentro de la revolución industrial en el siglo diecinueve; pero después se han ido extendiendo a todos los ámbitos de la actividad económica. Mas, lo que importa señalar es que un mismo producto puede reunir una pluralidad de marcas que indican las sucesivas etapas que ha ido pasando el producto en su elaboración. Por ejemplo, una camisa puede llevar la marca de la tela, la del fabricante y la del establecimiento que realiza la venta. Por último, hay que señalar que por su grado de difusión se distinguen las marcas notorias y renombradas. Las marcas notorias son aquellas cuyo conocimiento se ha difundido dentro del sector económico al que pertenecen los productos o servicios de que se trata, mientras que las marcas renombradas son aquellas cuya difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o el servicio y son conocidas por el público en general. Esta distinción tiene importancia a la hora de establecer el ámbito de protección de la marca. La noción y el régimen jurídico de las marcas notorias y renombradas aparecen ampliamente regulados en la LM/2001. VII. REQUISITOS OBJETIVOS DE LA MARCA 1. REQUISITOS Y PROHIBICIONES ABSOLUTOS Y RELATIVOS Para que un signo pueda ser protegido como marca, esto es, atribuir a su titular el derecho exclusivo a su utilización, es preciso que reúna ciertos requisitos. Esos requisitos son de distinta naturaleza. Unos son requisitos absolutos, que debe reunir el signo en sí mismo considerado, sin compararlo con otros signos ya protegidos, cuya titularidad corresponda a otras personas. Otros requisitos son relativos, puesto que su concurrencia se establece relacionando y comparando el signo que se pretende proteger con los signos ya protegidos a favor de otras personas. Esta distinción entre requisitos absolutos y relativos de la marca aparece tanto en la LM como en el RMC al diferenciar entre prohibiciones absolutas y relativas al registro de una marca.

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El hecho de que las disposiciones legales se refieran no a requisitos absolutos y relativos, sino a prohibiciones absolutas y relativas se explica por la perspectiva registral que han adoptado esas normas. Pero, en definitiva, los requisitos para la apropiación en exclusiva de una marca y las prohibiciones para su registro no son sino dos perspectivas de una misma exigencia. Pues bien, el régimen jurídico de los requisitos (prohibiciones) absolutos y relativos difiere en puntos fundamentales. Y esa diferenciación se justifica porque mientras los requisitos (prohibiciones) absolutos responden a exigencias prevalentes del interés público; los requisitos (prohibiciones) relativos responden prevalentemente a la protección de intereses particulares. La manifestación más evidente de los distintos intereses protegidos consiste en que la falta de un requisito relativo, o dicho de otro modo, la existencia de una prohibición relativa, puede no tener ninguna consecuencia si el titular del derecho que se vería afectado por la nueva marca da su autorización para que ésta sea protegida, o simplemente no presenta oposición para que ésta sea registrada (arts. 20.2 LM y 8.1 y 45 RMC). La diferencia se manifiesta también en otros aspectos. Así la comprobación de los requisitos (prohibiciones) absolutos ha de hacerse de oficio tanto por la OEPM (art. 20.1 LM) como por la OAMI (art. 7 RMC), mientras que la denegación por supuestos de prohibiciones relativas sólo podrá hacerse cuando medie oposición del titular del derecho afectado (arts. 20.2 LM y 8.1 RMC). Otra diferencia fundamental del régimen jurídico de los requisitos (prohibiciones) absolutos y relativos se manifiesta en las acciones de nulidad. En la LM mientras la acción para que se declare la nulidad de las marcas que se han otorgado en contravención de las prohibiciones absolutas es imprescriptible (art. 51.2 LM), la acción de nulidad por violación de las prohibiciones relativas no puede ejercitarse por el titular del derecho anterior si ha tolerado el uso de la marca posterior con conocimiento de ese uso durante cinco años consecutivos (art. 52.2 LM). La misma solución se establece en el RMC, según el cual el titular de una marca o un derecho anterior, que teniendo conocimiento de la marca posterior supuestamente incompatible con su derecho, no ejercita durante cinco años ninguna acción para impedir el uso de la marca posterior, no puede ejercitar ya ninguna acción, por entenderse que su facultad de ejercer acciones ha caducado por tolerancia (art. 53 RMC). Y en el RMC es distinta la legitimación activa para el ejercicio de la acción de nulidad en uno y otro caso. Para el ejercicio de la acción de nulidad por violación de una prohibición absoluta, está legitimada cualquier persona [art. 55.1 a) RMC]; mientras que para la acción de nulidad por violación de una prohibición relativa sólo están legitimados los titulares de las marcas o derechos afectados [art. 55.1 b) y c) RMC]. Además, la acción de nulidad no procede si el titular del derecho anterior ha dado expresamente su consentimiento al registro de la marca posterior (art. 52.3 RMC). En la LM la diferencia en cuanto a la legitimación activa para el ejercicio de la acción de nulidad es igual de tajante. Para el ejercicio de la acción de nulidad por contravención de una prohibición absoluta está legitimada la OEPM, así como cualquier persona física o jurídica [art. 59 a) LM]; mientras que para la acción de nulidad por contravención de prohibiciones relativas sólo están legitimados los titulares de derechos anteriores afectados [art. 59 b) LM]. 2. REQUISITOS Y PROHIBICIONES ABSOLUTOS En atención a razones de interés público, para que un signo pueda ser protegido como marca es preciso que reúna los siguientes requisitos absolutos: a) El signo debe reunir los requisitos que concurren en la noción legal de la marca. b) El signo debe tener autonomía intelectual y material frente al producto o servicio que pretende distinguir como marca. 295

c) El signo no debe inducir a error al público sobre los productos o servicios que pretende distinguir como marca. d) El signo no debe estar constituido por signos oficiales que identifiquen a Estados o entes públicos o a los que se confiera un significado legalmente establecido. e) El signo no debe ser contrario a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres. A. El signo debe reunir los requisitos que concurren en la noción legal de marca La primera prohibición absoluta consiste en que no pueden constituir marca los signos que no sean conformes con la noción legal de marca del artículo 4.1 LM y del artículo 4 RMC [arts. 5.1 a) LM y 7.1 a) RMC]. Para poder registrarse como marca el signo ha de ser susceptible de representación gráfica, esto es, de representación visualmente perceptible, y ha de servir para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. B. Autonomía intelectual del signo: aptitud diferenciadora en abstracto (genericidad) El signo debe tener autonomía frente a los productos o servicios a los que se pretende aplicar como marca. Y esta autonomía tiene dos manifestaciones: una intelectual y otra material. Intelectualmente el signo no es independiente del servicio o producto, cuando se trata del signo habitualmente utilizado en el tráfico para designar precisamente a esa clase de servicio o producto. Esto significa que el signo tiene que tener aptitud diferenciadora en abstracto, esto es, debe ser apto para distinguir en el mercado a unos productos o servicios frente a los productos o servicios idénticos o similares. Pues bien, la exigencia de que el signo tenga aptitud diferenciadora en abstracto implica que no puede tratarse de un signo que sirva en el tráfico para designar genéricamente los productos o servicios a los que la marca pretende aplicarse. Esa prohibición aparece recogida, aunque de forma mucho más matizada, tanto en la LM como en el RMC, que distinguen tres modalidades de genericidad, que resultan redundantes [art. 5.1 b), c) y d) LM y art. 7.1 b), c) y d) RMC]. Las tres modalidades de genericidad expresamente establecidas en los textos legales operan autónomamente, es decir, que basta que concurra uno de esos motivos de denegación absolutos para que el signo sea considerado genérico y no pueda ser protegido como marca (STPi 26 octubre 2000, caso Trustedlink ). Respecto de la genericidad de los signos interesa destacar tres factores. En primer término, que la genericidad ha de existir en el signo referido a los productos o servicios concretos para los que ese signo pretende proteger como marca (STS, Sala 1ª, 28 noviembre 1988 [RJ 1988, 8719]). Así, por ejemplo, el término «calzado», es evidentemente genérico e impide la protección del mismo para distinguir zapatos. Pero ese término no es genérico para identificar gaseosas y bebidas refrescantes. La STS (Sala 1ª) de 9 de mayo de 2002 declaró que es genérica la expresión «puente aéreo» en relación con el transporte aéreo, y la STS (Sala 1ª) de 26 de febrero de 2004 [RJ 2004, 1752] ha declarado igualmente genérica la marca «multiactive» para una crema regeneradora del cutis, por tratarse de una expresión fácilmente comprensible por un hispanoparlante de carácter descriptivo para otros muchos productos distintos de la crema regeneradora. En la jurisprudencia sobre la marca comunitaria se ha declarado, por ejemplo, que el vocablo EUROHEALTH es genérico y no puede ser protegido para los seguros, por ser descriptivo para los servicios de seguro de enfermedad, pero sí que puede protegerse para distinguir negocios financieros (STPi 7 junio 296

2001, caso Eurohealth ); e igualmente el vocablo CINE ACTION se considera genérico y no protegible en relación con las películas de acción, pero sí que puede protegerse para servicios técnicos, jurídicos, de gestión o de organización (STPi 31 enero 2001, caso Cine Action ). El carácter distintivo debe apreciarse en relación, por una parte a los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y, por otra en relación con la percepción que se supone del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento, de la categoría de productos o servicios de que se trate (STJCE 7 julio 2005, caso Have a Break). En relación con los términos en otros idiomas, su genericidad no puede apreciarse para las marcas españolas si el carácter descriptivo del término no se da en España. Así se ha declarado que el término «doughnuts» , que en inglés se refiere a las rosquillas que en España se conocen con la marca «donuts», no tiene carácter descriptivo en España (STS, Sala 1ª, 14 de mayo de 2011 [RJ 2012, 5138]). Ahora bien, en relación con la genericidad hay que hacer notar que pueden distinguirse dos clases de supuestos en que ésta puede existir. Por un lado la genericidad que se produce al relacionar el signo con el objeto al que ha de aplicarse. A este supuesto acaba de hacerse referencia. Pero no cabe ignorar otra clase de supuesto de genericidad que se refiere a la utilización de signos de uso generalizado y que por lo tanto no son susceptibles de apropiación individual. Así ocurre con términos como excelente, super, multi, euro, etcétera. La STS 19 diciembre 2008 (RJ 2009, 24) declaró que el prefijo comúnmente utilizado «Mc» para los apellidos escoceses, no puede ser apropiado en exclusiva por nadie, ni siquiera por la conocida firma «McDonald's» para su familia de marcas. En segundo lugar hay que tener en cuenta que la genericidad de un signo no se da con carácter permanente y estático, sino que puede variar con el transcurso del tiempo, del mismo modo que cambia el significado de las palabras al evolucionar el lenguaje. Por esa razón, un signo que en el momento de la solicitud de la marca no era genérico, puede haberse convertido en genérico posteriormente. Si esa evolución ha sido favorecida por el titular de la marca, entonces el carácter genérico sobrevenido constituye una causa de caducidad de la marca registrada [arts. 55.1 d) LM y 50.1 b) RMC]. Puesto que la genericidad de un término puede variar con el tiempo, también puede ocurrir que un signo genérico llegue a adquirir la aptitud diferenciadora en abstracto característica de la marca, cuando llega a utilizarse en el mercado no como signo genérico, sino como identificativo de los productos o servicios ofrecidos por una empresa determinada. Así pues, un término originariamente genérico puede llegar a dejar de serlo y adquirir el carácter distintivo típico de una marca. Es el supuesto conocido en el Derecho norteamericano como de adquisición por el término genérico de un «secondary meaning» (significado secundario) que confiere al signo el carácter distintivo propio de la marca. Por ello, cuando el término genérico ha adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de él en el mercado, el signo es protegible como marca (arts. 5.2 LM y 7.3 RMC), y no podrá ser demandada la nulidad de la marca en el caso de que se hubiera registrado (art. 51.3 LM). La STJCE 7 julio 2005 (caso Have a Break ), ha declarado que para que un término o una expresión adquiera carácter distintivo no es necesario que se utilice en el tráfico como marca independiente, sino que puede haberlo adquirido formando parte como un elemento de una marca compleja o en combinación con una marca registrada. En el caso concreto se trataba de determinar si la expresión inglesa «Have a break» (tómate un respiro) había adquirido carácter distintivo para ser registrada como marca independiente gracias a su utilización como parte de la marca registrada «Have a break... have a kit kat» (tómate un respiro... tómate un kit kat) o vinculada a la marca KIT KAT. El hecho de que un signo sea genérico no significa que no pueda formar parte de una marca que incluya otros signos que den al conjunto que constituye la marca la necesaria aptitud diferenciadora. Es más, la propia ley prevé que la conjunción de varios signos genéricos tenga, como conjunto, aptitud diferenciadora y ser, por tanto, protegible como marca (art. 5.3 LM) (SSTS, Sala 1ª, 15 julio 1994 [RJ 1994, 6440], 4 julio 1997 [RJ 1997, 5573] y 28 febrero 2001 [RJ 2001, 2587]). La STPi de 11 diciembre 2001 declaró que no incurría en

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prohibición absoluta la marca Der Prinzip der Bequemlichkeit (El principio de la comodidad, en alemán) para vehículos y muebles. Ahora bien, en tales casos el derecho exclusivo que otorga la marca no se atribuye sobre el signo genérico aisladamente considerado. En cualquier caso debe tenerse en cuenta que la protección de la marca actúa con más fuerza cuanto más alejado esté el signo protegido de los términos genéricos. En esta misma línea de impedir la existencia de marcas que induzcan a error sobre la procedencia geográfica de las mercancías, se ha incorporado en el Reglamento de la marca comunitaria (Regl. CE núm. 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004) una nueva prohibición absoluta referida a las marcas que estén compuestas por una denominación de origen o una indicación geográfica registrada de conformidad con el Reglamento (CEE) núm. 2081/92. C. Autonomía material del signo La autonomía del signo frente a los productos o servicios que pretende distinguir como marca no sólo ha de ser intelectual, sino que ha de ser también material, esto es, que el signo debe poder existir materialmente como algo distinto e independiente del producto o servicio. Por ello se prohíbe el registro como marcas de las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco [arts. 5.1 e) LM y 7.1 e) RMC]. Según la STJCE de 18 junio 2002 (Caso Philips c. Remington) la ratio de esta prohibición «consiste en evitar que la protección del derecho de marca llegue a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o características utilitarias de un producto, susceptibles de ser buscadas por el en los productos de los competidores». D. El signo no debe inducir a error sobre el producto o servicio Un principio general de la protección contra la competencia desleal y de la defensa de los consumidores consiste en la prohibición de cualesquiera actuaciones en el mercado que puedan inducir a error al público. Este principio encuentra su manifestación también en Derecho de Marcas, al prohibir el registro de los signos que puedan inducir a error al público sobre el producto o servicio distinguido por la marca, especialmente sobre su naturaleza, características, calidad o procedencia geográfica [arts. 5.1 g) LM y 7.1 g) RMC]. La prohibición absoluta se refiere, pues, al error al que puede inducir el signo sobre el producto o servicio al que ese signo se aplica como marca. Por tanto el error se refiere a la relación entre el signo y los productos o servicios para los que se pide el registro de la marca. No se trata aquí del error por confusión con los productos o servicios de un competidor; el error por confusión daría lugar a una prohibición relativa. La STS, Sala 1ª, de 23 de noviembre de 2010 (RJ 2010, 572) aplica la prohibición absoluta de nulidad por inducción a error sobre la procedencia geográfica de los productos a los que se pretendía aplicar la marca «Herencia Cubana» para cigarros no procedentes de Cuba. Tanto la LM [art. 5.1 h)] como el RMC [art. 7.1 j)]establecen la prohibición más específica, que incorpora lo dispuesto en el art. 23 ADPIC, de registrar signos que incorporen indicaciones de procedencia geográfica para vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia aunque se indique el verdadero origen del producto. Esta prohibición coincide en gran medida con lo dispuesto en el artículo 12 LCD.

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E. El signo no debe estar constituido por signos oficiales que identifiquen a Estados o a entes públicos o por signos a los que se confiera legalmente un significado determinado Existen varias prohibiciones absolutas [arts. 5.1 i), 5.1 j) y 5.1 k) LM y 7.1 h) y 7.1 i) RMC] que pueden sintetizarse en el principio según el cual no pueden registrarse como marcas los signos oficiales para identificar Estados o entes públicos, ni los signos establecidos legalmente con un significado público determinado. F. Signos contrarios a la Ley, las buenas costumbres o el orden público Es principio general del ordenamiento jurídico la prohibición de los actos contrarios a la Ley, las buenas costumbres o el orden público, y por tanto la legislación sobre marcas no hace sino incorporar ese principio al ámbito de su regulación [arts. 5.1 f) LM y 7.1 f) RMC]. Así, por ejemplo, estaría prohibida una marca de significado racista. 3. REQUISITOS Y PROHIBICIONES RELATIVOS A. Significado Para que un signo pueda ser registrado y protegido como marca, esto es, para que se pueda otorgar el derecho exclusivo a su utilización como marca, es preciso que no perjudique a los derechos anteriores ya adquiridos, que recaigan sobre ese mismo signo. A este necesario respeto de derechos anteriores responde la exigencia de que el signo que se quiere proteger como marca reúna unos requisitos relativos, o dicho en los términos legales, no esté incurso en las prohibiciones relativas de registro. Para comprobar si concurren o no esos requisitos o prohibiciones relativos es preciso comparar el signo que se desea proteger como marca con los signos protegidos por derechos anteriores. Los derechos anteriores que pueden verse afectados por la hipotética protección de un signo determinado como marca son de tres clases: -signos distintivos de la empresa (marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento; estos últimos mientras subsista su protección registral en virtud de la disp. transit. 3ª LM). -otros derechos de propiedad industrial o intelectual. -derechos de la personalidad y denominaciones o razones sociales. B. Signos distintivos de la empresa anteriormente protegidos a. Riesgo de confusión e intereses en juego Para evitar el riesgo de confusión no basta con que el signo que se pretende proteger como marca tenga aptitud diferenciadora en abstracto, esto es, no basta que no sea genérico (requisito absoluto), sino que tiene que presentar además aptitud diferenciadora en concreto (requisito relativo) frente a los signos de la empresa que estén ya prioritariamente protegidos. Esto significa, como regla básica que para determinar si existe o no el riesgo de confusión, que no es suficiente la comparación de los signos enfrentados en sí mismos considerados, sino que es preciso realizar una doble comparación, esto es, tanto de los signos, como de los productos o servicios a los que se aplican para distinguirlos en el mercado (STS, Sala 1ª, de 5 de abril de 1994 [RJ 1994, 2934] y la STS, Sala de lo Contencioso-istrativo, 28 junio 2006, Caso Nestlé Biocalcio). 299

Ésta es la regla conocida como de especialidad de la marca, que significa que la protección de la marca no se refiere al signo en sí mismo, sino al signo como medio para distinguir en el mercado determinada clase de productos o servicios. Así pues, para que exista riesgo de confusión deberá darse identidad o semejanza de los signos aplicados precisamente a productos o servicios similares. b. Signos entre los que debe establecerse la comparación Para determinar la concurrencia de este requisito relativo de registro, debe establecerse la comparación entre el signo que se pretende proteger como marca (signo referido a una clase determinada de productos o servicios) con los signos de la empresa (marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento) prioritariamente registrados, esto es, protegidos en virtud de una solicitud de registro que goce de prioridad frente a aquella cuya aptitud diferenciadora es objeto de consideración. Si se trata de un signo que se pretende proteger como marca en España, habrá de compararse con los signos distintivos de la empresa cuya protección para España haya sido prioritariamente solicitada, es decir, las marcas, nombres comerciales y rótulos de establecimiento cuyo registro haya sido solicitado con prioridad ante la OEPM (arts. 6, 7 y disp. transit. 3ª.3 LM), así como las marcas comunitarias cuya solicitud ante la OAMI (Oficina de Armonización del Mercado Interior) goce de prioridad, pues esas solicitudes se equiparan a solicitudes de marcas españolas (art. 32 RMC). Las marcas y nombres comerciales no registrados pero notoriamente conocidos en España también han de ser tenidos en cuenta para determinar si concurre una prohibición relativa de registro de una marca solicitada en España [arts. 6.2 d) y 9.1 d) LM]. Si se trata de un signo que se pretende proteger como marca comunitaria, habrá de compararse con las marcas comunitarias anteriores y las marcas protegidas en los Estados de la UE que gocen de prioridad, así como con los signos distintivos que otorguen en cada uno de esos Estados un derecho exclusivo de carácter no local (art. 8.2 RMC), como ocurre en España con los nombres comerciales. A los efectos de la comparación se equiparan a los signos distintivos prioritariamente protegidos las solicitudes para el registro de tales signos siempre que lleguen a ser finalmente concedidos [arts. 6.2 c) y 7.2 b) LM y 8.2 b) RMC]. c. La prioridad entre los signos objeto de comparación Normalmente la fecha de prioridad de registro de un signo distintivo es la de presentación de su solicitud ante la OEPM (directamente o a través del órgano autonómico competente) o ante la OAMI según se trate de una marca nacional o comunitaria (arts. 13.1 LM y 27 y 31 RMC); pero esa prioridad puede ser anterior a esa fecha, si el solicitante reivindica la prioridad unionista correspondiente a una solicitud presentada para la misma marca en un país miembro del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud ante la OEPM o la OAMI [arts. 14 LM, 29 RMC y 4 C.1 CUP]. En ese caso se considera como fecha de prioridad relevante para la comparación, no la fecha de presentación de la solicitud ante la OEPM o ante la OAMI, sino la de presentación ante la Oficina extranjera que se reivindica. Esa misma prioridad puede reivindicarse aunque la solicitud anterior no se haya presentado en un país unionista, si el Estado en cuestión reconoce a las solicitudes presentadas en España un derecho de prioridad con efectos equivalentes al unionista (arts. 14.2 LM y 29 RMC). También puede reivindicarse la prioridad de la marca que hubiere sido usada en una exposición oficial u oficialmente reconocida (arts. 15 LM y 33 RMC).

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d. Identidad de signos y productos o servicios La incompatibilidad entre dos signos distintivos es obvia cuando son idénticos los signos y distinguen productos o servicios igualmente idénticos. En este caso existe una presunción «iuris et de iure» del riesgo de confusión, tanto entre marcas, como entre éstas y los nombres comerciales, tratándose de marcas nacionales o comunitarias (arts. 6 y 7 LM y 8 RMC), así como para los rótulos de establecimiento en el caso de las marcas nacionales [disp. transit. 3ª LM]. En los casos en que entre los signos comparados existan diferencias mínimas o prácticamente inapreciables habrá de aplicarse la regla como si los signos fueran totalmente idénticos. Aunque exista identidad entre los signos y los productos o servicios a los que se aplican, no operará la prohibición relativa si el titular del signo prioritario no se opone a la concesión o no ejercita la acción de nulidad antes de que prescriba. e. El riesgo de confusión cuando no concurre la doble identidad del signo y de los productos o servicios Cuando no existe la doble identidad de los signos y productos, servicios o actividades, hay que recordar que no se produce la prohibición relativa para las marcas nacionales si el signo anterior es un rótulo de establecimiento [disp. transit. 3ª.3 a) LM]. El rótulo anterior no afecta, por lo demás, al posible registro de una solicitud de marca comunitaria. Así pues, el riesgo de confusión cuando no existe la doble identidad se aplica a la comparación tanto con marcas como con nombres comerciales que tengan prioridad. Cabe distinguir tres supuestos en que puede producirse riesgo de confusión sin que exista doble identidad de signos y productos o servicios. Estos supuestos son los siguientes: - signos idénticos para productos o servicios semejantes. - signos semejantes para productos o servicios idénticos. - signos semejantes para productos o servicios también semejantes. De esta enumeración de supuestos resulta evidente que para determinar si existe riesgo de confusión hay que proceder a una doble comparación, para establecer, por un lado, si existe identidad o semejanza entre los signos, y, por otro, si existe identidad o semejanza entre los productos o servicios a los que aquéllos se aplican. Entre las dos comparaciones existe una relación evidente, que podría equipararse a la que se da entre los «vasos comunicantes» en física. Esto significa que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los productos o servicios a los que se aplican. Y a la inversa, esto es, cuando los productos o servicios sean idénticos o muy similares, mayor deberá ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados (STJCE, de 22 junio 1999 [TJCE 1999, 138], Caso Lloyd). Es importante tener en cuenta que cuando la marca o nombre comercial prioritario sea notorio o renombrado puede no tener relevancia que los signos enfrentados se apliquen a productos, servicios o actividades que no sean semejantes (art. 8 LM). f. Comparación entre productos o servicios Para establecer la identidad o semejanza entre los productos o servicios a los que se refieren las marcas enfrentadas no constituye un factor decisivo el hecho de que figuren o no en la misma clase de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, pues ésta tiene un efecto exclusivamente istrativo (art. 3.4 RLM).

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A fin de determinar si los productos o servicios son idénticos o semejantes habrá que atender a la propia naturaleza de los mismos y a las necesidades que pretenden cubrir; si se trata de productos o servicios sustitutivos o complementarios, y especialmente si existe competencia entre ellos. Para ello habrá que tener en cuenta los canales de comercialización, en particular si actúan en el mismo área comercial (STS, Sala 3ª, de 15 noviembre 1995), si se comercializan en los mismos establecimientos, y habrá que tener en cuenta también si van dirigidos o no al mismo grupo de adquirentes potenciales. Cuando se trata de productos idénticos no tiene relevancia el hecho de que los canales de comercialización sean totalmente distintos, doctrina esta que tiene especial relevancia para el ejercicio de las acciones por el titular de la marca inscrita (STS, Sala 1ª, de 28 de enero de 2004 [RJ 2004, 632], caso Jaguar ). La STS de 8 de marzo de 2004 (RJ 2004, 813) ha considerado que son productos similares las motos con la marca «Harley-Davidson» y un juguete con reproducción a escala de esas motos que llevaba la misma marca. g. Comparación entre signos La identidad o semejanza entre signos, que puede dar lugar al riesgo de confusión, puede ser fonética, gráfica o conceptual, y por consiguiente la comparación debe hacerse desde esa triple perspectiva. Para que el riesgo de confusión exista es suficiente que se produzca en cualquiera de los tres aspectos señalados. En general la confrontación entre los signos debe hacerse por medio de una simple visión o audición de los mismos, tal como los considera el público, esto es, comparándolos en su conjunto, sin tener simultáneamente los dos signos delante para compararlos y sin detenerse a aquilatar los elementos que los integran o a hacer análisis o razonamientos más o menos complicados sobre tales elementos (SSTS, Sala 1ª, 16 mayo 1995 [RJ 1995, 4080] y 4 julio 1997 [RJ 1997, 5573], entre otras muchas, y SSTS, Sala 3ª, 25 abril 1996 [RJ 1996, 3660], 30 abril 1997 [RJ 1997, 3360] y 10 julio 1997 [RJ 1997, 5994], entre otras muchas). Cuando se trata de signos complejos la comparación debe hacerse, como ya se ha dicho, considerándolos en su conjunto (STJCE de 11 de noviembre de 1997 y STS de 2 de junio de 2010 [RJ 2010, 2664]), esto es, teniendo en cuenta la totalidad de sus elementos, pero dando prevalencia a los elementos dotados de especial fuerza diferenciadora (SSTS, Sala 1ª, 6 marzo 1995 [RJ 1995, 2147]; y 3 noviembre 2000 [RJ 2000, 8494], caso Continente ) y (STS de 22 de febrero de 2008 [RJ 2008, 3049]). Así pues, el juicio de similitud, aunque debe ser principalmente global o de conjunto, no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en sus perspectivas fonética, gráfica y conceptual, pues en ciertos casos pueden existir elementos distintivos y dominantes que incidan en la percepción del consumidor, conformando su impresión comercial (SSTS de 22 febrero 2008 [RJ 2008, 3049]; 17 julio 2007 [RJ 2007, 5140]; 28 julio 2006 [RJ 2006, 6584]; 27 marzo 2003 [RJ 2003, 3188]; y, en igual sentido en el ámbito comunitario, STJCE de 12 junio 2007, C-334/2005 [TJCE 2007, 129]). En cualquier caso la comparación ha de hacerse atendiendo a la percepción de los consumidores de los productos de que se trate; percepción referida a «un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» (STJCE de 12 de febrero de 2004 [TJCE 2004, 39] y STS, Sala 3ª, 28 junio 2006, Caso Nestlé Biocalcio). La decisión sobre si en un caso concreto existe o no semejanza entre dos signos está en principio atribuida a los tribunales de instancia (de lo mercantil), lo cual no impide que, al tratarse de la aplicación de un concepto jurídico indeterminado, esas decisiones sean revisables en casación cuando se denuncie una vulneración manifiesta del buen sentido o raciocinio lógico (SSTS 12 diciembre 2008 [RJ 2009, 20]; 22 noviembre 2008 [RJ 2008, 8424] y 10 julio 2008 [RJ 2008, 4373]). h. Riesgo de asociación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena Dentro del riesgo de confusión se incluye el riesgo de asociación con la marca anterior [arts. 6.1 b) y 7.1 b) LM y 8.1 b) RMC]. El riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión, y puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. No existe riesgo de confusión en sentido estricto entre los productos y servicios identificados por las marcas enfrentadas, por la diferencia que existe entre los mismos. Pero dado que se trata 302

de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas. Mientras el riesgo de asociación es una modalidad del riesgo de confusión y opera entre productos y servicios similares, el aprovechamiento indebido de la reputación ajena opera también para productos y servicios totalmente distintos. El riesgo de asociación sirve para la protección de las marcas notorias; mientras que la prohibición del aprovechamiento indebido de la reputación ajena se aplica a la protección de las marcas o nombres renombrados (art. 8.1 y 8.3 LM). La STS de 8 de marzo de 2004 (RJ 2004, 813) declara que existe riesgo de asociación con la marca notoria «Harley-Davidson» para motos, por la utilización de esa misma denominación para un juguete consistente en una reproducción a escala de las famosas motos mencionadas. C. Otros derechos exclusivos anteriores a. Consideraciones generales El ordenamiento jurídico tiene que ser considerado como un conjunto de normas armónicas. Por ello la regulación de las marcas no puede entrar en contradicción con las normas del resto del ordenamiento que otorgan derechos exclusivos sobre determinados signos. Así pues, para que un signo pueda ser protegido como marca no debe colisionar con un derecho exclusivo anterior sobre ese mismo signo. Constituye por ello una prohibición relativa de registro como marca, el hecho de que el signo que se pretende proteger esté ya protegido por un derecho exclusivo anterior de propiedad industrial o intelectual o por un derecho anterior de la personalidad o constituya un nombre comercial, denominación o razón social notorios (arts. 9 LM, 8.4 y 52.2 RMC). b. Otros derechos de propiedad industrial o intelectual Normalmente los otros derechos de propiedad industrial que no protegen signos distintivos y que pueden impedir la protección o registro como marca son los modelos y dibujos industriales. En efecto, el modelo o dibujo industrial puede coincidir con el signo gráfico que pretende protegerse como marca. En materia de propiedad intelectual también puede producirse la colisión con las marcas, especialmente con los signos gráficos y también con los títulos de obras literarias o musicales y con las denominaciones de personajes de ficción. Así, por ejemplo, la STS de 7 de octubre de 2000 (RJ 2000, 8138) (Caso Popeye ) declaró la nulidad de la marca con el nombre y la figura de Popeye sin autorización del titular del derecho de autor. Aunque la marca se había concedido en el año 1951, el TS considera que la acción de nulidad no había prescrito, al haberse solicitado la marca de mala fe (art. 48.2 LM/1988, equivalente al 51.1 b) y 51.2 LM). Evidentemente dado el renombre y popularidad de la figura de Popeye es obvio que la solicitud de la marca se hizo de mala fe. La STS (Sala 1ª) de 19 de abril 2007 (RJ 2007, 2071), Caso Gato Pumby , confirma la nulidad de una marca con el dibujo del gato Pumby inscrita sin autorización del autor del dibujo, que estaba protegido por la propiedad intelectual. Para la protección de la propiedad intelectual debe tenerse en cuenta que esa protección nace con el hecho mismo de la creación de la obra, sin necesidad de ninguna clase de registro, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de propiedad industrial. Ciertamente la Ley española de Propiedad Intelectual regula un registro, pero la inscripción en él no es constitutiva, sino que tiene relevancia solamente a efectos de prueba.

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c. Derechos de la personalidad El nombre, seudónimo o imagen de una persona constituyen signos que pueden constituir marcas. Los derechos de la personalidad tienen una doble incidencia en relación con las marcas. Por una parte, en el aspecto positivo, se trata de establecer si el titular de esos derechos está legitimado en todo caso para exigir la protección de su nombre, seudónimo o imagen como marca. Y, por otro lado, en el aspecto negativo, si puede impedir que un tercero sin su autorización registre como marca alguno de los signos protegidos como derechos de la personalidad. El principio general consiste en que los signos protegidos como derechos de la personalidad y las marcas son ámbitos autónomos, que sólo tienen interferencias cuando aquellos signos pretenden utilizarse como marcas o cuando esos signos protegidos como derechos de la personalidad son ampliamente conocidos entre el público. Partiendo de estos principios, la titularidad de los derechos de la personalidad sobre el nombre, el seudónimo, la imagen o cualquier otro signo no da derecho por sí sola a la utilización y al registro de ese signo como marca. Sólo será posible ese registro si no es incompatible la nueva marca con los signos distintivos anteriormente registrados (art. 9.2 LM). Y en sentido contrario, cuando un signo protegido como derecho de la personalidad (nombre, apellidos, seudónimo, imagen u otro) sea conocido por la generalidad del público, su titular podrá impedir que un tercero, sin su autorización, registre ese signo como marca [arts. 9.1 b) LM y 52.2 a) y b) RMC]. Ello es lógico puesto que en este caso se daría un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. La STS (Sala 1ª) de 22 de diciembre 2005 (RJ 2006, 282), Caso Ducasse , declaró que no puede invocarse el derecho de la personalidad frente a una marca que protege el apellido de una persona famosa que murió hace mucho tiempo (un siglo). d. Nombre comercial y denominación o razón social notorios La LM [art. 9.1 d)] prohíbe, con prohibición relativa, que sin autorización del titular puedan registrarse como marcas los nombres comerciales o denominaciones o razones sociales usados o notoriamente conocidos con carácter prioritario en el conjunto del territorio nacional, con los que exista riesgo de confusión por la identidad o semejanza del signo y de las actividades, productos o servicios. VIII. REQUISITOS SUBJETIVOS DEL TITULAR DE LA MARCA Y ADQUISICIÓN DEL DERECHO Puede solicitar y ser titular de una marca cualquier persona natural o jurídica de nacionalidad española o que reúna los requisitos de nacionalidad, domicilio o establecimiento mercantil establecidos en la LM o en el RMC respectivamente (arts. 3 LM y 5 RMC). El Derecho europeo se ha pronunciado por la adquisición de la marca no por su uso como en el Derecho norteamericano, sino por su registro (arts. 2.1 LM y 6 RMC). El sistema de la adquisición del derecho exclusivo sobre la marca por medio del registro, ofrece una ventaja fundamental frente al sistema de la adquisición por el uso, esto es, la seguridad jurídica. Quien desea adquirir el derecho sobre una marca puede comprobar con la mayor facilidad, acudiendo al Registro de marcas, si existe alguna marca anterior que sea incompatible con la que él desea registrar. Existen, sin embargo, supuestos excepcionales en que el uso de una marca no registrada puede atribuir derechos a su titular.

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Así, el titular de una marca no registrada, pero notoriamente conocida en España, puede presentar oposición a la concesión de una marca posterior idéntica o semejante para productos o servicios idénticos o similares, o reclamar ante los Tribunales la nulidad de esa marca [art. 6.2 d) LM]. La marca notoriamente conocida en un Estado miembro de la UE en el sentido del artículo 6 bis CUP constituye también un motivo de denegación relativo de la marca comunitaria [art. 8.2 c) RMC]. Además la LM (art. 34.5) atribuye al titular de una marca no registrada notoriamente conocida en España el derecho a prohibir que los terceros utilicen en el tráfico económico sin su consentimiento cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios similares. El titular de la marca anterior usada y no registrada también tiene derecho, según la LM, para reivindicar la marca solicitada o concedida en fraude de su derecho o con violación de una obligación legal o contractual frente a ese titular por parte del solicitante. El plazo para ejercitar esa acción es de cinco años desde la publicación de la concesión de la marca que se reivindica o desde que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada (art. 2.2 LM). La STS (Sala 1ª) de 5 de octubre de 2007 (RJ 2007, 6802), resolvió que procede el ejercicio de la acción reivindicatoria por parte del copropietario de una empresa sin cuyo consentimiento el otro copropietario había registrado la marca del negocio común. En la sentencia se declara además que para ejercitar la acción reivindicatoria no es precisa la identidad absoluta de los signos usado y reivindicado, siendo suficiente una similitud sustancial entre ambos. En los demás supuestos, de marca usada, que no sea notoria, el titular de la misma sólo dispondrá de las acciones que le puedan corresponder en su caso por aplicación de las normas sobre competencia desleal, especialmente las normas que prohíben inducir a confusión en el mercado. IX. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO 1. SOLICITUD Para adquirir el derecho exclusivo sobre la marca hay que registrarla en la OEPM, si se trata de una marca nacional española (art. 2.1 LM), o en la OAMI (art. 6 RMC), si se trata de una marca comunitaria. Y para conseguir el registro hace falta presentar la correspondiente solicitud que ha de seguir el procedimiento legalmente establecido hasta que la marca sea concedida o denegada. Conforme a la LM (art. 11 y disp. transit. 5ª) la presentación de la solicitud de marca debe realizarse en el órgano competente de la Comunidad Autónoma que haya asumido esa competencia donde el solicitante o su representante tengan su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo. Los solicitantes de Ceuta y Melilla, los no domiciliados en España o que realicen su solicitud a través de un establecimiento serio y efectivo no territorial deben presentar su solicitud ante la OEPM (art. 11.2, 11.3 y 11.5 LM). Para que a la solicitud se le dé una fecha de presentación, que es la que le atribuye la prioridad si no se ha reivindicado una prioridad unionista o derivada de una exposición, es preciso que contenga la instancia con la solicitud; la identificación del solicitante; la reproducción del signo para el que se pide la marca, y la lista de productos o servicios para los que se solicite el registro. Debe pagarse además la tasa establecida para el depósito de la solicitud (arts. 12.1 y 13.1 LM, y 26 RMC). Existe una clasificación internacional de los productos y servicios para los que se piden las marcas (Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967, y en Ginebra el 13 de mayo de 1977). Esta clasificación es fundamental no sólo porque sirve para poder comprobar fácilmente las marcas protegidas para cada clase de productos o servicios, sino, además, porque al solicitar la marca hay que pagar una tasa por cada clase para la que se haga la solicitud.

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2. EXAMEN DE REQUISITOS DE FORMA Y REQUISITOS O PROHIBICIONES ABSOLUTOS En los procedimientos de concesión, ante los órganos competentes de las Comunidades Autónomas o ante la OEPM, para las marcas españolas, y ante la OAMI, en primer lugar se verifica de oficio si la solicitud reúne los requisitos mínimos para que dé lugar al derecho de prioridad en la fecha de presentación. Si no reúne esos requisitos, la solicitud no atribuye el derecho de prioridad y se comunican las irregularidades al solicitante para que las subsane [arts. 16.1 a) LM y 36 RMC]. Además se examina de oficio el cumplimiento de todos los requisitos formales notificando las irregularidades al solicitante, y dándole plazo para la subsanación (arts. 16 LM y 36 RMC). También se examina de oficio si la solicitud incurre en alguna prohibición absoluta, a efecto de denegar la solicitud, dando oportunidad al solicitante de presentar las alegaciones que estime oportunas en defensa de su solicitud (arts. 20.1 LM y 38 RMC). La OEPM examina también de oficio si el signo solicitado es un nombre, apellido, seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante. En el procedimiento de concesión de las marcas españolas, el examen de los requisitos mínimos que debe reunir la solicitud para obtener la fecha de presentación y de los requisitos formales corresponde al órgano autonómico ante el que deba realizarse la presentación de la solicitud, o a la OEPM si es ella la competente para recibir la solicitud (art. 16 LM). Una vez superado el examen de los requisitos formales, si ha tenido lugar ante un órgano autonómico, éste debe remitir a la OEPM la solicitud con todo lo actuado (art. 17 LM). Es la OEPM la que tiene competencia para examinar de oficio si concurre alguna prohibición absoluta (art. 20 LM), así como para recibir y resolver sobre las oposiciones y sobre la concesión de la marca (art. 22 LM). 3. LOS REQUISITOS O PROHIBICIONES RELATIVOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Ni la OEPM ni la OAMI realizan un examen de oficio para comprobar si la solicitud incurre en alguna prohibición relativa. En los dos procedimientos, ante la OEPM y la OAMI, se publica la solicitud para que los terceros puedan presentar oposición alegando las prohibiciones relativas (arts. 18 y 19 LM y 39.6 y 40 RMC). En el procedimiento ante la OEPM también se pueden alegar las prohibiciones absolutas (art. 19.1 LM). Por el contrario, ante la OAMI los terceros sólo pueden hacer observaciones sobre las prohibiciones absolutas (art. 41 RMC), pero no pueden presentar oposición en base a tales prohibiciones. Así pues las prohibiciones relativas que no sean alegadas por los terceros legitimados en virtud de derechos anteriores presentando su oposición a la concesión de la marca, serán ignoradas tanto por la OEPM como por la OAMI. La publicación de la solicitud de marca española se hace en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» (art. 18 LM). Si la OEPM o la OAMI, según los casos, no comprueban en su examen de oficio la existencia de alguna prohibición absoluta y si no se presenta oposición, o si presentada oposición ésta es rechazada, se procede al registro de la marca (arts. 20.2 y 22 LM y 45 RMC). Por supuesto, en el caso de que se formulen de oficio reparos a la solicitud en base a la existencia de alguna prohibición absoluta, o si se presentan oposiciones, el solicitante tiene siempre el derecho de presentar alegaciones en su defensa dentro de los plazos reglamentariamente establecidos. Al resolver sobre el registro de la marca es posible que éste se conceda parcialmente, esto es, para una parte de los productos o servicios solicitados, a los que no afecten las prohibiciones absolutas o relativas que se hayan alegado en el procedimiento de concesión. También existe la posibilidad de que a la vista de los reparos formulados de oficio o de las oposiciones presentadas, el solicitante retire, limite, modifique o divida la solicitud (art. 21.2 LM).

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Contra la denegación del registro cabe siempre presentar recurso, igual que puede presentarlo quien hubiera presentado una oposición que hubiera sido desestimada. 4. SOLICITUDES DE MARCAS ESPAÑOLAS POR TRANSFORMACIÓN DE MARCAS INTERNACIONALES Y COMUNITARIAS Las solicitudes de registro internacional de marcas para España, presentadas al amparo del Arreglo y Protocolo de Madrid sobre Registro internacional de marcas, a partir de su publicación por la Oficina internacional están sujetas a la misma tramitación que las solicitudes de marcas nacionales ante la OEPM, pudiendo por tanto presentarse oposición y ser denegada la concesión (art. 80 LM). Cuando el registro internacional de una marca que tenía efectos en España al amparo del Protocolo del Arreglo de Madrid sobre el Registro internacional de marcas ha quedado sin efecto por su retirada, caducidad, denegación, revocación, cancelación o invalidación, en tales casos el registro internacional puede transformarse en marca española presentando ante la OEPM la correspondiente solicitud, que se tramitará conforme a lo dispuesto en la LM para este supuesto (art. 83). Por otra parte, cuando una solicitud de marca comunitaria sea desestimada o retirada o una marca comunitaria deje de producir efectos, el solicitante o titular de la marca puede cursar a la OAMI una solicitud de transformación en marca nacional (art. 108 RMC). Si se solicita el registro de una marca española por transformación de una solicitud o una marca comunitaria esa solicitud tendrá la tramitación especial prevista en la LM (art. 86) para tales casos. Tanto en el caso de transformación de un registro internacional de marca con efectos en España como de una solicitud o marca comunitaria, la fecha de prioridad a tener en cuenta para juzgar la concurrencia de los requisitos absolutos o relativos de la marca o solicitud de marca española será la que corresponda a la solicitud de registro internacional con efectos para España (art. 83.3 LM) o la que corresponda a la solicitud de la marca comunitaria (art. 86.4 LM). X. CONTENIDO DEL DERECHO 1. NOCIÓN GENERAL SOBRE EL DERECHO EXCLUSIVO La marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo en que consiste la marca para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada. Es pues importante recordar una vez más que el derecho exclusivo no se refiere a la utilización del signo en sí mismo considerado, sino al signo para la identificación de los productos o servicios protegidos por la marca; es decir que el derecho exclusivo se refiere a la utilización en el tráfico económico de la relación entre el signo y los productos o servicios para los que ha sido otorgada la marca. Dentro de este contexto, la utilización en el tráfico económico equivale a la utilización en el mercado. 2. ASPECTOS POSITIVO Y NEGATIVO DEL DERECHO EXCLUSIVO Cabe distinguir en ese derecho exclusivo dos aspectos: el aspecto positivo, consistente en el derecho del titular a utilizar en el tráfico económico el signo en qué consiste la marca para los productos o servicios para los que se ha otorgado, y el aspecto negativo consistente en el derecho a impedir que ningún tercero sin la autorización del titular pueda utilizar en el tráfico económico una marca confundible, esto es, un signo que pueda inducir a confusión a los clientes potenciales en relación con productos o servicios similares a aquellos para los que la marca se ha otorgado (SSTS, Sala 1ª, de 26 de junio de 2003 [RJ 2003, 4265] y 28 de enero de 2004 [RJ 2004, 632], caso Jaguar ). Con carácter general, el titular de la marca tiene desde el momento de la concesión de la misma derecho a utilizarla en el tráfico económico. Así lo establece expresamente el artículo 34.1 LM, que no tiene un precepto equivalente en la regulación de la marca comunitaria. 307

Por esa razón, sin duda, se declara en la STS (Sala 1ª) de 8 de febrero de 2007 (RJ 2007, 1489) que no procede condenar a la indemnización de daños y perjuicios por violación de una marca registrada a quien usa su marca registrada, a no ser que hubiera actuado de mala fe. La relación entre los aspectos positivo y negativo del derecho exclusivo se manifiesta especial a la hora de determinar si el titular de una marca puede hacer valer el aspecto negativo de su derecho, ejercitando la correspondiente acción por violación frente al tercero titular de una marca registrada con posterioridad a la suya. El Tribunal Supremo había declarado en Sentencia de 23 de mayo de 1994 (RJ 1994, 3735) que es ese caso el titular de la marca prioritaria solo podría ejercitar la acción por violación de la marca si la segunda marca fuera anulada. Pues bien, en sentido contrario se ha manifestado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Primera) en Sentencia de 21 de febrero de 2013 (TJCE 2013, 52) (Caso Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza) al declarar: «que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir en cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esa última marca». En su aspecto negativo el derecho exclusivo del titular de la marca significa que tiene derecho a impedir a toda persona no autorizada la introducción en el mercado o la realización de actuaciones dirigidas a esa finalidad, así como la tenencia, ofrecimiento o negociación en el mercado de los productos distinguidos con la marca protegida (arts. 34.2 y 34.3 LM y 9 RMC). En definitiva, el derecho del titular es, por lo tanto, absoluto; nadie sin su autorización puede realizar actos dentro del mercado referentes a productos que tengan el signo en que consiste la marca, siempre, naturalmente que ese signo se aplique a los productos o servicios para los que la marca ha sido concedida o a otros similares. Esto significa, y ello es importante, que el titular puede ejercitar sus acciones no sólo frente a quien fabrica o introduce el producto en el mercado, sino frente a cualquier persona que en el mercado esté ofreciendo o negociando productos que hayan sido introducidos en el tráfico sin la autorización de aquél y que tengan el signo distintivo en qué consiste la marca. El titular puede dirigirse contra el fabricante que puso la marca en el producto, y normalmente lo hará, o contra el importador; pero también tiene la posibilidad de dirigirse contra quien explote cualquier establecimiento en que se ofrecen o se venden esos productos con la marca protegida, aunque tales productos hayan sido comprados dentro del mercado regularmente. Si esos productos no han sido introducidos en el mercado con la autorización del titular de la marca, éste puede impedir que sigan siendo comercializados. El ámbito objetivo del derecho exclusivo del titular se delimita con arreglo a los mismos criterios establecidos en la legislación como prohibiciones relativas de registro de las nuevas marcas. El mismo ámbito de protección de la marca inscrita, con el mismo criterio objetivo de delimitación, se aplica para denegar la inscripción de marcas posteriores o para impedir que el signo protegido como marca pueda ser utilizado en el tráfico económico para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que se otorgó la marca. Ya se ha expuesto reiteradamente que el derecho exclusivo de marca protege la relación entre el signo y el producto o servicio. Por tanto hay actuaciones que violan ese derecho exclusivo en la medida en que son actos que ponen el signo en el producto o servicio para su posterior utilización en el tráfico económico, o que por el contrario suprimen el signo de la marca del producto o servicio que venía identificado con ese signo. Se trata en definitiva de actos que afectan a la relación misma entre el signo y el producto o servicio. Pueden enunciarse como tales: a) Poner el signo protegido como marca en los productos o en su presentación [art. 34.3 a) LM y art. 9.2 a) RMC]; b) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, o fabricar, importar o exportar, ofrecer o almacenar esos medios de identificación cuando exista la posibilidad de que esos medios se utilicen para actos de violación de la marca [art. 34.3 f) LM]; c) Suprimir la marca del producto o de su presentación (art. 34.4 LM); d) Sustituir el producto al que se aplica la marca (este supuesto se puede producir fácilmente, por ejemplo, cuando se rellenan envases con la marca original con productos no originales), y e) Alteración o

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modificación del producto tras su comercialización por el titular de la marca y antes de su adquisición por el destinatario final (arts. 36.2 LM y 13.2 RMC). Obsérvese que el titular de la marca, a diferencia de lo que ocurre con el titular de una patente, no tiene derecho a impedir la fabricación del producto o la prestación del servicio protegido por la patente, sino que sólo tiene derecho a impedir que se ponga el signo protegido como marca en el producto o servicio destinado al tráfico económico. La otra categoría de actos de violación es aquella en que el acto realizado en el tráfico económico tiene por objeto el producto o servicio ya identificado por el signo protegido como marca. Entre tales actos hay que incluir el ofrecimiento, comercialización o almacenamiento con ese fin de los productos marcados o el ofrecimiento o prestación de los servicios con el signo, así como la importación, exportación o sometimiento a cualquier régimen aduanero de los productos marcados, como por ejemplo el tránsito o el depósito, asimismo, la utilización del signo, referido a los productos o servicios para los que se ha concedido la marca en los documentos de negocios y en la publicidad (arts. 34.3 LM y 9.2 RMC), y también la utilización del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio [art. 34.3 e) LM]. Todos estos actos están prohibidos cuando se realizan en el tráfico económico sin la autorización del titular de la marca. Y es preciso destacar que la relación de actos que violan el derecho exclusivo tal como se incluye en la LM (art. 34.3) es puramente enunciativa. 3. LIMITACIONES OBJETIVAS AL DERECHO DE MARCA Un problema importante para delimitar el derecho exclusivo consiste en fijar las limitaciones al mismo. No puede ignorarse que el monopolio que representa la utilización de la marca como derecho exclusivo sólo se justifica en la medida necesaria para que la marca cumpla su función, debiendo evitarse que ese monopolio se amplíe a actuaciones no justificadas por esa función de la marca y que redundarían en perjuicio de la libre competencia dentro del mercado. Pues bien, a estos efectos conviene recordar que la función de la marca consiste en identificar y diferenciar en el mercado los productos y servicios para los que ha sido concedida. Para concretar esas limitaciones se enuncian en los textos legales diversas actuaciones que se consideran lícitas por parte de los terceros. Por una parte los actos que permiten a los operadores económicos identificarse en el mercado (nombre y domicilio) o explicitar las características de los productos o servicios que comercializan, tales como la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos [arts. 37 a) y 37 b) LM y 12 a) y b) RMC]. Pero además se permite también a los terceros que utilicen la referencia a la marca protegida cuando es indispensable para exponer las características esenciales de los productos o servicios que comercializan. Por ello se dispone que el titular de la marca no puede prohibir a los terceros que la utilicen cuando sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular en el caso de rios o recambios, siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial [arts. 37 c) LM y 12 c) RMC]. Esta limitación es especialmente importante para las piezas de recambio o para los servicios de reparación (STJCE 23 febrero 1999 [TJCE 1999, 31], Caso BMW). Tampoco puede impedir el titular de la marca que se incluya en un diccionario, enciclopedia u obra de consulta similar, pero sí que puede exigir que en la siguiente edición de la obra se añada la mención de que se trata de una marca registrada (arts. 35 LM y 10 RMC). La inclusión de tal mención impide que la marca se convierta en término genérico que pueda dar lugar a la caducidad de la misma. Y, por último, constituye una limitación fundamental del derecho de marca el denominado «agotamiento del derecho», que consiste en que una vez que el producto marcado ha sido introducido en el mercado por el titular de la marca o con su autorización, ese producto marcado es de libre comercio dentro del mercado. El agotamiento se produce para todo el mercado del Espacio Único Europeo (integrado por la Unión Europea, más actualmente Islandia, Liechtenstein y Noruega, en adelante EEE), tanto si el producto marcado 309

se ha introducido en el mercado español como en el mercado de cualquiera de los Estados del EEE. Esto significa que el titular de una marca que ha introducido el producto o servicio marcado en el mercado español o comunitario no puede ejercitar acciones derivadas de las marcas de las que sea titular en los distintos países comunitarios para impedir la libre circulación de ese producto (arts. 36 LM y 13 RMC). En esta materia es fundamental la jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades Europeas (SSTJCE 31 octubre 1974, Caso Centrapharm/Winthrop; 22 junio 1976, Caso Terrapin/Terranova; 11 de julio 1996, Caso Bristol-Myers Squibb; 20 noviembre 2001, 8 abril 2003 y 26 mayo 2005). Por el contrario la comercialización fuera del Espacio Único Europeo del producto marcado con el consentimiento del titular de la marca no produce el agotamiento del derecho para la comercialización en el Espacio Único Europeo (SSTJCE) (STJCE de 6 julio 1998, Caso Silhouette [TJCE 1998, 178]; 20 noviembre 2001 Caso Davidoff [TJCE 2001, 313] y 8 abril 2003 Caso Van Doren [TJCE 2003, 98]). Sin embargo las SSTS (Sala 1ª) de 15 mayo 1985 (RJ 1985, 2393) (Caso Scotsman) y de 28 septiembre de 2001 (RJ 2001, 8718) (Caso Ron Bacardi) declararon el agotamiento del derecho en esos casos (agotamiento internacional). Pero la STS (Sala 1ª) de 20 de diciembre 2005 (RJ 2006, 288) Caso Reebok , rectificó la doctrina de esas dos sentencias y alineó la jurisprudencia del TS con la TJCE, al declarar que no agota el derecho de marca en España una comercialización de los productos marcados realizada por el titular de la marca o con su consentimiento fuera del Espacio Económico Europeo. Esta línea acorde con la jurisprudencia comunitaria ha sido posteriormente mantenida por las SSTS de 12 noviembre 2008 (RJ 2009, 139), 20 octubre 2008 (RJ 2008, 5780) y 1 septiembre 2010 (RJ 2010, 6949). 4. LIMITACIONES SUBJETIVAS DEL DERECHO EXCLUSIVO Existen supuestos en que no puede ejercitarse frente a un tercero el derecho exclusivo de la marca debido a la actuación que ha tenido el propio titular de la misma; son los supuestos que podemos denominar limitaciones subjetivas del derecho exclusivo. En primer término el titular de la marca no podrá ejercitar su derecho exclusivo frente a un tercero, cuando ha incumplido la carga que pesa sobre él de usar la marca de una manera efectiva y real (arts. 39 LM y 15 RMC). En el RMC se establece que en el procedimiento de concesión puede exigirse al titular de la marca que ha presentado oposición que justifique el uso de la marca (art. 43.2 y 43.3 RMC), y en la LM debe suspenderse el procedimiento de concesión si el solicitante ha interpuesto una demanda de caducidad de la marca anterior oponente [art. 26 b) LM]. Y por otra parte tampoco puede declararse la nulidad de una marca en base a la existencia de una marca anterior si esta última no cumple los requisitos de uso a que se ha hecho referencia (art. 52.3 LM). Esa misma norma rige para la marca comunitaria, puesto que en los supuestos de demanda de nulidad puede exigirse al titular de la marca anterior que aporte la prueba del uso de la misma (art. 56.2 y 3 RMC). Otra limitación subjetiva del derecho exclusivo resulta de la tolerancia por parte del titular en el uso por un tercero de una marca confundible con la registrada. Según el artículo 52.2 LM, el titular de una marca anterior que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no puede ni solicitar la nulidad de la marca posterior ni impedir el uso de la misma. La misma norma es aplicable a las marcas comunitarias, puesto que el precepto de la Directiva forma parte de las legislaciones nacionales de los Estados , y el artículo 14 RMC dispone la aplicación complementaria del Derecho nacional en materia de violación de marcas. No es aplicable, sin embargo, a las marcas que se regían por la Ley anterior de Marcas (Ley 32/1988) pues aquélla no incorporaba la prescripción por tolerancia de la Directiva comunitaria y ésta no tiene efecto directo en las relaciones entre particulares (SSTS 19 diciembre 2008 [RJ 2009, 24]; 23 junio 2005 [RJ 2005, 4930]; 28 marzo 2005 [RJ 2005, 1697]; 30 abril 2004 [RJ 2004, 1678]; 15 marzo 2001 [RJ 2001, 5980] y 24 julio 2000 [RJ 2000, 6473]). 310

5. ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DEL DERECHO EXCLUSIVO El ámbito territorial del derecho exclusivo es el territorio español para las marcas nacionales españolas y el territorio de toda la Unión Europea para las marcas comunitarias. El ámbito temporal del derecho exclusivo de marca es de 10 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud (arts. 31 LM y 46 RMC). Esta duración del derecho puede inducir a error, puesto que el registro de la marca tanto nacional como comunitaria es indefinidamente renovable por períodos ulteriores de diez años y esa renovación es automática, bastando para ello que se presente la correspondiente solicitud y se paguen las tasas (arts. 32 LM y 47 RMC). De alguna manera cabe considerar, por tanto, que la duración del derecho de marca es indefinida, siempre que se soliciten las renovaciones pagando las tasas correspondientes. XI. ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA Las acciones que puede ejercitar el titular de la marca en el caso de violación de su derecho exclusivo aparecen reguladas en los artículos 40 a 45 LM. Estas mismas normas son aplicables en el caso de la violación de marcas comunitarias, en virtud de la remisión al Derecho nacional que se establece en el artículo 14 RMC. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en los artículos 90 y ss. RMC se contienen importantes normas sobre competencia y jurisdicción para el conocimiento de las acciones por violación de las marcas comunitarias. Con carácter general el titular de una marca registrada puede ejercitar acciones civiles o penales ante los Tribunales ordinarios para exigir cualesquiera medidas que estime necesarias para la salvaguardia de su derecho exclusivo (art. 40 LM). La LM ite, además, expresamente que los litigios sobre violación de marcas puedan someterse a arbitraje (art. 40 LM) (Modificado por L. 19/2006, de 5 de junio). Así pues la enumeración de acciones civiles que se contiene en el artículo 41 LM (modificado por L. 19/2006, de 5 de junio) no es exhaustiva, aunque es obvio que comprende las principales acciones que se otorgan al titular de la marca para hacer respetar el derecho exclusivo. Entre esas acciones cabe distinguir aquéllas tendentes a impedir que se realice o que continúe la violación del derecho exclusivo de marca, de la acción para reclamar la indemnización de los daños y perjuicios causados. Entre las acciones dirigidas a impedir que tenga lugar la violación del derecho exclusivo hay que incluir las acciones de cesación [art. 41.1 a) LM], de adopción de medidas para impedir que prosiga la violación [art. 41.1 c) LM], de destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente marcados [art. 41.1 d) LM] y de publicación de la sentencia [art. 41.1 f) LM]. En materia de marcas, como ocurre con todos los derechos de propiedad intelectual, la acción fundamental es la de cesación. Esto es así porque es la prohibición a los terceros de usar la marca registrada el único medio a través del cual puede hacerse respetar el derecho exclusivo del titular (STS Sala 1ª 28 de enero de 2004 [RJ 2004, 632] caso Jaguar). La acción de cesación está prevista en el artículo 41.1 a) LM que permite al titular del derecho de marca lesionado exigir la cesación de los actos que violen su derecho. Dado que la cesación es el único instrumento que permite hacer respetar el derecho exclusivo en su sentido auténtico, es fundamental que se otorgue inmediatamente, aunque sea con carácter de medida provisional, en los supuestos en los que hay una apariencia suficiente de que la violación de la marca registrada está siendo realizada o va a ser realizada de forma inmediata. Esta medida provisional prevista en el artículo 134 de la Ley de Patentes es aplicable a las marcas en virtud de la remisión establecida en la disposición adicional primera LM. Un complemento indispensable de la acción de cesación consiste en la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga o se inicie la violación, incluyendo el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. A tales efectos puede solicitarse en particular que se

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retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marcas [art. 40.1 c) LM]. Tanto las acciones para impedir la violación del derecho de exclusiva o la eliminación de sus efectos, como la solicitud de medidas para evitar que prosiga la violación pueden ejercitarse, a diferencia de lo que ocurre con las acciones de indemnización, contra cualesquiera personas que en el tráfico económico realicen actos de violación de la marca. Al igual que se ha expuesto en materia de patentes y de diseño, las acciones para exigir la cesación de los actos de violación de la marca y evitar que prosiga ésta pueden ejercitarse también, cuando sean apropiadas, «contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción» (art. 41.3 LM en el texto introducido por la Ley 19/2006, de 5 de junio). Parece que con esta norma lo que se pretende es permitir que se ejerciten las acciones de cesación para evitar que prosiga la violación de la marca fundamentalmente frente a los prestadores de servicios de intermediación operativa en la sociedad de la información. En efecto, se recordará que esos prestadores de servicios que se limitan a transmitir o almacenar datos o informaciones facilitados por el tercero que ha contratado la prestación de los servicios, no responden, en principio por la ilicitud de las informaciones que ellos no han generado. Pero puede ocurrir que esas informaciones que se ofrecen a través de la red informática constituyan actos de violación de la marca (por ejemplo, el ofrecimiento de un producto marcado), por los que en principio no responde el prestador de servicios, y sin embargo, en aplicación del artículo 41.3 LM podrá exigirle el titular de la marca o quien esté legitimado para ello que cese en la prestación del servicio a través del cual se facilita la información correspondiente en la red. Una acción no prevista expresamente en la LM, pero que evidentemente puede ejercitar el titular de la marca especialmente frente a quienes comercializan los productos marcados en el mercado, es la de exigir que informen al titular del derecho de marca sobre la identidad de los terceros que les hayan suministrado los productos marcados. Este derecho de información aparece ya previsto en el artículo 47 ADPIC (o TRIPS) y tiene gran importancia práctica, puesto que evidentemente al titular de la marca lo que le interesa en realidad es poder ejercitar sus acciones contra quien introduce los productos marcados en el mercado. Por ello hay que destacar que la LECiv en su artículo 256, apartados 7º y 8º (introducidos por la Ley 19/2006 de 5 de junio) prevé ya la posibilidad de exigir esa información como diligencias preliminares por quien pretenda ejercitar una acción por infracción de un derecho de propiedad industrial. La acción de indemnización de daños y perjuicios procede cuando ya han tenido lugar el acto o actos de violación de la marca. Hay infractores del derecho exclusivo de marca que responden en todo caso de los daños y perjuicios causados, mientras que otros infractores sólo responden cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia. Responden en todo caso quienes hayan puesto el signo en los productos o servicios o en su presentación o en los envoltorios o embalajes y quienes hayan hecho la primera comercialización de los productos o servicios marcados, así como quienes realizan actos de violación de marcas notorias o renombradas (art. 42 LM). También responderá en todo caso de los daños y perjuicios quien suprime la marca del producto o servicio sin consentimiento del titular, puesto que esa actuación siempre se realiza mediando culpa o negligencia (art. 42.2 LM). En los demás supuestos sólo procede la responsabilidad por los daños y perjuicios causados cuando el infractor ha actuado con culpa o negligencia atendiendo a las circunstancias del caso, especialmente si el titular de la marca o la persona legitimada para ejercitar la acción han advertido suficientemente al infractor, identificando la marca y requiriendo el cese con la violación (art. 42.2 LM). Los daños y perjuicios que pueden reclamarse al infractor son de distinta naturaleza. Por una parte los correspondientes a las pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener; por otra parte el perjuicio ocasionado al prestigio de la marca, especialmente por una realización defectuosa de los productos 312

ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquéllos en el mercado (art. 43 LM) así como los gastos de investigación para obtener pruebas de la violación de la marca (art. 43.1 LM), y, por último, la indemnización coercitiva no inferior a 600 euros por día transcurrido sin que el infractor cumpla la condena de cesar en su violación de la marca (art. 44 LM). El principio general para la fijación de los daños y perjuicios es el normal dentro de nuestro ordenamiento jurídico, esto es, que la indemnización comprende no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de marca a causa de la violación de su derecho (art. 43.1). Teniendo en cuenta ese principio general sobre lo que debe comprender la indemnización de daños y perjuicios, la propia Ley establece dos criterios alternativos a elección del perjudicado para fijar esa indemnización. Por un lado, esa indemnización puede comprender las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la marca si no hubiera existido la competencia del infractor y los beneficios que este último haya obtenido de la explotación de la marca. A los daños así calculados puede añadirse una indemnización del daño moral, aunque éste no haya dado lugar a la existencia de un perjuicio económico que hubiera sido probado (art. 32.2.a LM, según la Ley 19/2006, de 5 de junio). Obsérvese que de acuerdo con este criterio que acaba de señalarse los daños y perjuicios que puede reclamar el titular de la patente violada comprenden tres elementos que pueden sumarse. Por una parte, los beneficios que el titular habría dejado de obtener por la competencia del infractor; en segundo término los beneficios que haya obtenido el infractor por la explotación de la marca, y por último la indemnización del daño moral aunque no se hubiera probado que éste hubiera dado lugar a un perjuicio económico. La inclusión de la indemnización por el daño moral incluida por la Ley 19/2006, de 5 de junio, parece superponerse en parte con la indemnización que ya estaba prevista en el artículo 43.3 LM referente al desprestigio de la marca causado por el infractor. Cabe pensar que además podrían dar lugar a la indemnización por daño moral las especiales dificultades en que haya podido verse la empresa del titular de la marca como consecuencia de la violación de ésta. De alguna manera parece que a través de esta vía del daño moral, sin que sea exigible la prueba del perjuicio económico, se atribuye al juez un amplio poder de discrecionalidad a la hora de conceder la indemnización al titular de la marca; se trata incluso de poder introducir por esta vía los denominados «daños punitivos», esto es, daños que exceden de los que hayan podido producirse y demostrarse de una manera efectiva. Esa discrecionalidad del Juez para fijar la indemnización por el daño moral se confirma en la STS (Sala 1ª) de 19 de abril de 2007 (RJ 2007, 2071), Caso Gato Pumby, donde se declara «que el daño moral existe sin necesidad de prueba del perjuicio económico», añadiendo que «los daños morales no son objeto de prueba en sí mismos, sino que lo que debe probarse es el hecho generador del daño y las circunstancias de su producción». El otro criterio legalmente previsto para fijar la indemnización de daños y perjuicios consiste en la cantidad a tanto alzado (según dispone la Directiva 2004/48/CE, 29 de abril de 2004, incorporada por la Ley 19/2006, de 5 de junio) que como precio hubiera debido pagar el infractor al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiere permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho (art. 43.2.b LM, según la Ley 19/2006, de 5 de junio). Es la denominada regalía hipotética (STS, Sala 1ª, 18 noviembre 2010 [RJ 2010, 9169]). No se comprende por qué en este caso no se incluye también la posibilidad de indemnizar el daño moral, pues es evidente que éste existirá o no existirá cualquiera que sea el criterio elegido para la fijación de los daños y perjuicios causados. Es más, parece que también en este caso podrá reclamarse la indemnización por daño moral en base a los criterios generales que rigen en nuestro Derecho, y que permitieron reclamar la indemnización de ese daño en un caso de violación de marcas (STS 18 febrero 1999 [RJ 1999, 660]). Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la propia LM fija una indemización legal mínima, cuya cuantía no es preciso probar, consistente en el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Esa indemnización opera automáticamente y su petición se encuentra implícita en la indemnización de daños y perjuicios, sin necesidad de elección alguna del perjudicado (STS, Sala 1ª, de 9 diciembre 2010 [RJ 2010, 1414]). Por supuesto, el titular de la marca podrá exigir una indemnización superior a la mínima establecida, pero los daños y perjuicios que reclame por encima del mínimo legal fijado deberá probarlos (art. 43.5 LM), puesto 313

que el principio general en esta materia consiste en que quien reclama daños y perjuicios debe probarlos (STS, Sala 1ª, de 3 de marzo de 2004 [RJ 2004, 808], caso Pepe Jeans , con cita extensa de jurisprudencia anterior). En todo caso, hay que tener en cuenta que solamente se pueden exigir los daños y perjuicios correspondientes a los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción (art. 45.2 LM). La LM prevé tres acciones, además de la indemnización de daños y perjuicios, para contrarrestar las consecuencias de la violación de la marca: la destrucción o cesión con fines humanitarios, si ello fuera posible, a elección del actor, de los productos ilícitamente marcados que estén en poder del infractor, salvo que sea posible la eliminación de la marca sin afectar al producto o la destrucción produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o propietario (art. 41.1.c LM); la atribución en propiedad al titular del derecho de marca de los productos, materiales y medios embargados al infractor, imputando su valor a la indemnización de daños y perjuicios a la que se condene al demandado (art. 41.1.e LM) y la publicación de la sentencia condenatoria a costa del condenado (art. 41.1.f LM). El artículo 45.1 LM establece que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse. Por último, hay que tener en cuenta que una medida importante prevista en el Derecho comunitario para proteger a los titulares de marcas tanto nacionales como comunitarias consiste en la facultad de solicitar ante las autoridades aduaneras la retención de las mercancías con usurpación de marca para permitir que el titular ejercite las acciones correspondientes ante el juez competente. [Reglamento (CE) núm. 1383/2003, del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos]. En general, para el ejercicio de acciones relacionadas con las marcas nacionales hay que tener en cuenta que desde el 1 de septiembre de 2004 esas acciones son competencia de los Juzgados de lo mercantil, al igual que todas las materias relacionadas con la propiedad industrial (LORC art. 2, ap. 7 que introduce el nuevo art. 86 ter de la LOPJ). Por lo que se refiere al ejercicio de acciones por violación de marcas comunitarias son competentes en exclusiva los Tribunales de marcas comunitarias (arts. 91 a 94 RMC), habiendo sido designados en España con competencia en todo el territorio nacional como tribunales de marcas comunitarias los Juzgados de lo mercantil de Alicante (art. 2, aps. 4 y 6 LORC que modifican el artículo 82.4 e incluyen un art. 86 bis en la LOPJ). En cuanto a las normas procesales para el ejercicio de las acciones por violación de la marca, la disposición adicional primera LM se remite al Título XIII de la Ley de Patentes, cuyas normas son de aplicación en todo en lo que no sean incompatibles con la propia naturaleza de las marcas a excepción del artículo 128 de dicha Ley. XII. MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADAS Un factor que incide de manera decisiva para delimitar el ámbito de protección de las marcas es el hecho de que se trate de marcas notorias o renombradas. Marcas notorias son aquellas que son ampliamente conocidas en el sector del mercado al que pertenecen los productos o servicios distinguidos por ellas; mientras que las marcas renombradas son conocidas por el público en general y no sólo dentro de un sector determinado del mercado. Por lo tanto todas las marcas renombradas son notorias; pero no todas las marcas notorias son renombradas. Las marcas renombradas son más ampliamente conocidas por el público que las marcas notorias (art. 8 LM) (STS, Sala de lo Contenciosoistrativo, 28 junio 2006, Caso Nestlé Biocalcio).

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El dato decisivo por tanto para considerar a una marca como notoria o renombrada es exclusivamente el grado o difusión de su conocimiento entre el público. Si la marca es conocida con carácter general por el público de un determinado sector del mercado, se tratará de una marca notoria. Si la marca es conocida con carácter general por todo el público y no sólo por el de un sector del mercado, entonces estaremos ante una marca renombrada. No puede ignorarse que la notoriedad de una marca puede ser más o menos amplia, según se extienda a uno o varios sectores económicos. Si su conocimiento se extiende al público en general entonces la marca es renombrada. La notoriedad o el renombre de una marca es un hecho con consecuencias jurídicas distintas según que la marca notoria o renombrada esté o no registrada. Si la marca notoria o renombrada está registrada, tiene una protección ampliada, puesto que esa protección no estará limitada por el principio de especialidad. Esto significa que la protección se amplía a productos o servicios distintos de los utilizados por la marca notoria o renombrada, extendiéndose a los sectores que comprenda la notoriedad o a todos los sectores si la marca es renombrada. Y esa protección ampliada se aplica tanto para la aplicación de la prohibición relativa de registro de otras marcas posteriores, que se puede hacer valer mediante la oposición o la acción de nulidad, como a efectos del ejercicio de la acción de violación de la marca [arts. 8 y 34.2 c) LM y 8.5 y 9.1 c) RMC]. Especialmente importante para la protección de las marcas registradas, que sean notorias o renombradas es lo dispuesto en el artículo 34.2 c LM que traslada a la legislación española lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Directiva 89/104 en materia de marcas. Como declara la STJCE de 18 de junio de 2009 (Caso L'Oreal), las infracciones a las marcas notorias o renombradas son, y así lo recoge el artículo 34.2 c LM el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior, el perjuicio causado al renombre de dicha marca y «la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca». Según la STJCE mencionada «el concepto de "ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca" ("aprovechamiento indebido" en la terminología del art. 34.2c LM) -también designado con los términos de "parasitismo" y de "freeriding" no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo distintivo o similar». La STJCE precisa que, «... cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante al uso es desleal». En la misma sentencia, y en relación con la publicidad comparativa, se declara que el objeto específico del art. 3 bis, apartado 1, letra h de la Directiva 84/450 sobre publicidad comparativa: «... es prohibir que el anunciante muestre en la publicidad comparativa el hecho de que el producto o el servicio que comercializa es una imitación o una réplica del producto o del servicio de marca». Esta prohibición se ha incorporado al ámbito de la legislación, puesto que aparece recogida en el artículo 10, apartado d), de la LCD 2009. La marca notoria o renombrada no registrada tiene protección legal a pesar de no estar registrada, pero esa protección se limita a los productos o servicios similares a aquellos para los que se utiliza la marca notoria o renombrada [arts. 6.2 d), 8.4 y 34.5 LM; y 8.2 c) RMC]. Es decir que para la protección de las marcas notorias o renombradas no registradas, sí que se aplica el principio de especialidad de la marca. Por lo demás el carácter notorio o renombrado de la marca, tanto si está registrada o no lo está, debe tenerse en cuenta: 315

a) Para permitir la protección como marca de un signo originariamente genérico («secondary meaning») (arts. 5.2 LM y 7.3 RMC). b) Para juzgar con criterios más estrictos el riesgo de confusión (STJCE de 29 de septiembre 1998, Caso Cannon, y SSTS, Sala 1ª, de 19 de mayo 1993, Caso Bayleys y de 14 de mayo de 2012, caso Donuts [RJ 2012, 5138]). c) Para hacer responsables a todos los infractores de los daños y perjuicios causados por la violación de la marca, al presumirse «iuris et de iure» que han actuado con culpa o negligencia (art. 42.2 LM). d) Para fijar la indemnización de daños y perjuicios por violación de la marca (art. 43.3 LM), especialmente por el daño causado al prestigio de la misma. e) Para considerar que el registro de una marca ajena notoria o renombrada se hace de mala fe, razón por la cual adolece de una causa de nulidad absoluta que da lugar a una acción imprescriptible de nulidad (art. 51.1 y 51.2 LM). Así se ha declarado que el solicitante de la marca denominativa Lanco me había actuado de mala fe dado el carácter renombrado de las marcas Lanco me relacionadas con la perfumería y los cosméticos (STS, Sala 1ª, de 28 de febrero de 2011 [RJ 2011, 2487]). XIII. CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCA Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca tiene que cumplir con determinadas cargas que son fundamentalmente las de usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca. El titular de una marca tiene que cumplir con la carga de usarla si quiere conservar el derecho exclusivo y poder hacerlo valer frente a los terceros. Esta obligación en sentido amplio, o carga en sentido estricto, de usar la marca aparece establecida tanto en la LM (art. 39) como en el RMC (art. 15). La falta de uso efectivo de la marca para los productos o servicios para los que está registrada se sanciona, si esa falta de uso se ha prolongado durante cinco años a partir del registro o se hubiera suspendido durante un plazo ininterrumpido también de cinco años. El titular de la marca queda sin embargo exonerado de la obligación de usarla, cuando existan causas justificativas de la falta de uso. Esas causas justificativas tienen que ser ajenas a las posibilidades de actuación del titular de la marca, esto es, tienen que resultar de circunstancias en las que el titular no puede influir (art. 39.4 LM). La sanción más drástica por la falta de uso de la marca es la caducidad [arts. 55.1 c) LM y 50.1 a) RMC]. Pero existen, además, otras sanciones que consisten básicamente en limitar la eficacia del derecho exclusivo que corresponde a la marca no usada. Así, en el RMC (art. 43.2) se establece que en el procedimiento de concesión, puede exigirse al titular de una marca que ha presentado oposición que justifique el uso de la misma. Frente al titular de una marca que ejercita una acción por violación de la misma, el demandado podrá solicitar, por vía de excepción, que el titular pruebe que la marca ha sido objeto de un uso real y efectivo (art. 41.2 LM). Y tampoco puede declararse la nulidad de una marca en base a la existencia de una marca anterior, si ésta no está siendo usada (arts. 52.2 LM y 56.2 y 56.3 RMC). Por supuesto, corresponde al titular de la marca tanto la carga de la prueba del uso de la misma (STS de 22 de enero de 2000 [RJ 2000, 60], caso Manolo «El Cordobés»), como de la existencia de causas justificativas de la falta de uso. La prueba puede hacerse por cualquier medio isible en Derecho (STS, Sala 1ª, de 7 junio 1999, Caso Le Maillot Nautic).

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El uso que se exige de la marca tiene que ser efectivo y real en el ámbito territorial en que la marca está protegida (SSTS 1 marzo 1999 [RJ 1999, 1852], caso Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, y 22 enero 2000, caso Manolo «El Cordobés»). Y según el Auto del TJCE de 27 de enero de 2004 (TJCE 2004, 20) «una marca es objeto de un "uso efectivo" cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad de origen de los productos y servicios para los que ha sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca». La STS, Sala 1ª, de 18 de junio 2010 (RJ 2010, 4893) ha declarado que el registro como marca de la denominación de una línea telefónica de atención al cliente para designar una gama de productos, no constituye su uso a título de marca respecto a esos productos, puesto que el signo no se usa para designarlos y por ello no tiene carácter distintivo respecto de los mismos. Por lo demás, la cuestión de si una marca es o no es usada en una forma que difiere en elementos que no alteran significativamente el carácter distintivo en la forma con que fue registrada, constituye la subsunción de los hechos probados bajo un concepto jurídico determinado, lo cual es una operación que es susceptible de ser revisada en casación (STS, Sala 1ª, de 5 de octubre 2010 [RJ 2010, 8007]). Otra carga que pesa sobre el titular para mantener en su plenitud de efectos el derecho exclusivo consiste en que está obligado a ejercitar las acciones por violación de su derecho una vez que ha conocido que la violación ha tenido lugar. Si no lo hace así, esto es, si habiendo conocido la inscripción de una marca posterior o el uso de la misma no ejercita las acciones que le corresponden en un plazo de cinco años desde aquel conocimiento, el titular pierde su derecho a pedir la nulidad de la marca posterior y a impedir el uso de la misma. Esta regulación, contenida en el artículo 9 de la Primera Directiva comunitaria, y que se refiere a la inscripción posterior de una marca y al uso de esa marca inscrita está incorporada al artículo 52.2 LM. Y por último, el titular de la marca para mantener su derecho exclusivo tendrá que renovarla cada diez años (arts. 31 LM y 46 RMC). XIV. MARCA Y SOLICITUD DE MARCA COMO OBJETO DE PROPIEDAD La marca es un bien mueble inmaterial especialmente valioso, cuyo valor se mide por la cifra de negocios que se hace con el producto o servicio distinguido por la marca. Y ese bien mueble inmaterial puede pertenecer conjuntamente a diversas personas y ser objeto de negocios jurídicos y derechos reales. La marca puede pertenecer proindiviso a varias personas produciéndose un supuesto de cotitularidad (arts. 46.1 LM y 16.3 RMC). Esa cotitularidad se rige en primer término por lo acordado entre las partes; en su defecto por lo dispuesto en el artículo 46.1 LM y en último término por las normas del Derecho común sobre comunidad de bienes (arts. 392 a 406 CC). Por otra parte, la marca, y lo mismo ocurre con la solicitud de marca, en cuanto bien mueble inmaterial que es, puede ser objeto de derechos reales y de negocios jurídicos. Los negocios jurídicos que pueden realizarse para transmitir o ceder total o parcialmente una marca son la cesión y la licencia. Hay que hacer sin embargo, una importante precisión con carácter preliminar. En efecto, los términos cesión y licencia de marca pueden tener dos significados diversos. En primer lugar pueden referirse a la transmisión total o parcial de la marca, pudiendo esta transmisión ser resultado de negocios jurídicos de diversa naturaleza. En este sentido la cesión significa la transmisión total de la titularidad sobre la marca; esto es, en virtud de la cesión quien era titular de la marca deja de serlo, pasando la titularidad a otra persona distinta. Pues bien, este cambio de titularidad puede resultar, como se ha dicho de negocios o instituciones jurídicas diversas: herencia, donación, permuta, compraventa, aportación social, etc. Es sin embargo, habitual que la cesión de la marca se realice por medio de una compraventa, por lo que a menudo se equiparan cesión y compraventa de la marca. En sentido propio habría que considerar que el negocio jurídico es la compraventa, y la cesión es el cambio de titularidad originado por aquélla.

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Con la licencia ocurre algo similar. Como licencia puede entenderse el derecho a usar la marca. Pero este derecho puede surgir también de negocios o instituciones jurídicas diversas: usufructo, aportación social o contrato de licencia en sentido estricto. Así el contrato de licencia, sería el negocio jurídico en virtud del cual se autoriza a una persona a usar una marca. Normalmente la licencia es retribuida por medio de regalías, es decir, que es habitualmente un contrato oneroso; pero también podría pensarse en licencias gratuitas, como se dan a menudo entre diversas empresas del mismo grupo. Tanto la cesión como la licencia de la marca se pueden producir sin necesidad de ceder ni arrendar la empresa o la parte de la empresa dedicada a la producción de los bienes o servicios que identifica la marca. Así se establece de manera expresa en las disposiciones legales (art. 46.2 LM y art. 17.1 RMC). Ahora bien, si se transmite la empresa en su integridad o la parte de la empresa dedicada a la producción de los bienes y servicios identificados por la marca, deberá presumirse que se transmite también la marca, a no ser que exista un acuerdo en contrario o que la falta de transmisión resulte claramente de las circunstancias (arts. 47.1 LM y 17.2 RMC). Para que el cesionario o el licenciatario puedan prevalerse de su condición de tales frente a terceros será imprescindible que la cesión o la licencia se inscriban en el registro correspondiente (arts. 46.3 LM y 17.3 a 17.6 RMC). En virtud del contrato de licencia el titular de la marca, licenciante, otorga a un tercero, licenciatario, el derecho a utilizar la marca a cambio del pago de una regalía, para productos determinados y dentro de un ámbito geográfico concreto. La licencia puede ser o no exclusiva. Si no se establece nada en el contrato, se presume que la licencia es no exclusiva y que, por tanto, el licenciante puede conceder licencias a otras personas para utilizar la marca para los mismos objetos y dentro del mismo ámbito geográfico que la licencia ya otorgada (art. 48.5 LM). Si la licencia es exclusiva, entonces el licenciante no podrá otorgar otras licencias y sólo podrá seguir utilizando él mismo la marca en el ámbito geográfico para el que ha otorgado la licencia, si se hubiera reservado expresamente ese derecho (art. 48.6 LM). El hecho de que el licenciatario sea exclusivo tiene importancia también para legitimarle para el ejercicio de las acciones por violación frente a terceros (art. 124 LP en relación con la disp. adic. primera LM). La marca puede ser también objeto de derechos reales como el usufructo o la hipoteca mobiliaria. Esta última se rige por las normas de la Ley de hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento y su inscripción en el Registro de bienes muebles es constitutiva de la hipoteca, debiendo notificarse posteriormente al Registro de la Propiedad Industrial (art. 46.2 LM). Por supuesto, la marca como bien mueble inmaterial que es, puede ser objeto de ejecución forzosa, con independencia de la empresa (arts. 46.2 LM y 20 RMC). Y naturalmente también se incluirá en la masa del concurso del empresario o de quien sea el titular de la misma (art. 21 RMC). XV. NULIDAD Y CADUCIDAD DE MARCAS El derecho exclusivo sobre las marcas concedidas y registradas puede extinguirse por la declaración de la nulidad o de la caducidad de la marca inscrita. Tanto la nulidad como la caducidad pueden ser parciales, esto es, pueden extinguir el derecho exclusivo sobre la marca con referencia solamente a una parte de los bienes o servicios para los que la marca ha sido concedida (arts. 60 LM y 50.2 y 51.3 RMC). La diferencia entre la nulidad y la caducidad es fundamental. La declaración de nulidad significa que la marca inscrita no reunió en el momento de su inscripción los requisitos legales para ser registrada; por ello la nulidad opera retroactivamente, es decir, que se considera que la marca que ha sido declarada nula no fue nunca válidamente concedida (arts. 54 LM y 54.2 RMC). Por el contrario, la caducidad de la marca, a la que se equipara la renuncia del titular sobre la misma, significa que la marca ha sido plenamente válida hasta el momento en que se produce la caducidad. Como se verá más adelante, los efectos de la caducidad, es decir, el momento a partir del cual deja de producir efectos 318

el derecho exclusivo de marca varía según la causa de caducidad, y también según que se trate de una marca nacional o de una marca comunitaria. Rigen normas distintas sobre la legitimación para demandar la nulidad de la marca y sobre la prescripción de la acción de nulidad, según la causa de nulidad invocada. Si la causa de nulidad que se invoca consiste en que la marca fue concedida violando alguna de las prohibiciones absolutas de registro, esto es, cuando la marca no reunía en el momento de su solicitud los requisitos absolutos legalmente exigidos, o si la causa de nulidad consiste en que la solicitud se hizo de mala fe [arts. 51.1 b) LM y 51.1 b) RMC], entonces podrá ejercitar la acción, si se trata de una marca nacional, tanto la OEPM como cualquier persona que ostente un derecho subjetivo o interés legítimo [art. 59 a) LM]. Es de mala fe el registro de marca a sabiendas de que la titularidad no le pertenece al solicitante lo que ocurre, por ejemplo cuando este ha mantenido previamente una relación contractual con quien ostenta, realmente, la titularidad de la marca o la estaba usando previamente en el mercado o en las relaciones comerciales como propia (STS, Sala 1ª, 23 noviembre 2010, Caso Festival «Viña Rock» de Villarrobledo [RJ 2011, 574]). En estos casos de nulidad absoluta la acción es imprescriptible (art. 51.2 LM) (SSTS 21 julio 2000 [RJ 2000, 6470], caso Schutz-Werke; 7 octubre 2000 [RJ 2000, 8138], caso Popeye y 28 de febrero de 2011 [RJ 2011, 2487]; Caso Lanco me). Si, por el contrario, la causa invocada es de nulidad relativa, esto es, porque se concedió la marca violando una prohibición relativa de registro, es decir, por no haber tenido en cuenta la existencia de un derecho prioritario que impedía el registro, entonces la legitimación corresponderá al titular del derecho afectado, que será quien tenga un interés legítimo [arts. 59 b) LM y 55.1 b) y c) RMC]. El titular de la marca prioritaria que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de la marca posterior no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de esa marca posterior sobre la base de esa marca anterior, para los productos o servicios para los que se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de mala fe. Y esta misma regla que impide al titular de la marca anterior ejercitar la acción de nulidad cuando ha tolerado durante más de cinco años el uso de la marca posterior, es también aplicable al titular de la marca nacional anterior en relación con la marca comunitaria posterior que ha venido siendo utilizada (arts. 52.2 LM y 53 RMC). En el caso de las marcas nacionales la declaración de nulidad corresponde en exclusiva a los Tribunales ordinarios (art. 51.1 LM), los cuales podrán dictar la sentencia que declare la nulidad bien como consecuencia de la presentación de una demanda, bien como consecuencia de una demanda reconvencional presentada por quien hubiera sido demandado por violación de la marca. Por lo que se refiere a las marcas comunitarias las demandas de nulidad tienen que presentarse necesariamente ante la OAMI (arts. 51 y 52 RMC). Pero en los casos en que se ejerciten acciones por violación de una marca ante los Tribunales comunitarios de marcas, que han de existir en cada uno de los Estados (en España los Tribunales de lo mercantil de Alicante), el demandado podrá presentar reconvención pidiendo que se declare la nulidad de la marca, en cuyo caso será competente el propio Tribunal para hacer esa declaración (arts. 91 y 92 RMC). A diferencia de la nulidad, la caducidad de la marca implica que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce. Cabe distinguir dos grupos de causas de caducidad, según resulten o no de la voluntad del propio titular. Son causas que resultan directamente de la voluntad del titular de la marca la renuncia y la falta de renovación. En ambos casos corresponde a la Oficina de Marcas, a la OEPM para las marcas nacionales y a la OAMI para las marcas comunitarias, declarar la caducidad por esas causas (arts. 55.1, último párrafo y 52 LM y 46 y 49 RMC).

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En estos supuestos el derecho exclusivo de marca deja de producir efectos desde el momento en que se produjeron los hechos que originan la caducidad (art. 55.2 LM). Pero hay otros supuestos en los que la caducidad no es el resultado de un acto voluntario del titular, sino que se trata de causas que operan incluso contra la voluntad del titular y que le imponen la pérdida de su derecho exclusivo. Pues bien, las causas de caducidad que no resultan directamente de un acto u omisión voluntarios del titular de la marca son las siguientes: a) Falta de uso de la marca [arts. 55.1 c) LM y 50.1 b) RMC]. b) Genericidad sobrevenida de la marca por una actuación negligente del titular [arts. 55.1 d) LM y 50.1 b) RMC]. c) Inducción a error a los consumidores como consecuencia del uso que hace de la marca su titular [arts. 55.1 e) LM y 50.1 c) RMC]. d) Pérdida por el titular de los requisitos que le legitimaban para ser titular de la marca, por razones de nacionalidad, domicilio o sede de su establecimiento mercantil [art. 55.1 f) LM y art. 50.1 d) RMC]. En todos estos casos de caducidad en sentido estricto, la caducidad tiene que ser declarada por los Tribunales ordinarios en el caso de las marcas nacionales, debiendo notificarse la sentencia firme a la OEPM para que proceda a la cancelación de la marca inscrita (art. 61 LM) y la declaración de caducidad de la marca comunitaria deberá ser pronunciada por la OAMI (art. 55 RMC), pero podrá ser declarada por los tribunales de marca comunitaria (en España los Tribunales de lo mercantil de Alicante), cuando se haya presentado ante ellos una demanda reconvencional en la que se solicite esa declaración de caducidad (arts. 91 y ss. en particular 96, RMC). XVI. MARCAS COLECTIVAS Y DE GARANTÍA Las marcas de garantía y las marcas colectivas tienen una característica fundamental común, que justifica que el régimen jurídico de unas y otras sea en gran parte coincidente (LM arts. 74 a 78). Esa característica común consiste en que son marcas que no están destinadas a ser utilizadas por el titular de las mismas para distinguir en el mercado los productos o servicios producidos por él; por el contrario, se trata de marcas destinadas a ser usadas por personas distintas al titular de las mismas, que cumplan con los requisitos que establezca el Reglamento de uso que es exigible tanto para las marcas colectivas como para las marcas de garantía. Existen, sin embargo, diferencias importantes entre las marcas colectivas y las de garantía. Las primeras sólo pueden ser solicitadas por asociaciones de empresarios y por personas jurídicas de Derecho público (art. 62.2 LM); mientras que las de garantía pueden ser solicitadas por cualquier persona. Además la función de las marcas de garantía consiste, como lo indica su propia denominación, en que el uso de la marca para un producto o servicio garantiza frente a los terceros que ese producto o servicio reúne las características enunciadas en el Reglamento de uso, características que han sido sometidas al control correspondiente. Las marcas de garantía, al igual que las marcas colectivas, pueden consistir en denominaciones geográficas, pues no les afecta la prohibición correspondiente establecida en el artículo 5.1 c) LM (arts. 62.3 y 68.3 LM). Al igual que en las marcas colectivas, las causas de nulidad de las marcas de garantía son las generalmente aplicables a las marcas, añadiendo además las que se refieren a la ilegalidad del Reglamento de uso, y excluyendo naturalmente la causa basada en la utilización de una denominación geográfica (art. 72 LM). Las causas de caducidad coinciden también con las de las marcas colectivas, que son las generales de las marcas, junto con las que se refieren al incumplimiento del Reglamento de uso, y en particular a la negativa 320

arbitraria del titular de la marca a itir a alguien en la asociación o a permitir el uso de la misma a alguien que acredite su capacidad para cumplir los requisitos de los productos o servicios establecidos en dicho Reglamento en las marcas de garantía [art. 67 a) y 73 a) LM]. Ya se ha mencionado que una causa específica de caducidad de la marca de garantía es la utilización de la misma para los productos o servicios producidos o comercializados por el propio titular de la marca o por una persona económicamente vinculada a él [art. 73 e) LM]. XVII. LAS MARCAS EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL En el ámbito internacional un principio básico en materia de marcas es el de territorialidad. Esto significa que no existe una protección universal de las marcas, sino que su protección se limita al territorio para el que han sido concedidas. Este territorio es el de vigencia de la Ley nacional correspondiente o, en su caso, el ámbito regional en el que tienen vigencia las normas supranacionales de carácter regional, como puede ser el RMC cuyo ámbito de vigencia es todo el territorio de la Unión Europea. Así pues, para proteger una marca a nivel internacional es preciso solicitar la protección ante las Oficinas nacionales o regionales correspondientes de los territorios en los que esa protección desee obtenerse. Y, por supuesto, cada una de esas solicitudes estará sujeta a la legislación vigente en el territorio para el que se solicita la protección, de la misma manera que el régimen de la marca que se conceda estará sometido igualmente a esa misma legislación. Para facilitar la protección de las marcas en los distintos territorios, esto es, en los distintos Estados o uniones regionales, se han establecido diversos Convenios internacionales, con finalidades diversas pero complementarias. Por un lado existen convenios que tratan de asegurar la protección de las marcas en los distintos países, de manera que la legislación de cada uno de ellos permita obtener una protección mínima y efectiva para las marcas. Esta finalidad la cumplen el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, y cuya última revisión tuvo lugar en Estocolmo en el año 1967 (este Convenio se cita habitualmente con la abreviatura CUP), y el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que constituye el Anexo 1 c del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Marrakech el 15 de abril de 1994 (este Acuerdo se cita habitualmente como Acuerdo TRIPS, en las siglas inglesas, o Acuerdo ADPIC, en las siglas españolas). El CUP es el Convenio más antiguo y fundamental en materia de propiedad industrial. En él se establecen tres principios básicos: a) Obligación de los Estados de tener una legislación y una organización istrativa en materia de propiedad industrial (arts. 12 y 25). b) Aplicación del trato nacional a los súbditos de los Estados (arts. 2 y 3), y c) Obligación de los Estados de incorporar a sus legislaciones internas el contenido mínimo de derechos establecidos en el propio Convenio. Entre estos derechos mínimos están, en materia de marcas, la denominada prioridad unionista (art. 4), que aparece incorporada en los artículos 14 LM y 29 RMC. También es importante el principio según el cual las marcas registradas en los diversos países son consideradas independientes entre sí (art. 6.3) y se rigen por las normas legales del país donde ha tenido lugar el registro. En materia de marcas tiene también fundamental importancia el Acuerdo ADPIC, que dedica a ellas los artículos 15 a 21. Las normas contenidas tanto en el CUP como en el ADPIC están incorporadas a la legislación española, y, por lo demás, esas normas de los Convenios son invocables directamente ante los Tribunales españoles, en la

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medida en que sean autoejecutivas, esto es que sean normas que puedan aplicarse directamente sin necesidad de ninguna norma de desarrollo por parte del Estado español. Otro Convenio importante en materia de marcas a nivel internacional es el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación internacional de productos y servicios para el Registro de las Marcas, del 15 de junio de 1957, revisado por última vez en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979. En este Convenio se establece, como su nombre indica, la clasificación internacional que rige para el Registro de marcas en los distintos países. Esta clasificación es el denominado nomenclátor internacional, cuya última edición es la 8ª del año 2002, en el que figuran 45 clases de productos y servicios. Como ya se ha expuesto anteriormente, para proteger una marca a nivel internacional existe un obstáculo gravísimo, porque la protección sólo puede conseguirse a nivel nacional o regional en el caso de la marca comunitaria. Esto es así porque cada país tiene su propia ley de marcas y su propia Oficina istrativa encargada de la concesión de las marcas. Por consiguiente, para obtener el derecho de exclusiva sobre una marca en un país determinado hace falta presentar la solicitud correspondiente ante la Oficina nacional de marcas y pagar las tasas correspondientes. La Oficina concederá la marca si así procede conforme a la ley nacional, tras haber seguido el procedimiento istrativo establecido. Y la marca concedida otorgará el derecho exclusivo a su utilización solamente en ese país. Si se quiere proteger en otros países habrá que solicitar la marca en cada uno de ellos. Y, por supuesto, si la marca no está protegida en un país eso significa que cualquier empresa podrá utilizarla o solicitar que se le conceda a ella el derecho exclusivo a su utilización. Así pues, para proteger las marcas a nivel internacional, en principio hace falta solicitar la marca por separado en cada uno de los países donde se pretende obtener el derecho exclusivo a su utilización. El Arreglo de Madrid sobre el Registro internacional de marcas, firmado en Madrid el año 1891 y revisado posteriormente en diversas ocasiones, la última en Estocolmo el año 1967, y el Protocolo hecho en Madrid el 28 de junio de 1989, ofrecen una solución a ese grave problema, con una idea muy sencilla consistente en que mediante una única solicitud pueda conseguirse la protección de la misma marca en una pluralidad de Estados que son del Arreglo. La LM incluye en los artículos 79 a 83 las normas necesarias para coordinar su aplicación con la del Arreglo y el Protocolo. El último Convenio internacional en materia de marcas es el Tratado de Derecho de Marcas, de 27 de octubre de 1994 (BOE 17 febrero 1999), elaborado por OMPI, que regula fundamentalmente los aspectos formales que han de reunir las solicitudes de marcas que se presenten en los distintos países, así como los aspectos formales de los documentos de cesión y licencia de marcas para su inscripción en los registros nacionales correspondientes. Con este Tratado se pretende unificar los requisitos formales exigidos en los distintos países para la documentación sobre las marcas. La LM/2001 está ya plenamente adaptada a las exigencias de este Tratado. XVIII. NOMBRE COMERCIAL El nombre comercial es otro de los signos distintivos de la empresa regulados en la LM (arts. 87 a 91), pero que no están incluidos en el RMC. Como ya se expuso al comienzo de este capítulo, el nombre comercial es el signo distintivo del empresario, esto es, como establece el artículo 87.1 LM, «todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares». El nombre comercial puede estar constituido tanto por los nombres patronímicos de las personas físicas y razones sociales o denominaciones de las personas jurídicas, como por denominaciones de fantasía o alusivas al objeto de las actividad empresarial o por anagramas o logotipos, o por imágenes, figuras y dibujos. Y es posible combinar varios de los signos mencionados para integrar el nombre comercial (art. 87.2 LM). No rige en el Derecho español el principio de veracidad del nombre comercial; éste no tiene por qué coincidir necesariamente con el nombre de la persona física empresario o la razón de denominación social de 322

la persona jurídica. La denominación social designa la empresa mientras que el nombre comercial designa la actividad empresarial evitando la confusión de la clientela (STS 2 octubre 2008 [RJ 2009, 135]). Se pueden adoptar libremente como nombre comercial los mismos signos que pueden constituir una marca salvo los tridimensionales. Y la protección del nombre comercial, que ha de solicitarse ante la OEPM por el mismo procedimiento que rige para las marcas (art. 87.3 LM), se otorga para un signo referido a la actividad o actividades empresariales que realiza el empresario al que ese nombre ha de identificar. En este sentido rige también para el nombre comercial el principio de especialidad de las marcas, debiendo agrupar esas actividades por clases conforme al Nomenclátor internacional de productos y servicios de marcas, teniendo que pagar una tasa por cada clase para la que se solicite protección (art. 87.1 LM). Es importante destacar que el nombre comercial no coincide como institución con el derecho del empresario a utilizar su nombre y apellidos si es persona física o su razón o denominación social si es persona jurídica. El empresario tiene derecho a utilizar su nombre o su denominación social para la firma de los documentos en el ámbito de su actividad empresarial. Pero el derecho que tiene sobre su nombre o su denominación social no le faculta por sí solo para utilizarlo en el tráfico económico para atraer a la clientela. Existe una jurisprudencia consolidada en virtud de la cual el titular de una marca, y lo mismo habría que decir del titular de un nombre comercial, puede exigir que una denominación social confundible con su marca o con su nombre comercial sea modificada para evitar que exista el riesgo de confusión (vid., por ejemplo, STS, Sala 1ª, 4 julio 1995 [RJ 1995, 5461]). Esto implica que una denominación o razón social no puede utilizarse como marca, rótulo o nombre comercial cuando es confundible con un signo distintivo anteriormente registrado por un tercero (SSTS 4 julio 2008 [RJ 2008, 4368]; y 28 septiembre 2000 [RJ 2000, 8128], caso Limpiezas Vela , que cita las SSTS 15 octubre 1992 [RJ 1992, 8362], 21 octubre 1994 [RJ 1994, 9036] y 26 junio 1995 [RJ 1995, 5114]). El nombre comercial registrado constituye una causa de denegación de registro para las marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual y por los productos o servicios para los que se solicitan, cuando sean idénticos o similares a las actividades para las que está concedido el nombre comercial, puedan inducir a confusión en el mercado (art. 7). Hay que tener en cuenta, además, que según la jurisprudencia del TS el nombre comercial extranjero no necesitaba estar inscrito ni haber sido usado en España para obtener protección en nuestro país y, por consiguiente, poder obtener la declaración de nulidad de una marca española posterior a la utilización del nombre comercial de que se trate en el país de origen (SSTS 29 febrero 2000 [RJ 2000, 811], caso Casadey y de 21 julio 2000 [RJ 2000, 6470], caso Schutz-Werke, que citan Sentencias 3 marzo 1978, 24 enero 1987, 3 febrero 1987 [RJ 1987, 678] y 24 febrero 1989). Esta jurisprudencia se basaba en una interpretación incorrecta del artículo 8 CUP en contra de lo dispuesto expresamente en el artículo 77 LM/1988. La STS 9 abril 1992 (RJ 1992, 3188) (Caso Torrefaçao Camelo) estableció, sin embargo, la doctrina correcta al exigir el uso del nombre comercial extranjero en España para su protección en nuestro país. Y según el artículo 9.1 d) LM se exige para la protección del nombre comercial no registrado, tanto extranjero así como español, que se pruebe su uso o su conocimiento notorio en el conjunto del territorio español. Finalmente ha prevalecido la doctrina correcta, esto es, que la protección que impone el artículo 8 del CUP se establece en el artículo 9.1.d) LM que exige el uso de nombre comercial en España (STS, Sala 1ª, de 13 de abril de 2012 [JUR 2012, 153549]). Es fundamental tener en cuenta que en la LM/2001 el régimen jurídico aplicable a los nombres comerciales es el mismo de las marcas de servicios, pues salvo la noción del nombre comercial (art. 87), ninguno de los otros artículos del Título X establece ninguna especialidad sustantiva frente a las normas que rigen las marcas. Es por ello perfectamente posible, por ejemplo, la cesión del nombre comercial con independencia de la transmisión de la empresa.

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XIX. RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO El tercero de los signos distintivos de la empresa que habían sido tradicionalmente regulados en la legislación española, y concretamente en la LM/1988 (arts. 82 a 86), era el rótulo de establecimiento, que no está incluido dentro de la normativa del RMC. Una de las principales novedades de la LM/2001 fue la supresión del rótulo de establecimiento como signo susceptible de registro, todo ello como consecuencia de la STC de 3 de junio de 1999. Así pues, a partir de la entrada en vigor de la LM/2001 ya no se puede solicitar el registro de los rótulos de establecimiento. Pero esto no significa, ni que desaparezcan los rótulos de establecimiento, ni que desaparezcan tampoco los rótulos de establecimiento registrados. El rótulo como signo que sirve para distinguir e identificar los locales comerciales abiertos al público es una realidad del tráfico, que existe tanto si ese signo puede registrarse como si no es posible hacerlo. Si no puede registrarse, tendrá la protección que le otorga la LCD, especialmente en sus artículos 6 y 12. Pero es que además, si bien no puede solicitarse ya el registro de los rótulos de establecimiento, sí que subsistirá durante un período de tiempo muy largo la protección de los rótulos que fueron registrados o cuya solicitud de registro se presentó antes de la entrada en vigor de la LM/2001. Así resulta de lo establecido en las disposiciones transitorias tercera y cuarta LM. En la disposición tercera se fija el plazo durante el cual se va a mantener el registro de los rótulos. Ese registro subsistirá hasta que termine su vigencia normal, o cuando termine la renovación por un período de siete años a contar desde la entrada en vigor de la LM/2001, siempre que esa renovación se solicite en los seis meses siguientes a esa entrada en vigor de la LM. Durante el plazo en que dure la inscripción registral, el derecho que otorga el rótulo es el derecho exclusivo y las acciones que la LM/2001 establece para las marcas, pero referidas exclusivamente al ámbito municipal para el que el rótulo establece el derecho exclusivo (art. 83 LM/1988). El rótulo registrado constituye además una prohibición relativa de registro de las marcas y nombres comerciales que sean idénticos, razón por la cual podrá presentarse oposición o ejercitar la acción de nulidad correspondiente. A efectos, de esa protección mientras subsista el registro seguirán teniendo vigencia las normas conforme a las cuales fueron registrados, esto es, las normas de la LM/1988. Así debe tenerse en cuenta que la LM definía el rótulo de establecimiento como «el signo o denominación que sirve para dar a conocer al público un establecimiento y para distinguirlo de otros destinados a actividades idénticas o similares» (art. 82.1 LM/1988). Por lo tanto el rótulo sirve para identificar y distinguir el establecimiento entendido como local comercial abierto al público. Y para un mismo establecimiento no podía inscribirse más que un solo rótulo, que puede utilizarse para ese establecimiento principal y para las sucursales que radiquen en el término municipal para el que se haya registrado aquél (art. 84 LM/1988). Era fundamental en la regulación del rótulo de establecimiento que su protección se concedía con ámbito exclusivamente municipal (arts. 83 y 86 LM/1988). Podían constituir rótulo de establecimiento los mismos signos que podían constituir nombre comercial, y a los que se refieren especialmente tanto el artículo 76.2 LM/1988, como el artículo 82.2 LM/1988. No podía protegerse como rótulo, por constituir una prohibición relativa de registro, el signo que no se distinga suficientemente de una marca, de un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal (art. 86 LM/1988). Una vez que quede sin efecto el registro del rótulo en virtud de lo dispuesto en la disposición transitoria tercera LM, todavía continúa una segunda fase transitoria de protección extrarregistral durante veinte años desde la cancelación del registro, según establece la disposición transitoria cuarta LM. En virtud de esa 324

protección, aun después de cancelado el registro del rótulo, su titular podrá oponerse dentro del término municipal para el que hubiera estado protegido, y en relación con los mismos servicios o actividades, al uso de marcas o nombres comerciales confundibles con el rótulo. Y una vez terminada la protección extrarregistral de veinte años, el rótulo de establecimiento podrá ser protegido permanentemente por las normas de la Ley de Competencia Desleal, especialmente los arts. 6 y 12 referentes a la confusión y explotación de la reputación ajena. En relación con la supresión del registro de los rótulos de establecimiento no debe ignorarse que la misma protección, pero más sólida, se puede conseguir registrando como marca de servicios de comercio minorista, referidos esos servicios a los productos objeto de ese comercio, el signo que se pretende utilizar como rótulo. Esa posibilidad de registrar marcas de servicio de comercio minorista ha sido declarada por la STJCE de 7 julio 2005 (caso Praktiker Baund Heimwerkernärkte ). XX. LA NUEVA PROBLEMÁTICA PLANTEADA POR LOS NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET 1. FUNCIÓN DE LOS NOMBRES DE DOMINIO La problemática tradicional a que se ha venido haciendo referencia hasta ahora se ha visto complicada por la aparición de un nuevo tipo de signos en el tráfico electrónico a través de internet, en concreto, los nombres de dominio. Estos nombres de dominio tienen en internet la función de identificar los ordenadores en los que están situadas las páginas web; es decir que si se quiere acceder a una página web habrá que teclear el nombre de dominio correspondiente. Así pues, la función primaria del nombre de dominio es la de identificar y permitir el a una página web; pero no puede ignorarse que junto a esa función localizadora, la propia página web identificada por el nombre de dominio opera en internet a modo de escaparate en el ámbito del comercio electrónico. En efecto, en la página web es donde los operadores económicos hacen su propia presentación y las ofertas de sus diversos productos o servicios. Por tanto, el nombre de dominio de la página web de un operador económico es su signo identificativo dentro del comercio electrónico y cumple dentro de ese ámbito un papel similar al que con carácter general corresponde bien a las denominaciones sociales, bien a los signos distintivos de la empresa. Bien es cierto que el nombre de dominio de una página web no tiene que servir necesariamente a una actividad económica dentro del mercado, puesto que existen muchas páginas web que no cumplen esa función económica. Pero evidentemente en muchísimos otros casos el nombre de dominio constituye el signo distintivo de una página web, en definitiva de un operador económico en internet. Se comprende por tanto la importancia que tienen los nombres de dominio como medio competitivo en el ámbito del comercio electrónico. Es pues necesario determinar cómo se asignan esos nombres de dominio, cómo se relacionan con el régimen jurídico tradicional de las denominaciones sociales y signos distintivos de la empresa, y cómo puede intentar solucionarse los conflictos que surjan entre unos y otros. 2. DISTINTAS MODALIDADES DE NOMBRES DE DOMINIO Por lo que se refiere a la asignación de los nombres de dominio, hay que partir de la existencia de nombres de dominio de primer nivel, unos genéricos y otros territoriales. Los nombres de primer nivel genéricos se atribuyen a nivel mundial, en atención a la actividad dentro de la que se ha de integrar la página web correspondiente. Son dominios genéricos los siguientes sufijos que aparecen al final de cada uno de los nombres de dominio: - .com (instituciones comerciales) - .edu (instituciones educativas) - .gov (instituciones gubernamentales) 325

- .mil (instituciones militares) - .net (servicios de proveedor de network) - .org (organizaciones privadas) Estos nombres de dominio se solicitan a nivel internacional y son los más numerosos, especialmente los nombres de dominio .com. La «Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números» (International Corporation for Assigned Names and Numbers-ICANN) aprobó nuevos nombres de primer nivel genéricos (top level Domain-TLD) que se han ido introduciendo a partir de mediados del año 2001. Esos nuevos sufijos de primer nivel son: - Info (uso general) - biz (negocios) - name (individuos) - pro (profesionales) - museum (museos) - coop (cooperativas comerciales) - aero (empresas aeronáuticas). Por otra parte están los nombres de dominio de primer nivel territoriales, que, como su propio nombre indica, son asignados en cada uno de los países, terminando por lo tanto con un sufijo que identifica al país correspondiente. A España le corresponde el sufijo .es. Cada Estado establece la regulación para asignar los nombres de dominio de segundo nivel correspondiente a su ámbito territorial. El nombre de dominio concreto, que es realmente el de segundo nivel, es el que se forma anteponiendo al sufijo de primer nivel genérico o territorial la denominación que solicita quien pretende obtener el nombre de dominio para una página web. Es esta parte del nombre de dominio, es decir el nombre de dominio de segundo nivel, que es el elegido para identificarle por quien quiere usarlo en una página web, el que puede crear problemas con denominaciones sociales o signos distintivos correspondientes a otras personas o entidades. El problema de la incompatibilidad o confundibilidad entre el nombre de dominio, las denominaciones sociales, nombres de personas o signos distintivos registrados puede surgir por cuanto, como ya se ha señalado, los órganos encargados de asignar los nombres de dominio son totalmente distintos de la Oficina Española de Patentes y Marcas o del Registro Mercantil Central. 3. ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO CON CÓDIGO .ES Las normas básicas conforme a las cuales se establece la regulación legal del sistema de asignación de nombres de dominio con el código.es aparecen en la disposición adicional sexta de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSICE), precepto que entró en vigor al día siguiente de la publicación de la mencionada Ley, que tuvo lugar en el BOE de 12 de julio de 2002. Esas normas básicas, de carácter muy general, han sido desarrolladas en el Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet cuyo texto en vigor es el aprobado por Orden ITC 1542/2005, de 19 de mayo. Esta Orden ha derogado la anterior Orden CTE/662/2003, de 18 de marzo, pudiendo afirmarse que los cambios fundamentales introducidos por la nueva Orden tienen por objeto simplificar el registro de los nombres de dominio de segundo nivel e introducir un sistema de resolución extrajudicial de conflictos que habrá de desarrollar la autoridad española de asignación. Según lo dispuesto en la disposición adicional 6ª, apartado 2 LSICE, la gestión del registro de nombres de dominio de Internet con el código .es corresponde a la entidad pública empresarial Red.es, que sucedió a la entidad pública empresarial de la Red Técnica Española de Televisión (Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad Pública Empresarial Red.es). 326

Bajo el dominio «.es» pueden asignarse nombres de segundo y tercer nivel (PNND art. 3). Los nombres de dominio de segundo nivel, esto es, aquellos que incluyen un identificativo junto al código «.es», se asignan atendiendo a un criterio de prioridad temporal en la solicitud, sin comprobación previa (PNND art. 5). Ahora bien, teniendo en cuenta que tanto los nombres de dominio de segundo nivel como de tercer nivel se asignan con carácter general sin comprobación previa del derecho del solicitante al registro del nombre de dominio solicitado, a diferencia de lo que ocurría bajo lo dispuesto en la Orden de 18 de marzo de 2003, las diferencias entre los requisitos para asignación de los nombres de dominio de uno y otro nivel han quedado extraordinariamente reducidas, como se expondrá seguidamente. Esos nombres de dominio de segundo nivel pueden obtenerlos las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica que tengan intereses o mantengan vínculos con España (PNND art. 6). Para obtener la asignación de un nombre de dominio de segundo nivel es preciso que no esté previamente asignado; que cumpla las normas de sintaxis y demás normas comunes para la asignación de nombre de dominio «.es» y que no esté incluido en la lista de términos prohibidos prevista en el art. 11.2 y las limitaciones específicas y las listas de nombres de dominio de segundo nivel prohibidos o reservados recogidos en el artículo 7º. El cumplimiento de estos requisitos se comprobará con carácter previo en la asignación de cualquier nombre de dominio (PNND, art. 5). Son términos prohibidos según el PNND (art. 11.2) aquellos que incluyan términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, a la moral o al orden público y aquellos cuyo tenor literal pueda vulnerar el derecho al nombre de las personas físicas o el derecho de propiedad industrial, así como aquellos que puedan atentar contra el derecho al honor, a la intimidad o al buen nombre o cuando pudiera dar lugar a la comisión de un delito o falta tipificado en el Código Penal. Los nombres de dominio solicitados que sean cancelados por incurrir en alguna de estas prohibiciones podrán pasar a formar una lista de nombres de dominio prohibidos. Entre las limitaciones específicas contenidas en el artículo 7 cabe mencionar la de incluir una expresión que coincida con algún dominio de primer nivel (tales como edu, com, gov, mil, uk, ar, jp, eu, etc.). Tampoco pueden asignarse nombres de dominio de segundo nivel que coincidan con nombres generalmente conocidos de términos de Internet cuyo uso pueda generar confusión. En el PNND (art. 7.3 y 4) se prevé la creación de una lista actualizada de nombres de dominio de segundo nivel relativos a denominaciones de órganos constitucionales u otras instituciones del Estado que no hayan sido todavía asignados y que pasarán a tener con su inclusión en la lista el carácter de reservados de tal forma que no puedan ser objeto de asignación libre. También está previsto la creación de una lista de nombres de dominio de segundo nivel relativos a denominaciones de organizaciones internacionales y supranacionales oficialmente acreditadas, no asignados previamente, y que tendrán igualmente el carácter de reservados. Finalmente se prevé la aprobación de una lista de nombres de dominio de segundo nivel reservados consistentes en topónimos que coincidan con la denominación oficial de istraciones públicas territoriales y que no hayan sido previamente asignados. Una novedad importante del PNND, ya anunciada en la disposición adicional sexta LSIDC, es la concesión de nombres de dominio de tercer nivel con el código es. En efecto, pueden asignarse nombres de dominio bajo los siguientes indicativos: a) .com.es b) .nom.es c) .org.es d) .gob.es e) .edu.es

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El indicativo com.es podrá ser solicitado por personas físicas o jurídicas y entidades sin personalidad que mantengan intereses o mantengan vínculos con España. Con el indicativo nom.es solamente podrán solicitar nombres de dominio las personas físicas que tengan intereses o mantengan vínculos con España. Con el indicativo org.es podrán obtener nombres de dominio las entidades, instituciones o colectivos con o sin personalidad jurídica y sin ánimo de lucro que tengan intereses o mantengan vínculos con España. Con el indicativo gob.es podrán obtener nombres de dominio las istraciones públicas españolas y las entidades de Derecho público de ella dependientes, así como cualquiera de sus dependencias, órganos o unidades. Y con el indicativo edu.es podrán obtener nombres de dominio las instituciones, entidades o colectivos con o sin personalidad jurídica que gocen de reconocimiento oficial y realicen actividades o funciones relacionadas con la enseñanza o la investigación en España. De todos estos indicativos solamente se procede a la comprobación previa del derecho a obtenerlos para gob.es y edu.es. Aunque sí procede la comprobación previa para los nombres com.es, nom.es y org.es, al igual que ocurre para los nombres de segundo nivel, del cumplimiento de las normas de sintaxis, esto es, de las normas técnicas establecidas en el apartado 11, número 1, de la Orden de 19 de mayo de 2005 y del respeto de la lista de términos prohibidos prevista en el apartado 11, punto 2, de la misma Orden. Al igual que en los nombres de dominio de segundo nivel, en estos nombres de dominio de tercer nivel no es posible obtener un nombre de dominio compuesto exclusivamente por apellidos o una combinación de nombres propios y apellidos si no existe una relación directa de esos nombres y apellidos con el solicitante. Como habrá podido comprobarse, las diferencias entre los requisitos de los nombres de segundo y tercer nivel bajo el código es. son, tras la promulgación de la Orden de 19 de mayo de 2005, bastante reducidos. Unos y otros se someten a comprobación previa sólo sobre el cumplimiento de las normas de sintaxis, esto es los requisitos técnicos, y el respeto de la prohibición de utilizar términos prohibidos. Pero para la asignación de ninguno de ellos se comprueba con carácter previo el derecho a la asignación del nombre solicitado. Aunque los nombres de dominio, tanto de segundo como de tercer nivel, cuando estén compuestos de nombres propios o apellidos, éstos deberán tener relación con el beneficiario del nombre de dominio (PNND art. 11.3). Una primera diferencia radica en que los nombres de dominio no pueden consistir en códigos de dominio de primer nivel como edu., com., o gov., mientras que los códigos de tercer nivel precisamente permiten la utilización de esos códigos unidos al código es.; por ejemplo, com.es, edu.es, org.es, nom.es y gob.es. Y otra diferencia es que para la asignación de los nombres de dominio de tercer nivel gob.es y edu.es, sí que se verifica con carácter previo el cumplimiento de los requisitos para la asignación de tales nombres (PNND art. 9.2). Se impone a los solicitantes de nombres de dominio, y ello tiene la mayor importancia, que faciliten sus datos identificativos, siendo responsables de su veracidad y exactitud, debiendo informar inmediatamente a la autoridad de asignación de todas las modificaciones que se produzcan en sus datos (PNND art. 13). Esta información es fundamental para dar seguridad a las relaciones establecidas a través de internet, pues ello permite determinar la persona que es titular del nombre de dominio y que por tanto responde de las actuaciones realizadas con el mismo. En efecto, la responsabilidad del uso de un nombre de dominio, así como del respeto a los derechos de propiedad intelectual e industrial corresponde a la persona u organización para la que se haya registrado dicho nombre de dominio. Y los agentes registradores no son responsables de la utilización que pueda hacerse de los nombres de dominio asignados por ellos (PNND art. 14).

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Los nombres de dominio son transmisibles voluntariamente siempre y cuando el adquirente cumpla con lo previsto en el PNND; también lo son en los casos de sucesión universal «inter vivos» (fusiones o escisiones de sociedades) o «mortis causa» y en los de cesión de la marca o nombre comercial al que estuviera asociado el nombre de dominio. En estos últimos casos el sucesor o cesionario debe solicitar de la autoridad de asignación la modificación de los datos del registro del nombre de dominio (art. 12 PNND). Se establece la figura de los agentes registradores, que han de desarrollar su actividad en régimen de libre competencia para asesorar a los s, tramitar sus solicitudes y, en general, actuar frente a la autoridad de asignación para la consecución de la asignación de nombres de dominio (art. 4 PNND). Aunque se ite que las solicitudes de asignación de nombres de dominio podrán dirigirse directamente por los interesados a la autoridad de asignación (PNND art. 4.3). Una novedad importante incluida en la nueva regulación del PNND establecida por la Orden de 19 de mayo de 2005 ha sido la previsión de que la autoridad de asignación de los nombres de dominio con código es. debe establecer un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sobre la utilización de nombres de dominio en relación con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos en España tales como los nombres comerciales, marcas protegidas, denominaciones de origen, nombres de empresa; o con las denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de istraciones Públicas y organismos públicos españoles (PNND disp. adic. única). Este sistema de resolución extrajudicial de conflictos se ha inspirado plenamente en el establecido a nivel internacional por el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) al que se hará referencia más adelante. Cabe señalar, sin embargo, que el sistema de resolución de conflictos del ICANN sólo se aplica para los conflictos entre nombres de dominio y marcas confundibles, mientras que el sistema establecido en el PNND es aplicable en general a todo tipo de conflictos, no sólo de marcas; concretamente se citan también los conflictos con nombres comerciales y nombres de empresas, con denominaciones de origen, y con denominaciones oficiales o generalmente reconocibles de istraciones Públicas y organismos públicos españoles. Este sistema de resolución de conflictos tiene por objeto otorgar una protección eficaz contra el registro de nombres de carácter especulativo o abusivo. El sometimiento de los titulares de nombres de dominio a este sistema de resolución de conflictos es obligatorio (PNND disp. adic. única, letra c); pero no se trata de un auténtico arbitraje, puesto que las resoluciones dictadas en el sistema extrajudicial de conflictos sólo serán vinculantes para las partes si no inician procedimientos judiciales en el plazo de treinta días naturales a partir de la notificación de la resolución (PNND disp. adic. única, letra e). 4. NOMBRES DE DOMINIO CON CÓDIGO .EU El Reglamento (CE) núm. 733/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 abril 2002, relativo a la aplicación del dominio de primer nivel «.eu» tiene por objetivo aplicar el dominio territorial de primer nivel (cc TLD) «.eu» en la Comunidad, para lo cual fija las condiciones de esa aplicación incluida la designación de un Registro y establece el marco de actuación general en el que funcionará el Registro (art. 1.1). Hay que destacar que el dominio «.eu» coexiste con los códigos territoriales nacionales de los estados de la Unión Europea (art. 1.2) y en concreto convivirá con el código nacional español «.es». La promulgación del Reglamento comunitario no hacía posible por sí sola la solicitud de nombres de dominio con el código «.eu», puesto que en ejecución de lo dispuesto en el Reglamento debía designarse un registro, con el que la Comisión deberá celebrar un contrato en el que se indiquen las condiciones en materia de organización, istración y gestión del dominio «.eu». Ese Registro fue designado por la Decisión 2003/375/CE de la Comisión. 329

El Reglamento establece ya, sin embargo, quiénes pueden solicitar nombres de dominio con el código «.eu». Pueden solicitarlo las empresas que tengan su domicilio social, istración central o centro de actividad principal en la Comunidad; o una organización establecida en la Comunidad sin perjuicio del Derecho nacional aplicable, o una persona física residente en la Comunidad (art. 4.2). Como puede apreciarse por tanto las entidades o personas residentes en España podrán solicitar nombres de dominio tanto con el código «.es» como con el código «.eu». El Reglamento comunitario contiene una serie de normas tendentes, por una parte a evitar los registros especulativos y abusivos de nombres de dominio, como una política de resolución extrajudicial de conflictos, previendo además que se dicten normas con criterios para la posible revocación de los nombres de dominio, incluyendo la cuestión de los bienes vacantes; las cuestiones de lenguaje y conceptos geográficos y el tratamiento de la propiedad intelectual e industrial y otros derechos (art. 5.1). El Reglamento (CE) núm. 733/2002, al que se ha hecho referencia, ha sido desarrollado por el Reglamento (CE) núm. 874/2004 de la Comisión, de 28 de abril de 2004, por el que se establecen normas de política de interés general relativas a la aplicación y a las funciones del dominio de primer nivel «eu.», así como a los principios en materia de registro. 5. INFORMACIÓN SOBRE PRESTADORES DE SERVICIOS EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Un problema fundamental en relación con los operadores en la sociedad de la información consiste en que los terceros puedan conocer los datos que permitan identificar a esos operadores, de manera que puedan saber su denominación y dirección en la que puedan ser localizados. Para ayudar a dar información sobre los datos de quien tiene la titularidad de un nombre de dominio, la LSICE impuso en su artículo 9 la obligación de inscribir en el Registro mercantil el nombre de dominio, con lo que se conseguía saber quién actuaba en la red con ese nombre. Ese artículo 9 LSICE fue derogado por el apartado 3 del artículo 4 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. No debe olvidarse, sin embargo, que esa necesidad de tener la información necesaria para identificar a los operadores que ofrecen sus servicios en la sociedad de la información ha dado lugar a la imposición de la información que debe ofrecerse a los terceros sobre los datos que permiten identificar a cada prestador de servicios. Esos datos son fundamentalmente su nombre o denominación social, su residencia, su dirección de correo electrónico y también los datos de la inscripción del operador en el Registro Mercantil en el que en su caso se encuentren inscritos (artículo 10 LSICE, tras su modificación por la Ley 56/2007, de 28 de diciembre). 6. COMPATIBILIDAD Y CONFLICTOS ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS, DENOMINACIONES SOCIALES Y NOMBRES DE DOMINIO Hay que reconocer que la regulación española en materia de asignación de nombres de dominio tiene un alcance limitado. Ello es así porque también se puede obtener el mismo nombre de dominio de segundo nivel pidiendo su asignación a la entidad encargada del registro de los nombres de primer nivel genéricos, fundamentalmente del código genérico .com. Es decir que cualquiera que desee obtener un nombre de dominio podrá hacerlo sin tener en consideración las normas españolas, normas que como se ha visto han sido flexibilizadas por la nueva Orden de 19 de mayo de 2005 precisamente para hacer el registro de los nombres de dominio con el código es. tan sencillo como los nombres de dominio con código.com o.net. El hecho es que basta con que en vez de solicitar el nombre de dominio con el código territorial .es, que es el único al que se aplica la regulación española, se pida el nombre de dominio a la entidad de registro extranjera que lo asigna con el código genérico .com. En efecto estos nombres de dominio con el código genérico .com se otorgan al primero que solicite el nombre de dominio de que se trate, sin necesidad de justificar ningún derecho sobre el mismo, siempre que no coincida con otro nombre de dominio previamente asignado. Así ha ocurrido que con ese código genérico .com se han atribuido miles de nombres de dominio que coinciden totalmente con marcas registradas o con denominaciones sociales, especialmente con marcas o nombres 330

comerciales renombrados. Y ello ha planteado un grave problema, que está dando lugar a multitud de conflictos, especialmente graves si se tiene en cuenta que en muchas ocasiones el registro del nombre de dominio se ha hecho con la finalidad de conseguir una ganancia fácil vendiéndoselo al titular de la marca o nombre renombrados. Para considerar los conflictos así planteados, hay que partir de la premisa según la cual el hecho de que un nombre de dominio sea confundible o incluso igual que una denominación social, una marca o un nombre comercial no tiene por qué tener efectos competitivos. Piénsese que el nombre de dominio puede utilizarse en una página web que no tenga ninguna finalidad de operar económicamente en el mercado; o puede ocurrir que el ámbito territorial o de productos o servicios para los que se utiliza la página web sean distintos de aquellos en los que se utiliza la denominación social o para los que ha sido registrada la marca o el nombre comercial. No se olvide que el nombre de dominio sirve para identificar en internet una página web a nivel mundial y al asignarse el nombre de dominio no se tiene en cuenta el contenido o las ofertas que vaya a tener la página web a la que se aplique ese nombre. Por el contrario, una denominación social se registra para una sociedad que en principio va a actuar en un territorio nacional determinado, aunque pueda extender su actuación a otros territorios; y una marca o nombre comercial registrados atribuyen un derecho exclusivo solamente dentro del territorio para el que han sido concedidos y solamente también para distinguir los productos, servicios o actividades que han sido reivindicados en la solicitud. A pesar de estas diferencias los conflictos pueden surgir y surgen de hecho en muchas ocasiones. Cuando se utiliza como nombre de dominio una denominación social que no es la del titular de aquél, o una marca o nombre comercial registrados de una tercera persona, el riesgo de confusión para los terceros es evidente. Bien es cierto que ese riesgo de confusión no tiene por qué generar en todo caso un riesgo de confusión en el mercado, por las razones antes expuestas. Ahora bien cuando la identidad o similitud del nombre de dominio con una denominación social o una marca o nombre comercial previamente registrados genere un riesgo de confusión en el mercado, cabrá utilizar las acciones legales establecidas con carácter general por el ordenamiento jurídico para tales casos. En los supuestos en que el riesgo de confusión en el mercado exista, podrán ejercitarse las acciones por confusión de la Ley de Competencia Desleal o por violación de marca o nombre comercial registrado, conforme a la LM. En este sentido hay que poner de manifiesto que la utilización de nombres de dominio en internet no escapa a la aplicación de las normas sobre competencia desleal o sobre violación de signos distintivos registrados. El problema mayor surge porque, como ya se ha dicho anteriormente, las normas sobre competencia desleal son aplicables a las actuaciones en el mercado dentro del territorio nacional, y las marcas o nombres comerciales se protegen en territorio español si son registrados en la OEPM o en el territorio de la Unión Europea si se trata de marcas registradas en la OAMI. Y puede ocurrir perfectamente que la página web esté situada en un servidor fuera de esos territorios o que el domicilio del operador económico titular del nombre de dominio también esté fuera de los mismos. En tales casos se planteará por tanto un problema que puede no ser sencillo para determinar el Derecho aplicable (problema de Derecho internacional privado) y de órgano judicial competente. Si el servidor o el domicilio del titular del nombre de dominio están en España no existirán esos problemas añadidos. Para solucionar el problema más grave de los que se han planteado hasta ahora, esto es el registro de nombres de dominio coincidentes con marcas idénticos o confundibles a marcas prioritarias, el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), que es la entidad creada para controlar la atribución de nombres de dominio en internet, ha establecido una reglamentación para la solución de conflictos en materia de nombres de dominio (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), aprobada por esa entidad el 24 de octubre de 1999. En la nueva regulación de los nombres de dominio con código.es se ha establecido también un sistema de resolución extrajudicial de conflictos inspirado en la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, a la que se acaba de hacer referencia.

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Todavía se plantea otro tipo de problemas en la relación entre denominaciones sociales y nombres de dominio. Consiste en la incidencia que puede tener para juzgar la identidad entre denominaciones sociales el hecho de que se pretenda inscribir como nueva denominación social una que sea idéntica a otra ya inscrita con la única diferencia de añadir a la denominación anterior el sufijo .com. u otro sufijo de nombre de dominio de primer nivel. Esta cuestión ya se ha planteado y fue objeto de la RDGRN de 10 de octubre de 2000, que desestimó la calificación desfavorable efectuada por el Registrador Mercantil Central y aceptó el recurso gubernativo interpuesto por la entidad solicitante de la denominación social INTERNET.COM , SL, siendo así que ya figuraba reservada la denominación INTERNET , SA. Es evidentemente criticable esta resolución, puesto que el término .com es genérico para los nombres de dominio y no introduce ningún carácter distintivo. Así lo han declarado, con reiteración absoluta, los es de OMPI al resolver los conflictos entre marcas y nombres de dominio. Por ello, la resolución mencionada, que es de esperar que no condicione la doctrina posterior de la DGRN, lo que hace es introducir un nuevo elemento de confusión. XXI. DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS 1. PROTECCIÓN DE LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA POR LAS NORMAS DE COMPETENCIA DESLEAL En el tráfico económico ocurre con frecuencia que determinadas denominaciones geográficas son conocidas entre el público por su vinculación a productos con características determinadas. Ocurre así que el hecho de que unos productos de esa misma clase se ofrezcan como procedentes de la zona geográfica en cuestión significa para el público tanto como ofrecerle esos productos con las características típicas de la zona de procedencia. Naturalmente, cuando una indicación de procedencia conocida por el público se usa para ofrecer o promocionar productos que no proceden realmente de esa zona geográfica, es obvio que se incurre en un acto de competencia desleal, puesto que en definitiva se trata de un acto engañoso, que induce a confusión con los productos verdaderamente procedentes de ese área geográfica y que pretende, por supuesto, aprovecharse de la reputación de los mismos. Por ello, ya el CUP en su artículo 10 impone a los Estados la adopción de medidas contra las falsas indicaciones de procedencia. E igualmente en el acuerdo ADPIC se impone que los Estados adopten medidas para impedir que en la designación o presentación de un producto se utilice cualquier medio que indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto (art. 22). En el Derecho interno español la protección contra las falsas indicaciones de procedencia se sitúa tanto en el ámbito de la publicidad y competencia desleales como en el de las marcas. En efecto, en la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991, modificada por Ley 29/2009, de 30 de diciembre, aparte de las normas que prohíben los actos de confusión (art. 6) y engaño (arts. 5 y 7), se prohíbe específicamente, como desleal, el empleo «de denominaciones de origen falsas» acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto y de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y «similares» (art. 12 LCD 2009). En la LM se establecen prohibiciones absolutas de registro para los signos que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia geográfica [art. 5.1 letras c), g) y h)]. Estas prohibiciones coinciden con las establecidas en el RMC [art. 7.1 letras c), g) y j)]. 2. DIFERENCIA ENTRE INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS Pero aparte de la protección general que las normas sobre competencia desleal otorgan contra las falsas indicaciones de procedencia, hay supuestos en los que la denominación geográfica adquiere una protección 332

superior, en el sentido de llegar a constituir un derecho exclusivo de utilización dentro del tráfico económico. Es la protección que tienen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. En estos casos se trata de supuestos en los que existe una vinculación entre un lugar y un producto, cuya característica de calidad se conecta al medio geográfico en el que se produce (STC de 20 de diciembre de 1990 [RTC 1990, 211], Caso de las piedras ornamentales de Galicia [F. 2]). Evidentemente la vinculación del producto de que se trate a la denominación geográfica conocida por el público atribuye a ese producto un valor añadido dentro del tráfico económico, y es lógico que sólo puedan beneficiarse de ese valor añadido los productos procedentes de ese lugar y que reúnen además las características o requisitos típicos de los productos de esa clase originarios de esa zona geográfica. Para que exista la protección superior a la de la competencia desleal, esto es, la protección como denominación de origen o indicación geográfica protegida es necesario que exista un control sobre los productores y los productos que pueden lanzarse al mercado con la denominación de que se trate. Ese control debe garantizar no sólo que el producto procede de la zona determinada, sino que además tiene las características típicas de los productos procedentes de ese lugar y para los que se ha concedido la denominación de origen o la indicación geográfica protegida. Esto hace por tanto que las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas tengan que haber sido reconocidas como tales por las autoridades competentes, para lo cual deberá haberse establecido un control que asegure que esas denominaciones son aplicadas solamente a los productos que reúnen las características típicas de las zonas a las que la denominación geográfica corresponde. Hay que destacar, naturalmente, que en el caso de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas el derecho exclusivo no es para una empresa determinada, sino para todas las empresas que elaboran los productos en la zona geográfica de que se trate y respetan las normas de control para las características de tales productos. 3. PROGRESIVA EXPANSIÓN DEL ÁMBITO AL QUE SE APLICAN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Las denominaciones de origen como derechos exclusivos nacieron vinculadas especialmente a la producción de vinos y licores. La razón es que en estos casos las características del producto dependen no sólo del lugar de producción de la uva, sino también de los procedimientos típicos de elaboración del vino dentro de la zona de que se trate. Por ello, la regulación de las denominaciones de origen en España aparece por primera vez en el Estatuto del Vino (Ley de 26 de mayo de 1933), de donde pasa al Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes, aprobado por Ley 25/1970, de 2 de diciembre (arts. 79 y ss.) que fue derogado por la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino (LVV). E igualmente las denominaciones de origen se protegen por primera vez a nivel comunitario en relación con los vinos [Reglamento CEE núm. 823/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, sustituido posteriormente por el Reglamento (CE), núm. 1493/1999, del Consejo, de 17 de mayo de 1999], en los que se establecen disposiciones específicas relativas a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas. Y a nivel internacional, el ADPIC establece una protección especial precisamente para las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas (art. 23). De la protección de las denominaciones de origen de los vinos se ha pasado a extender la posibilidad de esas denominaciones a los productos agrícolas y alimenticios. Así ha ocurrido en España, donde el Real Decreto 1573/1985, de 1 de agosto, y posteriormente el Real Decreto 728/1988, de 8 de julio establecieron la posibilidad de otorgar denominaciones de origen genéricas o específicas para productos agroalimentarios no vínicos. Y a nivel comunitario europeo el Reglamento (CEE) 2081/92 del Consejo de 14 de julio, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios sustituido por el Reglamento (CE) núm. 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, actualmente en vigor, estableció igualmente el régimen de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas protegidas para productos agroalimentarios no vínicos. Pero este proceso no se ha detenido con la extensión de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas a los productos agroalimentarios en general, sino que tiende a extenderse a todo tipo de productos cuyas características puedan vincularse al lugar concreto de su producción. Así lo ha 333

reconocido en España la STC de 20 de diciembre de 1990 (RTC 1990, 211), que declaró la constitucionalidad de la Ley 9/1985, de 30 de julio, del Parlamento de Galicia, de Protección de las Piedras Ornamentales, basándose en la posibilidad de proteger mediante una denominación de origen precisamente a las piedras ornamentales procedentes de una zona geográfica determinada. Y no cabe ignorar la posibilidad de que hacia el futuro pueda extenderse también la protección de las denominaciones de origen a la prestación de servicios, aunque es evidente que esta extensión plantea problemas en la medida en que los servicios no están normalmente vinculados a productos originarios de una zona determinada, sino solamente a actividades realizadas en esa zona y basadas en una forma tradicional de actuar. 4. RECONOCIMIENTO DE DENOMINACIONES DE ORIGEN EN ESPAÑA La existencia de un derecho exclusivo sobre una denominación de origen exige su reconocimiento como tal denominación de origen por la autoridad competente, la cual debe delimitar el tipo de productos y la zona de producción de los mismos, y debe existir además un órgano de control para verificar que se respetan las normas de producción de la denominación de origen y también para actuar frente a terceros que la utilicen indebidamente. Todos estos factores concurren cuando se ha reconocido la existencia de una denominación de origen. Las denominaciones de origen en sentido amplio pueden ser reconocidas tanto a nivel de Comunidad Autónoma como a nivel estatal español o a nivel comunitario europeo. Según el ámbito de protección, autonómico, estatal o comunitario europeo, varían las normas legales aplicables, pero siempre concurren los factores característicos de la protección a que se ha hecho referencia: reconocimiento por una autoridad istrativa que delimita los productos y la zona geográfica y existencia de un órgano de control. A nivel estatal interno español hay que tener en cuenta que en todos los Estatutos de autonomía se atribuye a la correspondiente Comunidad Autónoma la competencia legislativa sobre las denominaciones de origen, en colaboración con el Estado. Esto significa, según estableció la STC de 28 de enero de 1986 (RTC 1986, 11), en el caso «Empordá-Costa Brava», que la Comunidad Autónoma que tiene competencia legislativa en esta materia puede reconocer denominaciones de origen con efectos inmediatos internos a nivel autonómico, pero esa denominación debe ser ratificada por la istración del Estado, mediante una ratificación de carácter reglado, para que esa denominación de origen quede protegida en el ámbito nacional e internacional. Así pues, a nivel estatal español el texto básico está constituido por la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino (LVV) que entre los vinos de calidad producidos en una región determinada (VRD) incluye los vinos con denominación de origen y denominación de origen calificada (arts. 13, 22 y 23). Según el artículo 18 de la LVV no pueden utilizarse los nombres geográficos asignados a cada nivel de protección de los productos del sector vitivinícola, entre ellos las denominaciones de origen, a productos vitivinícolas que no cumplan los requisitos del nivel de protección de que se trate, en nuestro caso de las denominaciones de origen, aunque tales nombres vayan traducidos a otras lenguas o precedidos por expresiones como «tipo», «estilo» «imitación» u otros similares o aun cuando se indique el origen del vino. Y las marcas, nombres comerciales o razones sociales que hagan referencia a los nombres geográficos protegidos por cada nivel únicamente podrán emplearse en vinos con derecho al mismo (art. 18 LVV). Hay que destacar, sin embargo, que la LVV es aplicable solamente a las denominaciones geográficas de los productos vitivinícolas, pero no a las denominaciones de origen para otros productos distintos del vino, del vinagre de vino y demás productos derivados de la uva. Para las denominaciones de origen aplicables a productos ajenos al sector vitivinícola siguen en vigor las normas de la Ley 25/1970, de 2 de diciembre, de Estatuto de la Viña, del Vino y de los Alcoholes (arts. 79 a 103).

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5. DENOMINACIONES DE ORIGEN E INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS EN LA UNIÓN EUROPEA A nivel comunitario europeo se ha producido también una evolución similar a la que se ha descrito en España. Es decir, que en primer término se regularon las denominaciones de origen para los vinos y posteriormente se estableció una regulación distinta para las denominaciones de origen de los restantes productos agroalimentarios. En efecto, en la Unión Europea existe una regulación muy estricta para la producción de vinos, determinando las zonas de producción y las denominaciones de los mismos. La regulación con carácter general de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios distintos al vino está establecida en el Reglamento (CE) núm. 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios. Importa destacar que este Reglamento no se aplica a las denominaciones de origen de los vinos (excepto a los vinagres de vino), como ya se ha expuesto anteriormente, ni a las bebidas espirituosas, sino al resto de los productos agrícolas destinados a la alimentación humana, y también a la cerveza, bebidas a base de extractos de plantas, productos de panadería, pastelería, repostería o galletería, gomas y resinas naturales, pasta de mostaza, pastas alimenticias, heno, aceites esenciales, corcho, cochinilla, flores y plantas ornamentales, leña, mimbre, y lino espadillado. Cabe decir que, prescindiendo de los vinos y bebidas espirituosas, la regulación del Reglamento 510/2006 es la general para las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. El Reglamento protege no sólo las denominaciones de origen, sino también las indicaciones geográficas protegidas. Y define como denominación de origen «el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio: originario de dicha región, de dicho lugar determinado, o de dicho país, cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada» [art. 2.1 a)]. Como puede observarse esta noción recoge los elementos definidores habituales para las denominaciones de origen, esto es, que el producto sea originario de una zona geográfica determinada, que sus características se deban fundamentalmente al medio geográfico, y que su producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. Hay que destacar que también pueden considerarse como denominaciones de origen denominaciones tradicionales, sean o no sean geográficas, pero que designen productos agrícolas o alimenticios procedentes de una región y que cumplan los requisitos fijados para la existencia de una denominación de origen (art. 2.2). También se protege la que se llama indicación geográfica protegida (IGP), para designar productos agrícolas o alimenticios originarios de una zona geográfica delimitada y que posean una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación, y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada [art. 2.1 b)]. Como principio general importante se establece que «las denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse» (art. 3.1 RDo). Las solicitudes de registro, acompañadas del correspondiente pliego de condiciones que justifiquen el cumplimiento de los requisitos exigidos para la protección, pueden presentarse por las agrupaciones de productores o transformadores interesados en el mismo producto agrícola o en el mismo producto alimenticio ante el órgano competente del Estado miembro en el que se encuentre situada la zona geográfica a la que se refiera la denominación de origen o indicación geográfica. El Estado miembro ha de examinar la solicitud para comprobar que cumple las condiciones exigidas en el Reglamento comunitario y debe iniciar un procedimiento nacional de oposición para que puedan declarar su oposición quienes tengan un interés legítimo. Si se resuelve favorablemente la solicitud, el Estado miembro puede conceder a la denominación, a partir de la fecha de presentación de la solicitud a la Comisión de la Unión Europea, a escala nacional y sólo 335

de forma transitoria, una protección de conformidad con el Reglamento comunitario. Esa protección nacional transitoria cesará a partir de la fecha en que se adopte una decisión sobre la inscripción de la denominación de origen o de la indicación geográfica en el registro comunitario (art. 5 RDo). En España es el RD 1069/2007, de 27 de julio el que regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro comunitario de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas y la oposición a ellas. Una vez que el Estado miembro ha adoptado una decisión favorable para la solicitud de registro, debe publicarla y transmitir el expediente a la Comisión de la Unión Europea (art. 5.5 y 7 RDo), la cual volverá a examinarlo para comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos y si considera que se cumplen esos requisitos debe publicar el documento con el pliego de condiciones en el Diario Oficial de la Unión Europea a efectos de que puedan los terceros presentar oposición al registro propuesto. Si se concede el registro debe publicarse la concesión en el Diario Oficial de la Unión Europea (arts. 6 y 7 RDo). Las denominaciones registradas están protegidas contra la utilización comercial directa o indirecta de las mismas para productos no amparados por el registro, para impedir toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o una expresión similar y, en general, cualquier actuación a través de la cual se pretenda un aprovechamiento de la reputación de la denominación protegida, o cualquier práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto; y ello tanto si esas prácticas se realizan por menciones que aparezcan en los envases o embalajes, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate (art. 13.1 RDo). Deben además denegarse las solicitudes de registro de marcas que incurran en alguno de los supuestos a los que acaba de hacerse referencia y frente a los que se otorga protección a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen registradas.

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CAPÍTULO X EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN EL DERECHO MERCANTIL Sumario: I. Mercado y principios que rigen en él II. El principio de transparencia y el mercado de valores III. Transparencia y diversos cauces de información en el mercado IV. La información de sociedades de la UE y medios que proporciona la informática V. La transparencia y el registro mercantil VI. La calificación del registrador mercantil VII. Depósito de las cuentas anuales VIII. Otras funciones del registro mercantil IX. Registro mercantil central X. El registro de bienes muebles XI. Auditoría de cuentas XII. El secreto empresarial XIII. Transparencia dinámica

I. MERCADO Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EN ÉL La Constitución Española establece la economía de mercado como modelo a seguir desde el punto de vista de la organización económica de España. Y ese mismo modelo es el que ha encontrado su manifestación en los sucesivos tratados de la Unión Europea. Así en el Tratado de la Unión Europea, texto de 30 de marzo de 2010, en el artículo 3 se dispone que «la Unión establecerá un mercado interior» y añade en el mismo párrafo más adelante que ese mercado interior estará basado entre otros principios «en una economía social de mercado altamente competitiva». Coinciden por lo tanto los dos textos básicos del ordenamiento jurídico español y del ordenamiento de la Unión Europea en imponer la economía de mercado, y esa economía de mercado se vincula indisolublemente al principio de libertad de empresa, que se menciona expresamente en el artículo 38 de la Constitución. Partiendo pues de esos planteamientos parece necesario ofrecer una noción, aunque sea rudimentaria, de qué es lo que se entiende por mercado a estos efectos; pues bien, cabe entender como mercado la participación de una pluralidad de personas que ofrecen y contratan bienes o servicios como actividad de operadores económicos en el ejercicio de su libertad de empresa. Para que el mercado pueda calificarse como tal y funcionar adecuadamente deben regir en él diversos principios fundamentales. En primer lugar el principio de libertad de empresa, que ya está mencionado expresamente en la Constitución y que se vincula indisolublemente al principio de libre competencia. Ese principio de libertad de competencia se complementa con el principio de corrección en el tráfico, que se hace valer a través de las normas referidas a la competencia desleal. Otro principio que rige en el mercado es el de protección de los consumidores, recogido expresamente en el artículo 51 de la Constitución y que se establece igualmente en el texto de los Tratados (art. 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). 337

Y otro principio fundamental es el principio de transparencia al que se va a hacer referencia seguidamente. II. EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y EL MERCADO DE VALORES El principio de transparencia es necesario porque para que funcione adecuadamente el mercado parece imprescindible poder identificar adecuadamente los elementos que intervienen en él. Hace falta identificar a las personas que realizan ofertas u operaciones; hace falta identificar los bienes y derechos que son objeto de contratación y hace falta identificar también en determinadas actividades las operaciones que se celebran entre los operadores económicos. En definitiva, el principio de transparencia significa la imposición de unos mecanismos que ofrezcan información suficiente sobre quienes participan en el mercado, sobre los bienes objeto del tráfico en el mismo y sobre las operaciones. El principio de transparencia, entendido en este sentido tan amplio es indispensable para que los operadores económicos o los consumidores puedan adoptar sus decisiones. Esas decisiones no pueden realizarse a ciegas, sino que, como es obvio, deben adoptarse conociendo los elementos que han de participar en ellas. Ciertamente, que el principio de transparencia ha cobrado su importancia en los últimos tiempos referido a su aplicación en el mercado de valores y en la gobernanza de las sociedades cotizadas en Bolsa. En el mercado de valores y en la gobernanza de las sociedades cotizadas adquirió protagonismo el principio de transparencia especialmente en el denominado informe Aldama, esto es, en el «Informe de la Comisión especial para el fomento de la transparencia y seguridad en los mercados y en las sociedades cotizadas», de 8 de enero de 2003 que dedicaba una parte fundamental del Informe a establecer cuáles eran las exigencias de ese principio de transparencia en los mercados financieros y en sus agentes. En ese sentido se declaraba que en virtud del principio de transparencia «se transmite al mercado toda la información relevante para los inversores. La información que se transmite es correcta y veraz. La información se transmite de forma simétrica y equitativa. La información se transmite en tiempo útil». Por tanto, el principio de transparencia en relación con los mercados de valores trata de garantizar la igualdad entre todos los inversores, haciendo que llegue a todos ellos al mismo tiempo la información de los hechos que puedan ser relevantes para adoptar las decisiones de inversión. Es por tanto una exigencia de información muy dinámica, que se produce continuamente como consecuencia de la actuación de las entidades cuyos títulos se cotizan. Pero además, esa transparencia no sólo se exige para el conocimiento de los hechos relevantes, sino que también se considera fundamental la información sobre la forma en que se adoptan las decisiones importantes en las entidades cuyos títulos se cotizan, por entenderse que la forma de organizarse internamente es un factor que deben conocer los inversores como datos importantes para adoptar sus decisiones. El principio de transparencia tiene por tanto una importancia fundamental en relación con los mercados de valores y de las entidades cuyos títulos cotizan en ellos. III. TRANSPARENCIA Y DIVERSOS CAUCES DE INFORMACIÓN EN EL MERCADO Pero es obvio, que el principio de transparencia no puede limitarse a su aplicación en el ámbito de los mercados de valores y sociedades cotizadas. Si la transparencia significa información, no cabe duda de que esa información es imprescindible también para la actuación en general de los operadores del mercado y de los consumidores; aunque no puede ignorarse que es una información menos dinámica y distinta a la que se aplica en el ámbito del mercado de valores. El dato básico sigue siendo la exigencia de que quien participa en el mercado tenga la posibilidad de conocer unos datos fundamentales sobre quienes participan en el mercado y sobre los bienes que son objeto de negociación. Esa información en la que se manifiesta el principio de transparencia tiene diversos cauces para hacerse conocer. Hay instrumentos de información que han sido creados por el propio ordenamiento jurídico; es el caso evidente del Registro Mercantil. En otros supuestos, la información es la que proporciona la propia práctica a la que el ordenamiento jurídico lo único que hace es atribuir unos efectos determinados. Es lo que 338

ocurre con la apariencia y la publicidad de hecho. En efecto, en el tráfico mercantil es fundamental la apariencia que tienen determinados bienes o determinadas actuaciones y el ordenamiento jurídico lo que hace es reconocer en el ámbito del Derecho la información que esas apariencias proporcionan a los terceros, de manera que pueden actuar confiando precisamente en la publicidad de hecho que es a través de la cual reciben su información. Hay que tener en cuenta por lo tanto que la información que debe recibirse en virtud del principio de transparencia, puede llevarse a cabo a través de distintos instrumentos. Es esencial la información que se recibe a través del Registro Mercantil, que permite conocer los datos fundamentales de las sociedades mercantiles y otros operadores del tráfico económico. Además, hay que destacar que, como parte de la publicidad que proporciona el Registro, hay que considerar las cuentas anuales de las sociedades, que tienen que depositarse precisamente para que los terceros puedan conocer la verdadera situación económica de la entidad que deposita sus cuentas. Para que esa información contable sea fiable, muchas de las sociedades tienen que someterse a auditoría externa para asegurar que las cuentas están hechas correctamente. Desde ese punto de vista, no cabe duda de que las normas que regulan e imponen la auditoría de cuentas sirven para que los operadores del mercado tengan un conocimiento fiable de la situación económica de las sociedades que operan en el mercado. Esa información que se proporciona a través del Registro Mercantil se complementa con la exigencia de que los documentos de las sociedades inscritas en el Registro mencionen los datos más importantes de la inscripción, de tal forma que los terceros que reciban esos documentos puedan acudir inmediatamente al Registro Mercantil para verificar los datos que consideren oportunos. Y en la actualidad no puede olvidarse como medio de información para los terceros el contenido de las páginas web, especialmente en los casos en que el ordenamiento jurídico ha establecido ya normas sobre los contenidos que deben tener esas páginas web y en buena parte los efectos jurídicos de esa publicidad. Toda esta información debe complementarse con la que proporciona la publicidad comercial. Esa publicidad comercial debe cumplir una función informativa con veracidad, y por ello deben tenerse en cuenta en relación con la misma las normas sobre competencia desleal, especialmente las que producen el engaño o la confusión entre la identidad de diversos competidores. En efecto, las normas sobre competencia desleal se basan en la idea de que los operadores que compiten en el mercado deben ser claramente distinguibles, tanto ellos mismos como las prestaciones que ofrecen, de manera que la eventual clientela pueda distinguir, a la hora de adoptar sus decisiones, tanto las personas que hacen sus ofrecimientos como las prestaciones que ofrecen. Junto al Registro Mercantil hay además otros registros que proporcionan información y que por consiguiente sirven para cumplir con el principio de transparencia. Así ocurre evidentemente con el Registro de la Propiedad, en relación con los inmuebles, y el Registro de Bienes Muebles que permite obtener información sobre derechos reales que recaen sobre bienes muebles; derechos que si no estuvieran inscritos serían, en ocasiones, de imposible conocimiento. Y no cabe ignorar tampoco los registros que gestionan las Oficinas de Patentes y Marcas -Oficina Española de Patentes y Marcas y Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)-, para los bienes constituidos por derechos de propiedad industrial inscritos. Los registros son no sólo necesarios para determinar quién tiene el derecho exclusivo para la explotación de los bienes de que se trate, sino también, para hacer pública la transmisión total o parcial de esos derechos exclusivos. Como puede apreciarse, el principio de transparencia, que implica la difusión de una información suficiente en el mercado para que los operadores sepan quién es quién y qué es qué, se apoya en normas diversas que hacen referencia a distintos cauces a través de los cuales la información se difunde. Pero además, hay que hacer mención de los diversos efectos jurídicos que puede tener la información que se proporciona en el mercado, según el cauce a través del cual esa información se difunde. Ya se ha hecho referencia a la importancia que tiene en la práctica la información que resulta de la apariencia o de la publicidad de hecho, el efecto en estos casos es a menudo establecido por las normas jurídicas. Así ocurre, por ejemplo, en el caso del factor notorio y de los dependientes del empresario o como consecuencia de la 339

posesión de los bienes muebles. O también, se producen esos efectos jurídicos en los casos de la publicidad comercial, por cuanto se dispone que el contenido de los anuncios pasa a formar parte de los contratos suscritos en relación de los productos publicitados. En sentido opuesto, hay que recordar que en determinados casos el conocimiento de determinados datos se presume por parte de los terceros en base a planteamientos puramente jurídicos. Tal es el caso de los datos inscritos en el Registro Mercantil, que en virtud de la inscripción, se presumen conocidos por los terceros interesados. Y en general, el hecho de que la información sobre determinados datos haya sido efectiva incide siempre en la consideración del tercero que actúa de buena fe. Así pues, la información que se difunde tiene un efecto general y básico dentro del ordenamiento jurídico, por cuanto afecta a la consideración de los terceros, cuando no conocen esa información, como terceros de buena fe, situación que tiene una incidencia importante en la valoración de las actuaciones que tienen relación con la información que se desconocía. IV. LA INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE LA UE Y MEDIOS QUE PROPORCIONA LA INFORMÁTICA El problema de la información necesaria para que el mercado funcione ha adquirido una nueva dimensión desde la adhesión de España a la Unión Europea. La existencia del mercado interior sólo puede realizarse si la información sobre los principales operadores del mercado, esto es, las sociedades mercantiles pueden ofrecer sus datos por cauces que sean fácilmente alcanzables desde cualquier parte de la Unión. Esa necesidad de información accesible ha sido objeto de regulación para las sociedades mercantiles por diversas directivas, la primera de ellas precisamente sobre la publicidad legal de esas sociedades (Directiva de 9 de marzo de 1968). Ese efecto, se produce por una parte haciendo que los datos relevantes de las sociedades se inscriban en un registro fácilmente accesible unido a la publicación de un boletín que dé cuenta de las inscripciones realizadas. Así ocurre que en cada país de la Unión debe haber un registro o un boletín donde aparezcan publicados los datos fundamentales referentes a las sociedades mercantiles. Ello permite a quienes actúan desde otro país distinto de la Unión Europea localizar fácilmente el registro o el boletín donde aparece la información relevante. Esta vinculación de los sistemas registrales de los países de la Unión cobra un nuevo impulso, por razones obvias, como consecuencia de el rápido progreso de la informatización de los registros y de las conexiones telemáticas. Así ocurre que lo que se pretende conseguir en la Unión Europea es una interconexión telemática de los registros de inscripción de las sociedades en los distintos países. Esta interconexión entre los registros centrales, mercantiles y de sociedades viene ya impuesta por la Directiva 2012/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de junio de 2012. Lo que importa, por tanto, es crear una interconexión especialmente entre los registros centrales que facilite la información inmediata de los datos básicos al ciudadano que la solicite, sin perjuicio de que posteriormente o como paso ulterior se pueda acceder a una información más completa en el registro en que esté la inscripción principal de la sociedad y que habrá sido dado a conocer al formular la primera consulta al registro central de cada país. Por supuesto, el progreso de la informática y de las conexiones telemáticas está teniendo una incidencia fundamental en los cauces a través de los cuales se difunde la información legalmente relevante. Así ocurre que en España los registros mercantiles están informatizados y el Boletín Oficial del Registro Mercantil ya sólo se hace público por medios informáticos, y eso mismo ocurre con el Boletín Oficial del Estado o en la Unión Europea con el Diario Oficial de la Unión Europea que sólo se publica en versión informatizada. En el uso rápidamente progresivo de la informática y las redes telemáticas influye no sólo la rapidez y facilidad con que se producen las conexiones a efectos de obtener información, sino además porque la utilización de medios informáticos y telemáticos es muchísimo más barata que la utilización de los medios más tradicionales de publicación en papel. V. LA TRANSPARENCIA Y EL REGISTRO MERCANTIL Dentro de este panorama del régimen a que da lugar la realización del principio de transparencia ocupa en nuestro país un lugar destacado el sistema del registro mercantil que es, el registro a través del cual se da información pública en relación con los comerciantes individuales y sobre todo de las sociedades mercantiles 340

y otros operadores de mercado a los que se impone legalmente la obligación de inscribirse y facilitar información sobre sus actos más importantes. Existen registros mercantiles en todas las capitales de provincias y además en Ceuta y Melilla y otras ciudades especialmente mencionadas en el Reglamento del Registro Mercantil. Y estos registros territoriales se vinculan con un Registro Mercantil Central. De manera que cuando se inscriben actos en los registros territoriales se transmite la mención del documento inscrito al Registro Mercantil Central para que lo publique en el BORME, actualmente informatizado. De esa manera, acudiendo al Registro Mercantil Central es posible determinar en qué registro territorial está inscrito el sujeto cuya información se desea, y es acudiendo a ese registro donde se puede conseguir la información concreta que se pretende. En los registros mercantiles es voluntaria la inscripción de los comerciantes individuales, lo cual hace que en la realidad sea rarísimo que se inscriban los empresarios individuales. Ello hace que la información fundamental que se ofrece se refiera a las sociedades mercantiles. Estas están obligadas a inscribirse y la sanción si no lo hacen será, en lo referente a la constitución de la sociedad y régimen de la misma, que la sociedad se regirá, como sociedad irregular, por las normas relativas a las sociedades colectivas; régimen muy desfavorable para los socios, que responden por lo tanto solidariamente de las deudas sociales. La importancia de la inscripción de las sociedades puede comprenderse fácilmente. En efecto, el empresario individual tiene una entidad física propia, esté o no esté inscrito en el Registro Mercantil; pero una sociedad es un ente abstracto cuyas características y elementos fundamentales solo pueden conocerse si son descritos en un documento o en una inscripción registral. De ahí que la inscripción en un registro sea absolutamente básica para saber cuáles son los datos fundamentales de las sociedades que actúan en el tráfico. En el Registro Mercantil se inscriben solamente los actos y las entidades cuya inscripción está impuesta legalmente y la regla general consiste en que sólo pueden acceder a la inscripción los actos que figuran en documento público, salvo en casos excepcionales expresamente previstos en la ley. Este factor, el documento público como documento normalmente inscribible, significa ya un primer control de legalidad, puesto que ese control habrá sido realizado por el notario o la autoridad pública que haya expedido el documento. Presentado el documento en el registro, debe hacerse un asiento de presentación, que es importante para aplicar el principio de prioridad que rige en el registro. Es decir, que tiene preferencia para su inscripción, cuando hay varios documentos incompatibles, el documento que primero haya sido presentado en el registro. En ocasiones se presentan documentos para conseguir anotaciones preventivas, esto es, anotaciones provisionales que impidan la inscripción con posterioridad a las mismas de determinados documentos, de tal manera que al existir la anotación preventiva el tercer interesado pueda saber a través de ella que se está pendiente de alguna actuación y resolución en un sentido determinado. Es decir, que la anotación preventiva cumple la función de impedir que los terceros ignoren el riesgo que existe de una inscripción que todavía no se ha producido, pero que puede producirse. Otro principio importante también desde el punto de vista registral es el de tracto sucesivo, según el cual, solo pueden inscribirse documentos que sean coherentes con las inscripciones ya existentes en el registro. Entre las sucesivas inscripciones debe haber una coherencia en cuanto a su contenido. VI. LA CALIFICACIÓN DEL REGISTRADOR MERCANTIL Lo que es fundamental en el Registro Mercantil es la calificación que debe hacer el registrador sobre la legalidad del documento que se inscribe, de manera que el registrador debe examinar el documento presentado y puede inscribirlo si es totalmente correcto, o denegar la inscripción total o parcialmente. Precisamente porque existe la calificación del registrador y la posibilidad de denegar la inscripción es por lo que se presume que el acto inscrito es exacto y válido, mientras no se declare su invalidez por una resolución judicial. Para conseguir la inscripción rápidamente se dictó una norma en virtud de la cual la calificación debe hacerse en el plazo de 15 días y si no se realiza en ese plazo o la calificación consiste en denegar la inscripción, entonces el interesado puede acudir a un registrador sustituto para que ratifique o modifique la calificación previamente realizada por el primer registrador.

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Si la calificación es negativa a la inscripción, entonces cabe que el interesado presente un recurso istrativo ante la Dirección General de los Registros y del Notariado. Son por ello importantes las resoluciones de esa Dirección General que establecen de hecho una doctrina que tienen que tener en cuenta los registradores. Bien es cierto, que como consecuencia de las modificaciones más recientes en esa materia el interesado puede acudir a los Juzgados de lo Mercantil a efectos de tener una resolución definitiva; ello hace que junto a la doctrina tradicional establecida por la Dirección General, surja ya una doctrina vinculada a las sentencias de los Juzgados de lo mercantil. Toda esta cuestión de la calificación a efectos de inscripción en el Registro plantea serios problemas, por cuanto en ocasiones se aplican criterios excesivamente estrictos a la hora de determinar la legalidad de un documento. Ese celo tan minucioso en la exigencia de la legalidad tiene efectos negativos. Por una parte, porque, así ha ocurrido en la práctica, hay sociedades que han cambiado su domicilio huyendo de un registro mercantil excesivamente exigente en su labor de calificación y, lo que es más grave, cuando la calificación es demasiado rigurosa por entrar en cuestiones de discutible solución legal, existe la tendencia perfectamente comprensible a ajustar los nuevos documentos cuya inscripción se pretende a los modelos cuya legalidad ha sido ya contrastada reiteradamente en ese registro mercantil. Se produce así un efecto muy negativo de la función registral que redunda en definitiva en un empobrecimiento de las posibilidad de actuación de los sujetos sometidos a inscripción. Ocurre que por miedo a que la calificación sea negativa se viene de hecho a renunciar a fórmulas o soluciones innovadoras en determinadas actuaciones, con el empobrecimiento que ello significa para el tráfico económico, por temor a la denegación de la inscripción. Sería deseable, por ello, que solo se denegase la inscripción cuando se apreciara en el documento presentado una ilegalidad manifiesta. Por supuesto, el registro es público y pueden obtenerse certificaciones o copias simples de las inscripciones que figuran en él. VII. DEPÓSITO DE LAS CUENTAS ANUALES Junto a las inscripciones debe tenerse en cuenta que también tiene lugar el depósito de las cuentas anuales de las sociedades. Este depósito es fundamental, porque permite conocer la realidad económica de una sociedad. No se olvide que la cifra de capital es una cifra de carácter formal que se mantiene en los estatutos y que no da idea necesariamente de la situación económica de la sociedad. Puesto que el patrimonio de ésta puede ser o muy inferior o muy superior al capital estatutario. Bien es cierto, que las cuentas depositadas tienen más garantías de reflejar la situación económica de la sociedad cuando se trate de sociedades cuyas cuentas están sujetas al informe de auditores externos. VIII. OTRAS FUNCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL El Registro Mercantil cumple además otras funciones tales como la legalización de los libros de comercio impuesta en el Código de Comercio y el nombramiento de expertos independientes o auditores en los casos en que la ley permite su nombramiento a petición de parte. IX. REGISTRO MERCANTIL CENTRAL El Registro Mercantil Central cumple dos funciones fundamentales. A una de ellas ya se ha hecho referencia; consiste en reunir los datos más importantes de las sociedades inscritas en el Registro Mercantil territorial correspondiente y en permitir con una sola consulta conocer cuál es el Registro territorial en el que está inscrita la sociedad y donde por tanto se pueden consultar todos los datos referentes a ella. Pero, además, el Registro Mercantil Central cumple otra función de gran importancia como es la de asignar denominaciones sociales a las nuevas sociedades que se constituyen. En efecto, el Registro Mercantil Central tiene un archivo con las denominaciones que corresponden a las sociedades en vigor y cuando se va a constituir una nueva sociedad hay que pedir al Registro Mercantil Central que extienda una certificación en la que se declare que no hay ninguna denominación anterior que impida la adopción de la nueva denominación para la sociedad que se constituye. Sin esa certificación negativa, que permite adoptar una denominación que no se confunde con otra anterior, el notario no otorgará la escritura con la denominación de que se trate. 342

Debe tenerse en cuenta que la denominación social puede ser concedida por el Registro Mercantil Central y sin embargo, plantear problemas desde el punto de vista del riesgo de confusión con signos distintivos inscritos en el Registro de la Propiedad Industrial. Ello significa que el Registro de Denominaciones sociales y el registro de signos distintivos son independientes, razón por la cual puede plantearse el problema que se ha señalado anteriormente y al que se refiere la disposición adicional decimoséptima de la Ley de Marcas de 2001. Por esa razón, cuando se concede por el Registro Mercantil Central la certificación negativa, se hace constar a título puramente informativo, que conviene consultar el registro de marcas y nombres comerciales, porque puede ocurrir que la denominación social que se pretende adoptar sea incompatible por el riesgo de confusión con una marca o nombre comercial distintos. Existe una extensa jurisprudencia de supuestos en los que el Tribunal Supremo ha declarado incompatible una denominación social con una marca o nombre comercial previamente inscritos. Parece que ese riesgo de confusión es relevante cuando la denominación social se utiliza en el mercado para relacionarse con la clientela de manera que es en el mercado donde surge el riesgo de confusión. Esa situación no se produce cuando la denominación social no se utiliza para relacionarse con la clientela sino solamente para la firma de documentos en nombre de la sociedad. En ese caso, no es posible que se produzca el riesgo de confusión en el mercado. X. EL REGISTRO DE BIENES MUEBLES También contribuye a la efectividad del principio de transparencia el Registro de Bienes Muebles creado por el RD 1828/1999, de 3 de diciembre, que aprueba el Reglamento del Registro de Condiciones Generales de la Contratación, en su disposición adicional única. En efecto, la titularidad y los gravámenes de los bienes muebles puede ser imposible de conocer por los terceros, lo que significa una falta de información que, como tal, priva de la necesaria regularidad jurídica a quienes deseen contratar sobre tales bienes. Por esa razón el Registro de bienes muebles, al permitir registrar las titularidades y gravámenes y algunas de las operaciones importantes sobre bienes muebles identificables, se facilita la contratación sobre esos bienes en el mercado, por cuanto se completa así el principio de transparencia para que pueda funcionar el mercado referido a los bienes inscritos. XI. AUDITORÍA DE CUENTAS La auditoría de cuentas regulada por la Ley 12/2010, de 30 de junio, que modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, sirve también para completar la eficacia del principio de transparencia que debe regir el mercado. Ocurre, en efecto, que se regula la publicidad de las cuentas anuales en el Registro mercantil, y la información que esa publicidad proporciona permite a los terceros conocer la situación económica de la sociedad, conocimiento indispensable si se quiere evaluar la solvencia de la sociedad que hace el depósito y la capacidad financiera para hacer frente a determinadas operaciones. Pero es obvio que esas cuentas que se depositan pueden ofrecer una imagen distorsionada de la situación económica de la sociedad, puesto que el contenido de las cuentas habrá sido establecido por los órganos de la sociedad, los cuales pueden haber cumplido en mayor o menor medida las normas vigentes en materia de contabilidad. Esto significa que la actuación de los auditores de cuentas, como expertos independientes que verifican los documentos contables para comprobar si expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la información financiera, es fundamental desde el punto de vista de la transparencia del mercado, porque esa verificación de las cuentas hace fiables para los terceros los documentos contables depositados. No se olvide que el informe de los auditores debe depositarse junto a las cuentas auditadas. Esta contribución de la auditoría de cuentas al principio de transparencia es limitada porque no todas las sociedades están obligadas legalmente a someter sus cuentas anuales a la auditoría externa; no tienen esa obligación las sociedades que puedan presentar balance abreviado (art. 263 de la ley de sociedades de capital); a ellas se refiere el artículo 257 de la Ley de Sociedades de Capital. Aunque es evidente que la auditoría externa de las cuentas de las sociedades hace que éstas sean más fiables, no parece posible imponer esa verificación a las sociedades en general y ello por razones económicas, pues 343

el costo de la auditoría supone una carga económica que afecta negativamente a las pequeñas y medianas empresas. XII. EL SECRETO EMPRESARIAL Hasta aquí se ha expuesto como el principio de transparencia es fundamental para el mercado, por cuanto los operadores económicos y los consumidores para adoptar sus decisiones deben tener la posibilidad de conocer datos importantes de otros operadores. Pero no cabe ignorar que el principio de transparencia tiene que estar sometido a ciertos límites, puesto que un factor fundamental en un mercado competitivo son los datos y conocimientos que cada operador considera como secretos. Esto significa de entrada que la exigencia de transparencia no puede ser ilimitada. Así se demuestra puesto que ya el Código de comercio declara explícitamente que la contabilidad de los empresarios es secreta (art. 32) y en la Ley de Competencia desleal de 1991, modificada por Ley de 30 de diciembre de 2009, el artículo 13 regula como desleal la violación de secretos empresariales. Así pues, el principio de transparencia debe regularse de forma que se mantenga un equilibrio indispensable entre la información que impone legalmente y el ámbito de lo que debe considerarse como secreto de las empresas para su actuación competitiva en el mercado. XIII. TRANSPARENCIA DINÁMICA A lo largo de la exposición que acaba de hacerse, se ha hecho referencia a la que podríamos denominar «transparencia estática» del mercado, que está integrada por disposiciones que nos permiten conocer informaciones relevantes de los operadores económicos que actúan en el mercado y también de los bienes y derechos que pueden ser objeto de negocios jurídicos. Pero para que la transparencia del mercado se produzca hace falta que no sólo se garantice la transparencia estática, sino que también deben concurrir normas que aseguren la que puede denominarse «transparencia dinámica», es decir, que debe impedirse que los operadores económicos al actuar en el mercado, impidan la transparencia en relación con las ofertas que se realizan, por hacerlas con engaño sobre las características de los bienes o derechos que se ofrecen o dando lugar a la confusión entre las ofertas de distintos operadores. Así pues, la transparencia dinámica viene impuesta por la legislación sobre competencia desleal. Así lo expresa la STS (Sala 1ª), de 11 de febrero de 2011 (RJ 2011, 2349) al declarar que: «El artículo 7 de la Ley 3/1991 responde a la importancia que, para la transparencia del mercado, tiene una información veraz sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características... de los productos o ventajas ofrecidas, así como al peligro de que con una información engañosa sobre esos datos, quede falseada la libre competencia». El texto original de este capítulo se ha publicado en la obra Estudios de Derecho Mercantil en homenaje al Profesor José María Muñoz Planas , Piloñeta Alonso (Luis Manuel) e Iribarren Blanco (Miguel), coordinadores, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2011, pgs. 99-111. Se han introducido algunos cambios en el texto mencionado.

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CAPÍTULO XI EL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Sumario: I. Razón de ser y origen del principio de protección de los consumidores II. El artículo 51 de la Constitución Española III. Normas diferentes para la protección de los consumidores IV. La Ley General para la Defensa de los Consumidores y s V. Relación de la protección de los consumidores con otros principios constitucionales VI. La protección de los consumidores en la Unión Europea VII. La noción de «consumidor» 1. La noción abstracta de «consumidor» 2. Nociones concretas de «consumidor» VIII. El consumidor medio IX. Los actos mixtos X. Principales innovaciones legales vinculadas a la protección de los consumidores 1. Innovaciones de Derecho privado 2. Sanciones istrativas 3. Arbitraje de consumo 3.

Innovaciones en el ámbito procesal

I. RAZÓN DE SER Y ORIGEN DEL PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES En la regulación jurídica del mercado, junto a los principios de libre competencia, de corrección en el tráfico económico y de transparencia, hay que incluir un nuevo principio de aparición relativamente reciente que es el principio de protección de los consumidores. Ese principio resulta de la necesidad de que el consumidor sea protegido, por cuanto se ha llegado a reconocer que existe una gran masa -la inmensa mayoría- de personas que al realizar las operaciones normales de la vida diaria, referidas principalmente a la adquisición de bienes y servicios, no están en condiciones de conseguir por sí solas unas calidades y unos precios adecuados. El prototipo del consumidor necesitado de protección es la persona que individualmente no está en condiciones de hacer valer sus justas exigencias sobre los productos o servicios que adquiere y que carece de los medios necesarios para enfrentarse con las empresas con las que contrata. Las razones que explican esta situación son evidentes. Debido a la ampliación de los mercados, a los avances de la técnica, a la importancia que cobra la organización empresarial, particularmente en las grandes empresas, a la influencia cada vez mayor de los medios de comunicación social que permiten la realización de eficaces campañas publicitarias, el hecho es que en la actualidad y como regla general el consumidor individual no tiene apenas ninguna posibilidad de defender sus legítimos intereses. De entrada, es normal que no esté en condiciones de juzgar por sí mismo sobre la bondad de los productos o servicios; no tiene 345

posibilidad de influir en el mercado, ni en cuanto a precio ni en cuanto a calidades; se ve sometido a una extraordinaria presión por medio de la publicidad, que tiende a reducir su capacidad crítica, y es tal la desproporción entre los medios de que dispone el consumidor normal y los que poseen las empresas cuyos productos o servicios adquiere, que apenas tiene ninguna posibilidad efectiva de hacer respetar sus derechos. En tales condiciones, afectando la situación descrita a la mayor parte de la población, es lógico que se plantee como una necesidad ineludible la de llevar a cabo una actuación sistemática tendente a la protección de los consumidores. Se menciona como hito en la formulación de la protección de los consumidores el Mensaje al Congreso de los Estados Unidos del presidente Kennedy, de 15 de marzo de 1962- el mismo año en que se publica en Inglaterra el Molony Report - con las sucesivas leyes a través de las cuales se han ido plasmando en la realidad legislativa los propósitos entonces enunciados. La protección de los consumidores, que se considera como un principio que debe regir en el ordenamiento jurídico, puede realizarse con dos planteamientos distintos. Puede basarse en la existencia de potentes asociaciones de consumidores que constituyan un contrapeso efectivo frente al poder de las empresas, o con un planteamiento distinto, puede considerarse que hay que constituir organismos públicos que apoyen a los consumidores y que debe realizarse esa protección también mediante la integración en el ordenamiento jurídico de normas imperativas dirigidas a otorgar esa protección. En España falta una tradición asociativa como la que existe en los países anglosajones, lo cual significa que no sería realista basar la protección de los consumidores en la existencia y potencia de asociaciones de consumidores. Por ello, la opción de política legislativa aplicable a la realidad de nuestro país, tiene que ser la de crear organismos públicos que defiendan los derechos de los consumidores y además la incorporación al ordenamiento jurídico de normas imperativas para hacer respetar los intereses de la gran masa de los ciudadanos, que son efectivamente consumidores. II. EL ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Así resulta que el principio de protección de los consumidores está reconocido de manera explícita en el artículo 51 de la Constitución Española, cuyo texto es el siguiente: «1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y s, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 2. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales». Los dos primeros apartados del artículo se inspiran directamente en la Resolución del Consejo de la CEE, de 14 de abril de 1975, relativa a un programa preliminar de la Comunidad Económica Europea para una política de protección y de información de los consumidores, la cual, siguiendo en este punto el mismo criterio que informa los documentos anteriores de la OCDE y del Consejo de Europa, enumeraba los siguientes derechos fundamentales del consumidor, que han de ser debidamente asegurados: «a) derecho a la protección de su salud y de su seguridad; b) derecho a la protección de sus intereses económicos; c) derecho a la reparación de los daños; d) derecho a la información y a la educación; e) derecho a la representación (derecho a ser oído)» (vid. el núm. 3 de la Resolución). Como puede apreciarse en la enumeración anterior, las tres últimas categorías de derechos son instrumentales para conseguir la realización de los derechos enunciados en las dos primeras, que son las verdaderamente fundamentales. Pues bien, esta misma distinción entre derechos fundamentales e instrumentales es la que preside la división de los dos primeros apartados del artículo 51 de la Constitución. Así pues, en el apartado primero del artículo 51 se reconocen como derechos fundamentales de los consumidores y s, cuya defensa ha de ser garantizada por los poderes públicos, el derecho a la seguridad y a la salud y el derecho al respeto de los legítimos intereses económicos de los mismos. Obsérvese que si bien el derecho a la salud y a la seguridad se configura como derecho absoluto, lo cual es lógico, el derecho a la protección de los intereses económicos se matiza al exigir que tales intereses sean 346

«legítimos». No cabe duda, en efecto, que los intereses económicos de los consumidores no pueden constituir por sí solos el elemento determinante de la actuación de los poderes públicos, los cuales deberán tomar también en consideración los intereses económicos de los demás participantes en la actividad económica del país. Ahora bien, aún teniendo en cuenta todos los factores implicados es indudable que a los consumidores y s corresponden unos intereses que, dentro de ciertos límites, en cuanto son legítimos, han de ser protegidos y respetados. Hay todavía otro factor a destacar y es la exigencia de que la defensa de los derechos de los consumidores y s se haga «mediante procedimientos eficaces». Es importante que esta exigencia se haya incluido en este apartado primero para destacar el carácter fundamental que la misma tiene para la protección de los consumidores a pesar de tratarse de una exigencia procedimental. En efecto, la experiencia diaria demuestra que de nada sirve el reconocimiento de derechos a los consumidores si no se arbitran los procedimientos que por su sencillez y su accesibilidad y eficacia puedan hacer que la realización de aquellos derechos sea efectiva. Obsérvese, además, que en el texto legal no sólo se reconocen los derechos instrumentales mencionados, sino que se impone a los poderes públicos su promoción, lo cual es consecuente con la situación de inferioridad en que se encuentran los consumidores. Estos necesitan organizarse para poder llevar a cabo una labor eficaz y han de estar informados y debidamente educados para hacer respetar sus derechos, pero es indudable, como lo demuestra la experiencia en nuestro propio país y en el extranjero, que esas necesidades no pueden cubrirse sin el apoyo de los poderes públicos. El Estado debe, pues, impulsar la educación, la información y la organización de los consumidores para que estos puedan defenderse; pero lo que no debe el Estado, pues se opondría a lo dispuesto en el precepto constitucional, es tratar de suplantar a los consumidores sustituyendo a sus organizaciones por las constituidas y dominadas por la istración. III. NORMAS DIFERENTES PARA LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Hay que distinguir normas que no se aplican exclusivamente a los consumidores, pero que son importantes para proteger los intereses de éstos y por otra parte las normas cuyo objetivo es específicamente la protección de los consumidores de manera que sólo pueden ser invocados por los consumidores. Entre las leyes más importantes para la protección de los consumidores, pero que no están dictadas para proteger solamente a éstos, hay que mencionar la LDC y LCD. Ambas leyes tienen por objeto básico hacer que funcione el sistema competitivo de economía de mercado y de ese funcionamiento deriva el beneficio de todos los que participan en el mercado, especialmente los consumidores. IV. LA LEY GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y S El artículo 51 de la Constitución imponía y sigue imponiendo la obligación de dictar las leyes que sean necesarias para desarrollar el principio de protección a los consumidores y s, tal como aparece establecido en aquel precepto constitucional. Pero no hay base ninguna para considerar que ese desarrollo debiera llevarse a cabo mediante una única ley de carácter general, como la que se promulgó, en la que se tratara de defender a los consumidores en todos los ámbitos en que esa protección parece necesaria. En aplicación de lo dispuesto en la Constitución era igualmente posible otra alternativa, mucho más adecuada consistente en dictar leyes específicas en que el consumidor debe ser protegido, incorporando, además, normas protectoras en las disposiciones legales que regulan cada una de las instituciones jurídicas en que los consumidores pueden verse implicados. Esta forma de actuación, que es la que se ha seguido en la mayoría de los países desarrollados, es más adecuada para conseguir una protección efectiva de los consumidores. De esa manera se respeta la sistemática del ordenamiento jurídico en su conjunto, así como el sentido de las instituciones. Además, se evita ofrecer la idea falsa de que se puede proteger suficientemente a los consumidores mediante la promulgación de una ley única. Políticamente se optó por la promulgación de una «Ley general para la defensa de los consumidores y s», y no cabe negar que con ella se mejoró notablemente la protección de los consumidores en nuestro país. Pero tampoco puede ocultarse que la integración sistemática de la nueva Ley dentro de nuestro ordenamiento jurídico creó grandes dificultades. Es, además, evidente que esta Ley ni incluía todas las normas protectoras de los consumidores dentro de nuestro Derecho, ni excluía la necesidad de promulgar otras leyes dirigidas específicamente a conseguir esa protección. 347

El texto originario de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y s, Ley 26/1984, de 19 de julio, era extraordinariamente defectuoso, ya que se elaboró bajo la presión de los casos de envenenamiento por el aceite de colza, casos que habían tenido una gran trascendencia en la opinión pública. Por lo demás, el contenido de la Ley aglutinaba normas legales de distinta naturaleza y procedencia. Una parte de la regulación legal no era realmente nueva sino que suponía la incorporación a la Ley de disposiciones que ya existían anteriormente, esto es, las dirigidas a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos. Estas normas eran de naturaleza manifiestamente istrativa y pretendían proteger no sólo a los consumidores en sentido estricto, sino a los ciudadanos en general. Junto a esas normas, la Ley incorporaba las que constituían una verdadera novedad, esto es, las que tenían por objeto la protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores. Estas normas eran fundamentalmente normas de Derecho privado. La distinción según la naturaleza jurídica de las normas tenía además una gran trascendencia, pues incidía en el reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. En efecto, la Constitución no había mencionado la protección de los consumidores al atribuir la competencia legislativa al Estado o a las Comunidades Autónomas. Pero esa categoría sí que se incluyó en los Estatutos de las Comunidades Autónomas para atribuir a éstas la competencia exclusiva. Tuvo que ser el Tribunal Constitucional quien resolviera la difícil problemática que había surgido por la atribución de competencia contenida en los Estatutos de Autonomía, y así en varias sentencias sobre la materia vino a establecer que las normas de Derecho privado relativas a la protección de los consumidores (contratos y responsabilidad civil) eran de la competencia exclusiva del Estado, mientras que las normas de Derecho istrativo podían corresponder al Estado o a las Comunidades Autónomas según los casos concretos que se discutieran. Se mantiene ese criterio en las sentencias del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre de 1982 (caso del Estatuto de los Consumidores del País Vasco); de 26 de enero de 1989 (caso de la Ley General para la Defensa de Consumidores y s) y de 22 de marzo de 1991 (caso del Estatuto Gallego del Consumidor y ). La consecuencia de este planteamiento ha sido que junto a la LGDCU de ámbito estatal existen leyes autonómicas para la protección de los consumidores y s que contienen normas de carácter istrativo aplicables a esta materia. La Ley de 1984 no solo era extraordinariamente defectuosa desde el punto de vista de la técnica jurídica, sino que, además, quedó rápidamente obsoleta, en gran parte porque las sucesivas y numerosas Directivas dictadas por la UE para la protección de los consumidores se incorporaron a la legislación española por medio de leyes especiales, las cuales, al multiplicarse, fueron dejando sin contenido a la LGDCU de 1984. Ante esa realidad se optó por realizar un texto refundido de la ley que incorporara y sistematizara la mayor parte de las leyes especiales que se habían promulgado para trasponer las directivas. Así surgió el texto refundido de la LGDCU, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que es el texto legal actualmente en vigor. Dado su carácter de texto refundido no incorpora disposiciones legales nuevas, pero sí que incluye leyes especiales anteriormente dispersas y sobre todo establece una sistematización totalmente nueva que tiene gran trascendencia, puesto que incluye los Libros II (sobre contratos y garantías), III (sobre responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos) y IV (sobre viajes combinados) que por su contenido de Derecho Privado comprenden materias sobre las que el Estado tiene competencia legislativa exclusiva. En el Libro II se regulan las condiciones generales de la contratación y cláusulas abusivas, los contratos celebrados a distancia, los contratos celebrados fuera de establecimiento, las garantías y servicios posventa. En el Libro III se regula la responsabilidad civil por bienes o servicios defectuosos y en el Libro IV se establecen las normas sobre viajes combinados. Como puede apreciarse el texto refundido de la LGDCU no agota la regulación de las materias en que se trata de proteger a los consumidores. En efecto, ya en el Preámbulo del texto refundido se declara que no se integran en el mismo, por razón de su especialidad, las Leyes de Crédito al Consumo, de comercialización a 348

distancia de servicios financieros y de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico. Hay que hacer notar, además, que existen otras disposiciones legales que, aun cuando no son aplicables solamente a los consumidores, son sin embargo esenciales para la defensa de sus legítimos intereses económicos. Así se reconoce en general que la legislación de defensa de la competencia y sobre competencia desleal son esenciales para los intereses de los consumidores, pues el sistema competitivo tiene por finalidad última la creación de las circunstancias que sean lo más beneficiosas posible para los consumidores, aunque esas mismas normas favorezcan también a los restantes participantes en el mercado. En sentido contrario, hay disposiciones legales que se promulgan en base a la política de defensa de los consumidores y que, sin embargo, no son normas de protección a los consumidores en sentido estricto. Así ocurre en general con las disposiciones dirigidas a proteger la salud de los ciudadanos, que sin embargo se incluyen como parte de la protección de los consumidores. Igual ocurre con las normas sobre responsabilidad del fabricante por los daños causados a las personas por los productos defectuosos, que se aplican en general a todos los ciudadanos, pero que se enuncian como parte de la defensa de los consumidores, siendo así que no se aplican solamente a éstos. V. RELACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES CON OTROS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES La LGDCU, en el artículo 1º pone de manifiesto su vinculación directa con la Constitución y trata de señalar la relación que la protección de los consumidores y s tiene con otros principios constitucionales. Comienza disponiendo lo siguiente (art. 1º, párrafo primero): «En desarrollo del artículo 51.1 y 2 de la Constitución que, de acuerdo con el artículo 53.3 de la misma, tiene el carácter de principio informador del ordenamiento jurídico, esta Norma tiene por objeto establecer el régimen jurídico de protección de los consumidores y s en el ámbito de las competencias del Estado». El apoyo directo de la Ley en el artículo 51 de la Constitución, para cuyo desarrollo se promulga, no ofrece absolutamente ninguna duda. Es más, se pone explícitamente de manifiesto el doble significado del precepto constitucional, como mandato para el legislador, por una parte, y, en otro aspecto, como principio general informador del ordenamiento jurídico, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 53.3 del mismo texto constitucional. La Ley se presenta, por tanto, como cumplimiento del mandato dirigido al legislador. Pero es importante también el recordatorio que hace de que la norma constitucional que impone la protección a los consumidores y s constituye un principio constitucional, que habrá de ser tenido en cuenta por las autoridades istrativas y por los Tribunales a la hora de aplicar las leyes. El artículo 1º de la Ley, en su párrafo segundo, establece, además que «la defensa de los consumidores y s se hará en el marco del sistema económico diseñado en los artículos 38 y 128 de la Constitución», es decir, un sistema económico en el que se reconocen «la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado» (art. 38) y «la iniciativa pública en la actividad económica», con la posibilidad de «reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general» (art. 128). Es decir, que la protección de los consumidores no podrá llevarse a cabo por medios que contravengan esos principios que caracterizan el modelo económico impuesto por la Constitución. Igualmente establece el artículo 1º, en su apartado 1º, párrafo 2º, que la defensa de los consumidores y s se hará «con sujeción a lo establecido en el artículo 139» de la Constitución, siendo ésta una declaración que se relaciona con un problema de la mayor importancia en los momentos actuales; se trata del problema de la «unidad de mercado». El artículo 139 de la Constitución dispone en su apartado primero que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Y en su apartado segundo impone la prohibición de medidas de carácter legal, istrativo o judicial que puedan obstaculizar la

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efectividad de la unidad del mercado nacional español. Este es el sentido del precepto, cuyo tenor literal es el siguiente: «Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español» . Es pues importante que la LGDCU recuerde que la protección de los consumidores no debe ir contra la unidad del mercado, para evitar que la legislación autonómica en esta materia reconozca a los consumidores derechos sustancialmente distintos pues un planteamiento de ese tipo perjudicaría evidentemente a la unidad del mercado. VI. LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES EN LA UNIÓN EUROPEA Es imposible considerar la defensa de los consumidores y s en nuestro ordenamiento si no se tiene en cuenta la regulación de esta materia en el ámbito de la Unión Europea y es que las normas emanadas del Consejo han sido el motor más importante para la continua proliferación de leyes originadas en normas de la UE. Hay que señalar, sin embargo, que en el texto originario del Tratado de Roma no se mencionaba la protección de los consumidores y s. De manera que en una primera etapa la defensa de los consumidores y s, se fue manifestando a través de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. El principio establecido por la jurisprudencia comunitaria consiste en que los productos que carecen de una normalización comunitaria y que han sido legalmente producidos en un Estado miembro han de ser considerados aptos para su libre circulación por toda la Comunidad, salvo que pudiera invocarse por un Estado miembro para impedir la entrada de los productos en su propio territorio una justificación de las previstas en el artículo 36 del Tratado de Roma (actual art. 36 TFUE). Ese artículo permite restringir la libre circulación de mercancías «por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial». Como puede observarse, en ese artículo 36 no se mencionaba, ni se menciona en el artículo 36 TFUE actual, la protección de los consumidores como posible justificación de las limitaciones a la libre circulación de mercancía. Sin embargo, la jurisprudencia comenzó a incluir entre las justificaciones posibles a esa libre circulación las normas tendentes a asegurar «la lealtad de las operaciones comerciales y la defensa de los consumidores». Así se declaró ya en la famosa sentencia del Cassis de Dijon (STJCE de 20 de febrero de 1979, Rewe Zentral AG contra Bundemonopolverwaltung für Branntwein). Y esa misma doctrina se reitera posteriormente en otras sentencias como las de 26 de junio de 1980, caso Herber Gilli, o de 19 de febrero de 1981, caso Fabrik voor Hoogwaardige Voedingsprodukten Kelderman BV. Pero la propia jurisprudencia declara reiteradamente cómo la invocación de la protección de los consumidores no se justifica cuando a través de ella lo que se hace de hecho es discriminar a los productos procedentes de otros Estados , especialmente si se tiene en cuenta que esa protección de los consumidores puede quedar suficientemente asegurada mediante las oportunas referencias en el etiquetado. Así se declara en las sentencias que acaban de citarse, entre otras muchas. Evidentemente, la manifestación de mayor rango y que pone de manifiesto la vigencia al máximo nivel del principio de protección de los consumidores en la Comunidad Económica Europea llegó con el Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992. En efecto, en la modificación del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea se dio una nueva redacción al artículo 3 del Tratado, donde se dispone entre las actuaciones a realizar por la Comunidad para alcanzar sus fines: «s) una contribución al fortalecimiento de la protección de los consumidores». Y después en el texto del Tratado se incluyó un Título XI de la Tercera parte, con el epígrafe «Protección de los consumidores», que contiene el nuevo artículo 129 A, que en la versión consolidada del Tratado, establecida por el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre de 1997, pasó a ser el Título XIV, que incluye el artículo 153, y es actualmente el artículo 169 TFUE.

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Este reconocimiento expreso dentro del propio Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de la protección a los consumidores tiene importancia fundamental, en primer término, en la medida en que se reconoce al máximo nivel el principio de protección de los consumidores como principio que ha de guiar la actuación de la Comunidad. Pero, además, el actual artículo 169 incorpora al Tratado como derechos de los consumidores, por una parte, los derechos sustantivos, esto es, la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, y, por otra parte, los que son realmente derechos instrumentales para conseguir la realización de aquellos derechos sustantivos: se trata del derecho a la información, a la educación y a la organización de los consumidores para salvaguardar sus intereses (art. 169.1). En ese artículo se establecen asimismo normas de la mayor trascendencia, entre las que cabe destacar, por una parte, que al adoptar medidas para la realización del mercado interior y al adoptar otras medidas se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores (art. 169.2). Esta declaración es extraordinariamente relevante, porque supone el reconocimiento de que, aparte de actuaciones dirigidas específicamente a proteger a los consumidores, los intereses de éstos se ven afectados o pueden verse afectados por otras políticas de la Comunidad, por lo que es necesario que al desarrollar esas políticas se tengan también en cuenta los intereses de los consumidores. En definitiva, hay que considerar que la protección de los consumidores afecta a todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, por lo que en toda la normativa que afecta a los ciudadanos debe tenerse presente el interés de éstos en su condición de consumidores. En segundo término, otro principio fundamental reconocido en ese artículo 169.4 consiste en la declaración según la cual las medidas que adopte el Consejo de la Comunidad Europea para proteger a los consumidores «no obstarán para que cada uno de los Estados mantenga y adopte medidas de mayor protección». Se establece así el conocido como principio de minimis , según el cual la trasposición de las directivas a la legislación de los Estados no impide a éstos establecer por su propia iniciativa o mantener en su legislación normas más favorables para los consumidores que las impuestas por la directiva traspuesta. La actuación de la Comunidad Europea dirigida a proteger a los consumidores se ha realizado a través de Reglamentos, Directivas y Decisiones. La mayor parte de las normas comunitarias de protección a los consumidores son Directivas, dictadas al amparo del artículo 115 TFUE (antiguo art. 100) para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y istrativas de los Estados que incidan en el establecimiento o funcionamiento del mercado interior. A diferencia de lo que ocurre con el texto del Tratado y con los Reglamentos, las normas contenidas en las Directivas no tienen, en principio, eficacia directa, es decir, que, como regla general, esas normas no vinculan ni pueden hacerse valer directamente por los ciudadanos de los Estados . Se han dictado Directivas cuyo objeto es proteger la salud y la seguridad de los consumidores; otras que tienen por objeto el etiquetado y publicidad de los productos; y otras que merecen una atención especial desde la perspectiva del Derecho privado, por cuanto su objeto es la protección de los intereses económicos de los consumidores, que son, en definitiva, las normas comunitarias dirigidas a proteger al consumidor en concreto. VII. LA NOCIÓN DE «CONSUMIDOR» La idea preliminar y básica a tener en cuenta consiste en que no existe una única noción de «consumidor», sino que existen nociones diversas, dependiendo de la finalidad de la norma que incorpora esa noción. Así cabe distinguir entre una noción abstracta y una noción concreta de «consumidor». 1. LA NOCIÓN ABSTRACTA DE «CONSUMIDOR» La noción abstracta de consumidor comprende a todos los ciudadanos en cuanto aspiran a una adecuada calidad de vida. En ese sentido todos somos consumidores. Esa noción es la que aparece en Resolución del Consejo de la CEE de 14 de abril de 1975, relativa a un programa preliminar de la Comunidad Económica 351

Europea para una política de protección y de información de los consumidores , que declaraba en su número 3 lo siguiente: «En lo sucesivo el consumidor no es considerado ya solamente como un comprador o de bienes o servicios para un uso personal, familiar o colectivo, sino que como una persona a la que conciernen los diferentes aspectos de la vida social que pueden afectarle directa o indirectamente como consumidor» . En este sentido abstracto el consumidor no es considerado solamente por su posición en el mercado para la satisfacción de sus necesidades privadas, sino que se considera al ciudadano que tiene necesidades que no pueden satisfacerse a través del mercado, pero que son fundamentales para asegurarle una calidad de vida adecuada. Esta noción abstracta de consumidor no es la utilizada en las normas legales para atribuirle derechos que pueda ejercitar individualmente. Es la noción que hay que tener en cuenta para atribuir derechos a los ciudadanos en general, en su consideración como consumidores. Es la noción que se utiliza por ejemplo al reconocer a los consumidores el derecho a la educación, a la información o el derecho a asociarse. Cabe afirmar, por ello, que la noción abstracta de los consumidores es adecuada no para la atribución de derechos individuales, sino más bien pare expresar programas políticos de actuación. Otro factor a considerar es la inclusión entre las normas de protección de los consumidores de disposiciones legales que ciertamente benefician a los ciudadanos en general, pero que no tienen por objeto la protección exclusiva de los consumidores. Así ocurre, por ejemplo, con lo dispuesto en la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos, por cuanto sus normas benefician a los consumidores en sentido estricto, pero no sólo a los consumidores sino a los ciudadanos en general; también a quienes aparcan sus vehículos en el ámbito de su actividad profesional o empresarial. Se trata, por tanto, de una normativa sectorial no de una normativa protectora de los consumidores en sentido estricto. Sólo puede incluirse como parte de la política de protección de los consumidores en sentido amplio. Es lo mismo que puede afirmarse, por ejemplo, de la Ley de Ordenación del comercio minorista, que beneficia ciertamente a los consumidores, pero no solamente a ellos sino a todos los clientes potenciales, sean o no sean consumidores en sentido estricto. Se trata, en efecto, de una regulación sectorial no establecida específicamente por la protección de los consumidores. E igualmente hay que señalar que la regulación de la responsabilidad por daños causados por productos defectuosos beneficia a los ciudadanos en general aunque se incluya dentro de la política de protección de los consumidores en sentido amplio. Esto significa que no todas las disposiciones legales que se anuncian o se promocionan como parte de la política de protección de los consumidores están destinadas a proteger solamente a los consumidores en sentido estricto. Y esta diferencia tiene consecuencias importantes, como es obvio, al determinar el ámbito subjetivo de aplicación de las normas. Y todavía queda por señalar otro problema que consiste en que las pequeñas y medianas empresas, las PYME, no son consumidores no pueden aprovecharse de las normas dictadas para proteger a éstos en sentido estricto. Ciertamente la legislación protectora de los consumidores trata de compensar la desigualdad en la capacidad negociadora de los consumidores frente a las empresas, pero no pretende proteger con carácter general a la parte más débil en la contratación. Por ello no son aplicables a las PYME las normas protectoras de los consumidores en sentido estricto. Lo cual significa, por ejemplo, que no se ajusta a la legalidad vigente la aplicación del arbitraje de consumo a las reclamaciones de empresas, aunque sean PYMES. 2. NOCIONES CONCRETAS DE «CONSUMIDOR» Frente a la noción abstracta de consumidor existen nociones concretas de consumidor. Obsérvese que se hace referencia a nociones concretas del consumidor en plural. Ello es debido a que no existe una noción única concreta de consumidor, sino que existen diferentes nociones de consumidor en sentido concreto, 352

dependiendo de la norma en la que esa noción esté integrada y muy particularmente de la finalidad de la misma. Pero es que, además, hay que hacer dos importantes consideraciones preliminares. La primera consiste en que no existe un «status» de consumidor, a diferencia del «status» de empresario, que sí que está regulado legalmente y que impone al empresario, por el hecho de serlo, diversas obligaciones legales. No existe status de consumidor, porque la calificación como tal se realiza caso por caso en el marco de una relación jurídica concreta en la que tiene que ser parte un empresario o profesional. Por ello, establece el artículo 2 de la LGDCU (texto refundido de 16 de noviembre de 2007) que «esta Norma será de aplicación a las relaciones entre consumidores o s y empresarios». Consecuencia de este planteamiento es que una persona puede ser considerada consumidor en una relación jurídica determinada y, por el contrario, ser considerado como empresario o profesional en otras relaciones diferentes. Una primera noción de consumidor en sentido concreto es la de consumidor entendido como «cliente potencial». Esta noción, que incorpora los aspectos sociológicos para determinar quiénes deben ser considerados como consumidores en cada caso es aplicable en relación con las normas del Derecho de la competencia en sentido amplio, esto es, Derecho antitrust y regulación contra la competencia desleal, así como en materia de marcas. Donde la noción concreta de consumidor alcanza la mayor importancia es en los casos en que la Ley atribuye al consumidor la posibilidad de ejercitar determinadas acciones cuando no se han respetado los derechos que a ese consumidor otorga la propia Ley. En tales casos es imprescindible que la Ley determine a quién considera como consumidor, esto es, que establezca una noción legal del mismo. La noción legal así establecida, aunque se basa en general en el prototipo social del consumidor medio, tiene relevancia precisamente por ser la definición legal que hace del consumidor el propio texto normativo. Porque esa noción legal, a la que se vincula la atribución de derechos a los consumidores, constituye una auténtica ficción legal. Esto significa que las personas que pueden incluirse en la aplicación de la noción de consumidor tal y como haya sido establecida serán los sujetos de los derechos establecidos en esa disposición legal, sin que proceda entrar a considerar factores sociológicos que en el caso concreto podrían hacer pensar que la persona calificada como consumidor no mereciera la protección establecida en la Ley, por no existir la situación típica de desequilibrio entre el profesional o empresario y el consumidor. Es decir, que se beneficiarán de todos los derechos establecidos en la Ley quienes puedan calificarse como consumidores a la vista de la noción legal que para éstos haya establecido el texto legal correspondiente. Como acaba de señalarse la noción legal de consumidor se vincula indisolublemente al texto normativo en el que está incluida, pues esa noción legal sirve para delimitar el ámbito subjetivo de aplicación de la norma en beneficio de los consumidores. Por ello, porque el ámbito de protección que se pretende es distinto en las diversas leyes, también puede variar la noción legal del consumidor que se establezca en cada una de ellas. Así ocurre que mientras que en la Ley General de Defensa de Consumidores y s (texto refundido de 2007) se establece una noción concreta de consumidor en el art. 3, la noción de consumidor que se establece en otras disposiciones legales es distinta. Tal ocurre en el artículo 129 de la LGDCU de 2007, referente a la responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos o en el artículo 151.1.iii.g) del mismo texto legal. Existen, pues, distintas nociones legales de consumidor dependiendo del ámbito de protección a los consumidores que la Ley de que se trate haya pretendido establecer y las circunstancias concretas de la persona que contrata. Porque, como ya se ha expresado, una misma persona puede ser consumidor en el marco de un contrato determinado y ser empresario en otra relación contractual diferente. Y hay que señalar que la noción de consumidor del art. 3 LGDCU no es ya la que aparecía en el texto originario de la Ley sino que es una definición basada en las nociones que han establecido habitualmente las Directivas dictadas para proteger a los consumidores. 353

Según el artículo 3º LGDCU (texto de 2007) «son consumidores o s las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional». Existe, sin embargo, una diferencia importante entre la definición de la LGDCU y las Directivas comunitarias; radica en que mientras las Directivas consideran como consumidores solamente a las personas físicas, la LGDCU incluye en la noción de consumidor también a las personas jurídicas. Esta diferencia es realmente marginal en la práctica, y además sería realmente inaceptable considerar en general que personas jurídicas como las fundaciones o las asociaciones, que pueden tener un poder económico importante, tuvieran que ser protegidas en sus relaciones de mercado. Piénsese en efecto que, en esos casos no cabe duda de que estamos ante operadores económicos que no precisan una especial protección en el mercado. Por otra parte, desde el punto de vista de la noción de consumidor incorporada a las Directivas, es difícil imaginar una persona jurídica que realice una actuación ajena a una actividad empresarial o profesional, puesto que, por definición, la persona jurídica tendrá que actuar de acuerdo con el marco fijado estatutariamente. Pero lo que plantea realmente problemas en nuestro ordenamiento jurídico consiste en que la noción de consumidor de la LGDCU que incluye las personas jurídicas no puede ser aplicada en las leyes que trasponen Directivas comunitarias donde la noción de consumidor se refiere exclusivamente a las personas físicas. Así resulta de forma expresa de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de noviembre de 2001 (Caso Cape/Idealservice) en cuyo fallo se declara: «El concepto de consumidor, tal como se halla definido en el art. 2, letra b, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se refiere exclusivamente a las personas físicas» . Es significativo que el Estado español intervino en el procedimiento para defender, sin éxito, que podría considerarse consumidores a las personas jurídicas. Este planteamiento del Tribunal de Justicia es perfectamente compatible con el principio según el cual las normas de protección de consumidores de la Unión Europea son normas de mínimos (tal como prevé el art. 169.4 TFUE) por cuanto el dato de que los derechos concedidos puedan ampliar el ámbito de aplicación de las disposiciones legales comunitarias, que es lo que se haría si se extendiera la noción del consumidor de las Directivas a supuestos no previstos en ellas. Es decir, que conforme a la doctrina del Derecho comunitario el ámbito de aplicación de las Directivas debe mantenerse en todo caso, sin perjuicio de que los legisladores nacionales puedan otorgar mayores derechos que los previstos en la Directiva correspondiente. Todo ello aparte de que como demuestra la Directiva de 11 de mayo de 2005 sobre las prácticas comerciales desleales, se está abandonando de hecho en muchos casos el criterio de que las Directivas de protección de los consumidores sean Directivas de mínimos, puesto que con ese planteamiento es imposible suprimir los obstáculos a la libre circulación transfronteriza de bienes y servicios, de manera que como declara en su preámbulo esa Directiva, lo que se pretende con ella es suprimir las disparidades que provocan incertidumbre en cuanto a cuáles son las normas nacionales aplicables a las prácticas comerciales desleales que perjudican a los intereses económicos de los consumidores y crean numerosas barreras que afectan a las empresas y a los consumidores (Considerando 4). No se olvide a estos efectos que el principio de protección mínima no rige para las medidas de protección de los consumidores que se adopten «en el marco de la realización del mercado interior» (art. 169.4 TFUE, en relación con el apartado 2 del mismo artículo). Así pues, no puede incorporarse a las personas jurídicas en la noción de consumidor para las leyes que trasponen Directivas comunitarias donde el consumidor se define como persona física. Por esa razón, el artículo 3 LGDCU, al definir el consumidor o , hace la salvedad de que esa definición se hace «sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros (de la LGDCU) tercero y cuarto». Ello crea sin duda una división inaceptable dentro de nuestro sistema jurídico, que debería llevar a la adopción de la noción de

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consumidor como persona física que realiza una actuación ajena a cualquier forma de actividad empresarial o profesional. Hay que señalar sin embargo, que es lamentable la interpretación que de la noción de consumidor como persona física hace la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de septiembre de 2004 (Caso Cooperativa de Agricultores de Gijón), donde invocando la sentencia mencionada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de noviembre de 2001 se llega a la equivocada conclusión de que todas las personas físicas tienen la consideración de consumidores, ignorando por tanto, que la sentencia del Tribunal de Justicia mencionada se limitaba a determinar si podían ser consumidores las personas jurídicas, llegando a una conclusión negativa al respecto. Lo que es absolutamente equivocado es ignorar que consumidor es una persona física, pero siempre que concurra el requisito adicional de que esa persona actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional. Por esa razón la sentencia del Tribunal Supremo mencionada de 21 de septiembre de 2004 incurre en un grave error al considerar que un empresario agrícola ha de ser considerado como consumidor en relación con una operación de compra de un tractor, por el simple hecho de que se trata de una persona física e ignorando, por tanto, que la adquisición la hace con un propósito que no es ajeno a su actividad profesional. VIII. EL CONSUMIDOR MEDIO Junto a las distintas nociones de consumidor hay que considerar también la delimitación del tipo humano que es relevante para la aplicación de las normas que han de aplicarse atendiendo a las percepciones y decisiones de personas que el legislador o la jurisprudencia consideran como tipo humano relevante de consumidor. Pues bien, la jurisprudencia del TCE ha acuñado una descripción de tipo humano cuya percepción debe ser determinante para evaluar la legalidad o ilegalidad de las actuaciones a las que ha de aplicarse la ley, refiriéndolo al denominado «consumidor medio». Así se declara en la Exposición de Motivos de la Ley de Competencia Desleal en la modificación de 2009 que: «El concepto de "consumidor medio" ha sido acuñado por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no en términos estadísticos, sino como la reacción típica del consumidor normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta los factores sociales, culturales y lingüísticos. En consecuencia, no es un término que la ley haya de definir, sino que han de ser los tribunales los que van a efectuar su concreción en cada caso concreto» . IX. LOS ACTOS MIXTOS En ocasiones es difícil determinar si la operación realizada por una persona se hace con un propósito empresarial o profesional. Es, en efecto, frecuente que determinados bienes se adquieran para utilizarlos simultáneamente en una actividad profesional y en una actividad no profesional, esto es doméstica o familiar. Para resolver esos supuestos es interesante la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 20 de enero de 2005 (Caso Johann Gruber) referente a la aplicación de la noción de consumidor del art. 13 del Convenio de Bruselas referente a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones en materia civil o comercial. En el caso planteado se trataba de la compra por un agricultor de una gran cantidad de tejas para techar su granja, en la que un 60% de la superficie estaba destinada a su vivienda particular. Pues bien, según el fallo de esa sentencia: «Una persona que ha concluido un contrato referente a un bien destinado a un uso en parte profesional y en parte ajeno a su actividad profesional no puede prevalerse del beneficio de las reglas de su competencia específicas previstas en los arts. 13 a 15 del mencionado Convenio (Convenio de Bruselas), salvo si el uso profesional es marginal hasta el punto de tener un papel despreciable en el contexto global de la operación de que se trate, de tal forma que el aspecto extraprofesional que predomine no tendrá incidencia a estos efectos» .

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Siguiendo por lo tanto esta doctrina cuando una operación sirva simultáneamente a fines profesionales y extraprofesionales debe dar lugar a considerar al adquirente del bien como consumidor sólo si el uso profesional al que está destinado el bien tiene una relevancia despreciable en la operación. X. PRINCIPALES INNOVACIONES LEGALES VINCULADAS A LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES La protección de los consumidores ha dado lugar a innovaciones importantes en diversos campos del ordenamiento jurídico. 1. INNOVACIONES DE DERECHO PRIVADO Desde el punto de vista del Derecho privado, las normas dictadas para proteger a los consumidores tienen en general carácter imperativo, aunque se ite que puedan establecerse normas pactadas que sean más favorables a los consumidores (arts. 59.2, 2º párrafo LGDCU). Es también importante destacar cómo la protección de los consumidores se ha orientado en buena parte en la exigencia de una información previa al contrato mucho más exigente de lo que imponían las normas tradicionales del Derecho privado. También se ha dado un valor muy especial a la publicidad en el sentido de considerar que lo que se hace público como promoción de ofertas comerciales se integra en el contenido del contrato como parte del mismo, aunque no haya sido pactado por las partes (art. 61.2 LGDCU). Y se ha regulado una institución nueva de gran trascendencia como es el derecho de desistimiento, que aparece definido en el artículo 68.1 LGDCU como: «la facultad de consumidor y de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase» . 2. SANCIONES ISTRATIVAS La protección de los consumidores en nuestro ordenamiento tiene lugar mediante la imposición de sanciones por la vía istrativa. Tradicionalmente esas sanciones tenían un aspecto discutible, por cuanto que el consumidor o consideraba que, desde el punto de vista de sus intereses, la denuncia de actuaciones ilegales por contravenir las normas de protección de los consumidores no le reportaban al consumidor ninguna ventaja. En efecto, se imponía la sanción al empresario que había actuado en contra de la legalidad vigente, pero el consumidor no obtenía por esa vía la reparación del daño que la actuación ilegal le había ocasionado. Esa situación ha cambiado, según puede apreciarse en el artículo 48 LGDCU, donde se establece que: «en el procedimiento sancionador podrá exigirse al infractor la reposición de la situación alterada por la infracción a su estado original y, en su caso, la indemnización de daños y perjuicios probados causados al consumidor que serán determinados por el órgano competente para imponer la sanción, debiendo notificarse al infractor para que en el plazo de un mes proceda a su satisfacción, quedando de no hacerse así expedita la vía judicial» . 3. ARBITRAJE DE CONSUMO Otra innovación fundamental para la protección de los consumidores ha sido la instauración del sistema arbitral de consumo al que se refiere la LGDCU en los arts. 57 y 58, que han sido desarrollados reglamentariamente por el RD 231/2008, de 15 de febrero. De ese arbitraje de consumo hay que destacar especialmente que, a diferencia de lo que ocurre en base a la aplicación de la Ley de Arbitraje, el arbitraje de consumo es normalmente un arbitraje de equidad, salvo que las partes opten expresamente por la decisión en derecho (art. 33 del RD. 231/2008). Y también es muy importante que este arbitraje es gratuito (art. 41.1 RD 231/2008). 356

4. INNOVACIONES EN EL ÁMBITO PROCESAL Y en el ámbito procesal la protección de los consumidores y s ha dado lugar a la regulación en nuestro ordenamiento jurídico de las acciones colectivas, bien para la reclamación de los perjudicados por un hecho dañoso que ha afectado a un grupo de consumidores o s perfectamente determinados o fácilmente determinables y también la acción para que los perjudicados por un hecho dañoso que afecta a una pluralidad de consumidores o s indeterminada o de difícil determinación para que puedan obtener una compensación. Así resulta de lo dispuesto en el art. 11.2 y 3 LECiv. Y otra manifestación legal vinculada a la protección de los consumidores y s se encuentra en la LECiv en cuyo art. 52.1.16º se dispone el tribunal que será competente en los procesos en que se ejercite la acción de cesación en defensa de los intereses tanto colectivos como difusos. Y también en relación con la competencia territorial, tiene la mayor importancia lo dispuesto en el art. 54.2 LECiv, según el cual «no será válida la sumisión expresa contenida en contratos... que se hayan celebrado con consumidores o s» . El texto original de este capítulo ha sido enviado para su publicación en el Libro Homenaje al Profesor José María Gondra Romero. Se han introducido algunos cambios en el texto mencionado.

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